I. La garantie d’éviction comme rempart procédural au profit du cessionnaire de droits de propriété intellectuelle
A. Le fondement civiliste de l’obligation de garantie : l’irréductible article 1628 du code civil
La cession des droits de propriété intellectuelle obéit, pour sa dimension translative, aux règles du droit commun de la vente. L’article 1626 du code civil pose le principe selon lequel le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, quand bien même aucune stipulation expresse n’aurait été convenue entre les parties. Cette obligation de garantie constitue un effet légal de la vente, indépendant de la volonté des contractants, et s’impose avec une vigueur particulière dans le contentieux des droits incorporels.
L’article 1628 du même code renforce ce dispositif en énonçant que le vendeur demeure tenu de la garantie qui résulte d’un fait qui lui est personnel, toute convention contraire étant réputée nulle. Cette disposition d’ordre public prohibe ainsi toute clause de non-garantie qui exonérerait le cédant des conséquences de son propre fait. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisément transposé cette règle séculaire au domaine de la propriété industrielle, en jugeant de manière constante que le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin, rappelant Cass. com., 31 janv. 2006, n° 05-10.116, Bull. 2006, IV, n° 27).
Cette solution, qui puise sa source dans les principes les plus fondamentaux du droit des contrats, produit une conséquence procédurale radicale : le cédant qui tenterait de recouvrer, par la voie d’une action en déchéance, les droits qu’il a volontairement transmis au cessionnaire se heurte à une fin de non-recevoir tirée de la garantie d’éviction. La règle n’est pas cantonnée au seul domaine des marques : elle innerve l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle, chaque fois qu’un acte translatif de propriété portant sur un titre de propriété industrielle est en cause. L’arrêt de principe du 28 février 2024, rendu en formation de section, a réaffirmé avec une netteté particulière cette articulation entre le droit commun de la garantie et le droit spécial de la propriété intellectuelle.
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé le champ d’application de cette irrecevabilité en retenant que le cédant n’est pas seulement irrecevable à agir en déchéance de la marque cédée pour déceptivité acquise, mais plus largement pour tout motif qui tendrait à l’éviction du cessionnaire des droits transmis. La ratio legis de cette jurisprudence réside dans la prohibition de la contradiction au détriment d’autrui : celui qui a cédé un droit ne saurait ensuite en poursuivre l’anéantissement au préjudice de son ayant cause. Cette construction prétorienne, qui trouve son assise dans le droit commun des obligations, témoigne de la cohérence que la chambre commerciale entend préserver entre le régime civiliste de la vente et le droit spécial de la propriété industrielle.
La doctrine civiliste a depuis longtemps identifié la garantie d’éviction comme une obligation naturelle du contrat de vente, dont l’article 1626 du code civil ne fait que consacrer l’existence. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par sa jurisprudence du 31 janvier 2006 confirmée et amplifiée par l’arrêt du 28 février 2024, a pleinement tiré les conséquences de cette analyse en transposant le mécanisme de la garantie à un domaine où la dématérialisation de l’objet cédé en rend l’application plus délicate mais non moins nécessaire. En conséquence, la cession d’un titre de propriété industrielle, qu’il s’agisse d’une marque, d’un brevet ou d’un dessin ou modèle, ne transfère pas seulement un actif incorporel au cessionnaire : elle lui confère également le droit de jouir paisiblement de cet actif, à l’abri des actions que le cédant pourrait intenter pour en contester l’existence ou la validité.
Cette immunité procédurale trouve d’ailleurs un écho dans la jurisprudence relative à la déchéance pour défaut d’usage sérieux de la marque, prévue à l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle. Si le titulaire de la marque encourt la déchéance de ses droits lorsqu’il n’en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans, cette cause de déchéance, à la différence de la déceptivité, n’a pas vocation à être invoquée par le cédant contre le cessionnaire, dès lors que la garantie d’éviction fait obstacle à toute action qui tendrait à priver l’acquéreur des droits qu’il a légitimement acquis. La distinction entre le défaut d’usage et la déceptivité acquise postérieurement à la cession est à cet égard essentielle : la première relève de l’inaction du titulaire, la seconde d’un comportement potentiellement fautif imputable au cessionnaire.
B. La portée de l’interdiction faite au cédant d’agir en déchéance : une immunité procédurale sous condition
La jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement défini les contours de l’immunité procédurale dont bénéficie le cessionnaire de droits de propriété intellectuelle à l’encontre des actions intentées par son cédant. En jugeant que « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur », la Cour de cassation a érigé une véritable barrière procédurale au profit de l’acquéreur des droits (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin). La garantie d’éviction n’opère donc pas seulement comme un fondement d’indemnisation a posteriori : elle produit un effet préventif, en empêchant le cédant d’initier une procédure qui viserait à reprendre ce qu’il a transmis.
À cet égard, l’article L. 714-6, b), du code de la propriété intellectuelle prévoit que le titulaire d’une marque encourt la déchéance de ses droits lorsque la marque est devenue, de son fait, propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. Ce mécanisme légal de déchéance pour déceptivité, qui sanctionne l’altération de la fonction distinctive de la marque, ne saurait toutefois être actionné par le cédant lui-même. La cause de déchéance, pour légitime qu’elle soit dans son principe, se heurte à la prohibition de l’éviction du cessionnaire par le fait du cédant.
L’arrêt du 28 février 2024 revêt à cet égard une importance doctrinale considérable, en ce qu’il a simultanément posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation des articles 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE et 20, sous b), de la directive 2015/2436. La question soumise à la Cour de Luxembourg est celle de savoir si ces dispositions s’opposent au prononcé de la déchéance d’une marque constituée du nom de famille d’un créateur en raison de son exploitation postérieure à la cession dans des conditions de nature à faire croire de manière effective au public que ce créateur participe toujours à la création des produits marqués alors que tel n’est plus le cas. Dès lors, la solution dégagée par la Cour de justice aura des répercussions directes sur l’articulation entre la garantie d’éviction de droit interne et le droit européen des marques.
La chambre commerciale a, dans le même arrêt, tenu compte de la spécificité du droit des marques en rappelant que le maintien de ce droit est soumis à diverses conditions d’usage, et que le cédant peut être le mieux placé, voire le seul à même, d’identifier l’existence d’une tromperie effective du public ou d’un risque grave de tromperie. Cette considération, qui pourrait justifier une atténuation de la rigueur de la garantie d’éviction, a précisément conduit la Cour à forger une exception au principe d’irrecevabilité, en réservant l’hypothèse de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire.
Par ailleurs, l’arrêt du 28 février 2024 s’est livré à une analyse minutieuse de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier de l’arrêt Emanuel du 30 mars 2006 (C-259/04), dont il a rappelé l’enseignement selon lequel « quand bien même un consommateur moyen pourrait être influencé dans son acte d’achat en imaginant que la personne physique a participé à la création du produit revêtu de la marque, cette circonstance ne peut être, à elle seule, de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance dudit produit » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin, § 22). La Cour de cassation a toutefois relevé que si, dans la présentation de la marque, il existait une volonté de l’entreprise de faire croire au consommateur que la personne physique est toujours la créatrice, il s’agirait d’une manœuvre qui pourrait être jugée dolosive sans pour autant affecter la marque elle-même. Cette distinction entre la tromperie du consommateur, qui vicie la marque, et la simple manœuvre commerciale, qui relève du droit commun de la responsabilité, constitue l’un des apports doctrinaux majeurs de cette décision et justifie pleinement le renvoi préjudiciel ordonné par la chambre commerciale à la Cour de Luxembourg.
II. Les frontières de la garantie : entre tempéraments légaux et correctifs prétoriens
A. L’exception de faute du cessionnaire : le fait personnel postérieur comme cause d’atténuation de la garantie
La chambre commerciale de la Cour de cassation n’a pas érigé une immunité absolue au profit du cessionnaire. Elle a au contraire réservé, par une formule explicite, l’hypothèse dans laquelle « la garantie au profit du cessionnaire cesse lorsque l’éviction est due à sa faute » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin, § 11). Cette exception, qui procède directement de la lettre de l’article 1628 du code civil, autorise le cédant à agir en déchéance lorsque l’altération du caractère distinctif de la marque résulte de comportements adoptés par le cessionnaire postérieurement à la transmission des droits. Le fait personnel du cessionnaire, seul, est de nature à faire échec à la garantie d’éviction.
En l’espèce, l’arrêt relevait que le cédant, M. [W] [X], dont le nom patronymique constituait la marque litigieuse, faisait valoir que la société Pmjc, cessionnaire, exploitait les marques cédées de façon à laisser le public croire qu’il était l’auteur des créations sur lesquelles ces marques étaient apposées, alors que tel n’était plus le cas. La Cour de cassation a jugé que l’action formée par le cédant n’était pas irrecevable, nonobstant la garantie d’éviction, dès lors qu’elle était fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession imputables au cessionnaire. Ce faisant, la chambre commerciale a substitué un motif de pur droit à ceux critiqués par la cour d’appel de Paris, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, et a ainsi sauvé la recevabilité de l’action du cédant.
Cette construction jurisprudentielle opère une distinction fondamentale entre la déceptivité imputable au cédant, qui ne saurait fonder son action sans méconnaître la garantie d’éviction, et la déceptivité consécutive à des agissements fautifs du cessionnaire, qui en revanche peut être invoquée sans heurter les articles 1626 et 1628 du code civil. Il s’agit là d’une application remarquable du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude : le cessionnaire qui, par son comportement, altère la fonction distinctive de la marque ne peut opposer au cédant la garantie d’éviction pour faire obstacle à l’action en déchéance. En conséquence, la frontière entre la garantie due et l’exception de faute se dessine à l’aune des actes matériels d’exploitation de la marque postérieurement à la cession.
Par ailleurs, la solution de l’arrêt du 28 février 2024 s’inscrit dans une jurisprudence plus large de la chambre commerciale relative à la sanction des comportements fautifs dans l’exercice des droits de propriété intellectuelle. L’arrêt du 3 juin 2026 (n° 24-18.081, Publié au Bulletin), rendu en formation de section, a précisé les contours de la cession des droits à titre onéreux, en jugeant que la cession d’un brevet effectuée à titre onéreux en vue de l’exploitation constitue un acte de valorisation et non un abandon de la valorisation de l’invention (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, Publié au Bulletin). Cette solution, si elle s’inscrit dans le contentieux spécifique des inventions de fonctionnaires, confirme la volonté de la Cour de cassation d’appréhender la cession des droits de propriété intellectuelle comme un acte économique pleinement assumé par le cédant, excluant toute remise en cause unilatérale ultérieure.
B. Les exigences de publicité foncière : l’opposabilité de la cession aux tiers et la sanction du défaut d’inscription
La question de l’opposabilité de la cession des droits de propriété intellectuelle aux tiers constitue le second pilier de la construction prétorienne de la chambre commerciale. L’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques, sous réserve de l’exception de connaissance effective de l’acte par le tiers. L’article L. 613-9 du même code prévoit une obligation symétrique pour les brevets d’invention. Ces formalités de publicité, loin d’être de simples obligations administratives, conditionnent l’efficacité juridique de la cession à l’égard des personnes étrangères à l’acte.
L’arrêt du 24 avril 2024 (n° 22-22.999, Publié au Bulletin), rendu par la chambre commerciale, a précisé la sanction du défaut d’inscription en jugeant que « tant que l’acte de cession de la propriété d’un brevet n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte » et n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin). La Cour a toutefois ajouté qu’à compter de l’inscription au registre, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert de propriété du brevet, ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert.
Cette solution, qui distingue la titularité du droit de la qualité à agir en contrefaçon, illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale appréhende le formalisme de la transmission des droits de propriété intellectuelle. Le défaut d’inscription au registre national n’anéantit pas le transfert de propriété entre les parties, mais paralyse l’exercice des prérogatives contentieuses attachées au titre à l’encontre des tiers. Dès lors, le cessionnaire négligent qui tarde à faire inscrire la cession au registre compétent s’expose à ne pouvoir opposer ses droits aux contrefacteurs, ce qui constitue une sanction indirecte mais redoutablement efficace du défaut de publicité.
L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 avril 2024 concernait le groupe Sony, dont les filiales n’avaient pas fait inscrire au Registre national des brevets la cession intervenue entre plusieurs entités du groupe, et s’étaient en conséquence vu déclarer irrecevables en leur action en contrefaçon des brevets européens protégeant les fonctionnalités de la manette de la console PlayStation. La solution retenue par la chambre commerciale, si elle peut paraître sévère pour le titulaire réel des droits, procède d’une logique rigoureuse : c’est la publicité qui donne au droit sa pleine efficacité à l’égard des tiers, et non la seule réalité de la cession entre les parties. En conséquence, la diligence dans l’accomplissement des formalités de publicité foncière constitue non pas une simple précaution administrative, mais une condition substantielle de l’exercice effectif des droits de propriété intellectuelle.
Or, la combinaison de ces règles de publicité avec le régime de la garantie d’éviction produit un effet de cliquet qui renforce considérablement la position du cessionnaire : non seulement le cédant ne peut plus agir contre lui pour évincer les droits transmis, mais le cessionnaire lui-même, pour peu qu’il ait accompli les diligences de publicité requises, peut opposer ses droits à toute personne, y compris aux tiers de bonne foi. Cette double protection, qui associe la prohibition de l’action en déchéance du cédant et l’opposabilité erga omnes du titre inscrit, consolide la valeur juridique et économique de la cession et sécurise les opérations de transmission des actifs de propriété intellectuelle, qu’elles interviennent dans un cadre de cession isolée, de fusion-acquisition ou de restructuration de groupes de sociétés.
En outre, l’arrêt du 26 juin 2024 (n° 23-11.020, Publié au Bulletin) a précisé la sanction applicable au défaut d’inscription en matière de nantissement de fonds de commerce comprenant des marques. La chambre commerciale y a jugé que « l’absence d’inscription au registre des marques tenu par l’INPI dans le délai prévu par l’article L. 143-17 du code de commerce entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l’inopposabilité aux tiers de la sûreté portant sur le fonds de commerce incluant cette marque » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020, Publié au Bulletin). La Cour a écarté l’interprétation littérale de l’article L. 143-17 qui, en sanctionnant le défaut d’inscription par la nullité, aboutissait à un résultat qu’elle a qualifié d’absurde, et lui a substitué une interprétation téléologique conforme à la finalité d’information des tiers poursuivie par le texte.
La chambre commerciale a relevé, au soutien de cette interprétation, une forme d’incohérence qui serait résultée de l’application d’une nullité pour défaut d’inscription au registre des marques, alors même que l’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle ne sanctionne que par l’inopposabilité aux tiers l’absence de publication de toute transmission ou modification des droits portant sur une marque. Cette solution consacre une gradation des sanctions en fonction de la nature des droits en cause : la nullité, sanction la plus radicale, est réservée aux hypothèses dans lesquelles elle se justifie par la protection de l’intérêt général ou des droits des tiers, tandis que l’inopposabilité constitue la sanction de droit commun du défaut de publicité en matière de propriété industrielle.
En définitive, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par ces arrêts successifs, construit un édifice jurisprudentiel cohérent qui articule la garantie d’éviction de droit commun, propre au contrat de vente, avec les règles spéciales de publicité foncière propres à chaque titre de propriété industrielle. Cette construction, qui emprunte à la fois au droit des obligations et au droit des marques, témoigne de la capacité de la Cour de cassation à faire dialoguer les sources du droit et à dégager des solutions qui, sans sacrifier la sécurité juridique du cessionnaire, préservent la fonction essentielle de la marque et la loyauté qui doit gouverner l’exercice des droits de propriété intellectuelle. La question préjudicielle soumise à la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt du 28 février 2024 marque une étape supplémentaire dans cette construction, en invitant le juge européen à se prononcer sur l’articulation entre la garantie d’éviction de droit interne et les exigences du droit européen des marques.
Conclusion
La garantie d’éviction, telle que la chambre commerciale de la Cour de cassation l’a appliquée au contentieux des cessions de droits de propriété intellectuelle, constitue bien plus qu’une simple règle d’irrecevabilité procédurale : elle est le vecteur d’une conception exigeante de la loyauté contractuelle, qui prohibe toute remise en cause unilatérale par le cédant des droits qu’il a volontairement transmis. L’arrêt de principe du 28 février 2024, en réaffirmant la vigueur de l’article 1628 du code civil dans le champ de la propriété industrielle tout en réservant l’exception de faute du cessionnaire, illustre la recherche d’un équilibre entre la sécurité juridique des transmissions et la préservation de la fonction distinctive de la marque, équilibre que la Cour de justice de l’Union européenne est désormais invitée à éclairer au regard du droit européen des marques.
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