I. L’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque : une révolution procédurale tempérée par le législateur
A. Le principe d’imprescriptibilité posé par l’article L.716-2-6 du code de la propriété intellectuelle
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE, a profondément bouleversé le régime temporel des actions en nullité de marque en substituant au délai de prescription quinquennal antérieurement applicable un principe d’imprescriptibilité dont la portée a été précisée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt remarqué du 28 janvier 2026. L’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle dispose en effet que, « sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription » (Legifrance, L. 716-2-6 CPI). Ce texte, qui reprend en substance les dispositions de l’ancien article L. 714-3-1 du même code, constitue une rupture avec la logique antérieure qui soumettait l’action en nullité fondée sur une marque antérieure à la prescription quinquennale de droit commun. Or, l’innovation majeure ne réside pas tant dans l’énoncé du principe que dans la portée temporelle que la chambre commerciale a entendu lui conférer.
Par l’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026 (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760), la Cour de cassation a jugé que l’article L. 716-2-6 s’applique de manière rétroactive à tous les titres en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi PACTE, y compris à ceux pour lesquels l’action en nullité était déjà prescrite sous l’empire du droit antérieur. La Cour énonce à cet égard que « par l’article 124, III, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code ». En conséquence, poursuit la Cour, « a ainsi été rendue imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, toute action en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée ». Il s’agit là d’une solution d’une portée considérable, qui permet à un titulaire de droit antérieur de solliciter la nullité d’une marque postérieure des décennies après son enregistrement, pourvu que le titre n’ait pas été annulé par une décision irrévocable.
Cette imprescriptibilité, qualifiée de « générale » par la Haute juridiction, déroge expressément à l’article 2222 du code civil qui prohibe en principe la résurrection des actions prescrites. A cet égard, la chambre commerciale censure le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui avait retenu que les nouvelles règles allongent la durée de la prescription et qu’aucune mention expresse de l’article 124, III, de la loi PACTE ne permet de caractériser une volonté du législateur de déroger aux dispositions de l’article 2222 du code civil. La Cour de cassation impose au contraire une lecture résolument extensive du dispositif transitoire, faisant prévaloir la sécurité juridique apportée aux titulaires de droits antérieurs sur la stabilité des situations acquises sous l’empire du droit antérieur. En d’autres termes, la volonté du législateur de purger le registre des marques des titres entachés d’un vice originaire l’emporte sur la préservation des intérêts des titulaires de marques postérieures potentiellement litigieuses.
Par ailleurs, dans le même arrêt, la chambre commerciale a estimé qu’il n’existait « aucun doute raisonnable quant à l’interprétation des directives 89/104/CEE, 2008/95/CE et (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques », refusant ainsi de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle suggérée par les demanderesses. Cette position confirme la compatibilité du dispositif français avec le droit de l’Union, dont l’article 8 de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 autorise les États membres à prévoir qu’une marque est refusée à l’enregistrement ou susceptible d’être déclarée nulle lorsqu’elle est en conflit avec un droit antérieur. En écartant le renvoi préjudiciel, la chambre commerciale manifeste une volonté assumée de ne pas différer la mise en œuvre d’un régime dont la conformité au droit européen ne fait, selon elle, aucun doute. Dès lors, les praticiens sont fondés à invoquer l’article L. 716-2-6 sans craindre une remise en cause de sa conformité au droit de l’Union.
B. L’articulation avec l’action en revendication de propriété et la distinction des finalités procédurales
L’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026 ne se borne pas à consacrer le principe d’imprescriptibilité de l’action en nullité ; il opère également une distinction procédurale essentielle entre l’action en nullité et l’action en revendication de propriété, dont les régimes diffèrent quant à leur nature et à leur finalité. La Cour de cassation rappelle en effet que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi ». En conséquence, la demande en revendication de propriété ne constitue pas une demande accessoire, conséquence ou complément nécessaire de la demande en nullité et ne saurait être présentée pour la première fois en cause d’appel.
Cette solution, qui applique les articles 564 et 565 du code de procédure civile au contentieux des marques, a des implications pratiques considérables pour la stratégie contentieuse. Le demandeur qui entend à la fois obtenir la nullité du titre et se voir transférer la propriété de la marque doit formuler ces deux prétentions dès la première instance, sous peine d’irrecevabilité en appel. L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle (Legifrance, L. 712-6 CPI) prévoit que l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement, à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, tandis que l’action en nullité est désormais imprescriptible en application de l’article L. 716-2-6. Cette asymétrie des régimes de prescription impose au praticien une vigilance particulière : si l’action en nullité peut être intentée sans contrainte temporelle, l’action en revendication, qui permet d’obtenir le transfert du titre à son profit, doit être engagée dans le délai de cinq ans, sauf à démontrer la mauvaise foi du déposant.
Sur ce point, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 13 novembre 2025 (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355), précisé les contours de la mauvaise foi en matière de dépôt de marque. La Cour y énonce que la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 « ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier ». Elle censure l’arrêt de la cour d’appel de Nancy qui avait écarté la mauvaise foi du déposant au motif que celui-ci entendait protéger son nom patronymique, rappelant que la volonté de protéger un patronyme n’exclut pas la mauvaise foi lorsque le signe déposé ne se limite pas au nom de famille et que le déposant connaissait l’exploitation du signe par un tiers. Cette interprétation extensive de la mauvaise foi, conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 12 septembre 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P), permet de neutraliser la prescription quinquennale et d’ouvrir l’action en revendication sans limite temporelle lorsque le dépôt a été effectué frauduleusement ou avec l’intention de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes.
II. La forclusion par tolérance : un tempérament à l’imprescriptibilité au service de la sécurité juridique des opérateurs économiques
A. Les conditions cumulatives de la forclusion par tolérance précisées par la chambre commerciale
Si l’action en nullité est désormais imprescriptible en vertu de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, le législateur a prévu un tempérament majeur à ce principe sous la forme de la forclusion par tolérance, codifiée à l’article L. 716-2-8 du même code (Legifrance, L. 716-2-8 CPI). Ce texte dispose que « le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n’est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l’article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l’usage de la marque a été toléré, à moins que l’enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi ». La forclusion par tolérance constitue ainsi une limite procédurale à l’imprescriptibilité de principe, fondée sur l’inaction prolongée et consciente du titulaire du droit antérieur.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a livré, dans son arrêt Oxford du 5 juin 2024 (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380), une analyse exhaustive des conditions de la forclusion par tolérance. La Cour rappelle que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 22 septembre 2011, Budějovický Budvar, C-482/09), les conditions nécessaires pour faire courir le délai de forclusion sont au nombre de quatre : « premièrement, l’enregistrement de la marque postérieure dans l’État membre concerné, deuxièmement, le fait que le dépôt de cette marque a été effectué de bonne foi, troisièmement, l’usage de la marque postérieure par le titulaire de celle-ci dans l’État membre où elle a été enregistrée et, quatrièmement, la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’enregistrement de la marque postérieure et de l’usage de celle-ci après son enregistrement ». Ces quatre conditions sont cumulatives et leur réunion emporte l’irrecevabilité de l’action en nullité, en contrefaçon et en réparation du préjudice subi.
A cet égard, l’arrêt Oxford apporte une précision décisive sur le terrain probatoire en énonçant que « la preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’usage de la marque postérieure après son enregistrement peut résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation », se référant par analogie à l’arrêt de la Cour de justice du 11 juin 2009 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07). En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait relevé que les catalogues de la société School Pack, présentant des sacs à dos et des trousses sous la marque « Oxford », étaient diffusés chaque année de 2008 à 2018, et que des milliers de produits étaient facturés aux grandes enseignes de la distribution. La présence nécessaire des commerciaux du groupe Hamelin dans les mêmes rayons des mêmes magasins, conjuguée à la connaissance préalable que ce groupe avait de la marque litigieuse pour l’avoir lui-même exploitée sous licence de 2002 à 2005, avaient permis aux juges du fond de déduire que la société Holdham avait « nécessairement connaissance à la fois de l’enregistrement de la marque n° 270 et, dès le mois de septembre 2009, de son exploitation par la société School Pack pour désigner des trousses et des sacs pour écoliers, et qu’elle en avait sciemment toléré l’usage depuis cette date ». Cette conception élargie de la preuve de la connaissance, fondée sur la notoriété sectorielle de l’usage plutôt que sur la preuve d’une connaissance effective et individualisée, constitue un infléchissement notable par rapport à l’exigence d’une connaissance personnelle et certaine que certains auteurs appelaient de leurs vœux.
L’arrêt Oxford consacre par ailleurs un autre apport fondamental en étendant le champ de la forclusion par tolérance aux marques de renommée. La chambre commerciale énonce en effet que « le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré en France pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s’opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, ni demander réparation du préjudice que lui aurait causé cet usage, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi ». Cette solution, fondée sur une interprétation conforme de l’ancien article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle à la lumière des directives européennes successives, met fin à une incertitude doctrinale quant à l’applicabilité de la forclusion aux marques jouissant d’une renommée. La Cour relève que l’article 9 de la directive 2008/95/CE puis l’article 9 de la directive (UE) 2015/2436 « n’opèrent aucune distinction selon que la marque antérieure est ou non une marque renommée », de sorte que « le droit de l’Union accorde une protection identique au titulaire de la marque postérieure tolérée, que la marque antérieure soit ou non renommée ».
En complément, l’arrêt du 10 janvier 2024 (Cass. com., 10 janv. 2024, n° 22-21.716) avait déjà rappelé que la forclusion par tolérance s’applique également lorsque le droit antérieur invoqué est non pas une marque mais une dénomination sociale. La Cour y affirme, au visa des articles L. 711-4 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction antérieure, que « la tolérance, pendant cinq années, de l’usage d’une marque qui porte atteinte à un droit antérieur rend irrecevable toute action en annulation de cette marque, à moins qu’il ne soit établi que le dépôt a été effectué de mauvaise foi ». Cette solution, qui s’inscrit dans le sillage de l’arrêt de la Cour de justice du 2 juin 2022 (X BV / Classic Coach Company, C-112/21), confirme que la notion de droit antérieur doit être interprétée largement et que le titulaire d’une dénomination sociale qui tolère l’usage d’une marque postérieure portant atteinte à ses droits encourt la même forclusion que le titulaire d’une marque antérieure. En l’espèce, la cour d’appel de Bordeaux avait retenu que la société JDC Aquitaine avait toléré pendant plus de cinq ans l’usage des dénominations sociales JDC Midi-Pyrénées, JDC Languedoc et JDC Normandie, de sorte que ces sociétés jouissaient, à la date du dépôt attaqué, d’un droit juridiquement protégé et non contesté.
B. L’articulation des compétences entre l’INPI et le juge judiciaire dans la mise en œuvre des actions en nullité
La réforme introduite par la loi PACTE ne s’est pas limitée à redéfinir le régime temporel des actions en nullité ; elle a également profondément modifié la répartition des compétences entre l’Institut national de la propriété industrielle et les juridictions judiciaires. L’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle (Legifrance, L. 716-5 CPI), dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, instaure une compétence exclusive de l’INPI pour les demandes en nullité fondées sur les motifs absolus énumérés à l’article L. 711-2 ainsi que pour les demandes en nullité fondées sur les motifs relatifs des 1° à 5°, 9° et 10° du I de l’article L. 711-3 (Legifrance, L. 711-3 CPI) et pour les demandes en déchéance des articles L. 714-5 et L. 714-6. En revanche, les actions en nullité fondées sur d’autres droits antérieurs — tels que le droit d’auteur, les droits de la personnalité ou l’atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale — demeurent de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires.
Cette dualité de compétences n’est pas sans soulever des difficultés procédurales, notamment lorsque des demandes connexes sont formées simultanément. L’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle (Legifrance, L. 714-3 CPI) prévoit que la nullité peut être prononcée « par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle », consacrant ainsi un dualisme juridictionnel qui oblige le praticien à déterminer avec précision la voie procédurale appropriée. La cour d’appel de Versailles, par plusieurs arrêts du 26 septembre 2024, a eu l’occasion de rappeler que la compétence de l’INPI doit s’apprécier au regard des seuls motifs invoqués dans la demande et que l’existence de demandes connexes ne relevant pas de la compétence de l’Institut n’entraîne pas nécessairement l’irrecevabilité de l’ensemble de la demande, pourvu que les motifs relevant de la compétence exclusive de l’INPI puissent être isolés. En pratique, lorsque la demande en nullité est fondée à la fois sur des motifs relevant de la compétence de l’INPI et sur des motifs relevant de la compétence judiciaire, le demandeur doit scinder ses prétentions et saisir les deux autorités compétentes, ce qui complexifie la stratégie contentieuse et en accroît le coût.
Le directeur de l’INPI a par ailleurs publié en janvier 2026 des directives actualisées relatives à la procédure en nullité et en déchéance, qui encadrent avec une précision renouvelée les modalités de notification, les causes de suspension et les délais impartis à l’Institut pour statuer dans le délai de trois mois prévu par les textes. Ces directives rappellent que la demande en nullité ou en déchéance doit être faite par voie électronique et intégralement rédigée en langue française, et précisent les conditions dans lesquelles l’INPI peut clôturer la procédure lorsque le demandeur ne fournit pas les informations sur l’issue des procédures engagées par ailleurs. Elles apportent ainsi une sécurité juridique bienvenue dans la mise en œuvre de la procédure administrative.
En définitive, la coexistence d’une voie administrative et d’une voie judiciaire impose une vigilance accrue dans la construction de la stratégie contentieuse. Le titulaire d’un droit antérieur qui entend agir en nullité d’une marque postérieure doit, d’une part, identifier le ou les fondements juridiques de son action pour déterminer la juridiction compétente et, d’autre part, anticiper l’éventuelle fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance que le défendeur ne manquera pas de soulever si les conditions en sont réunies. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par les arrêts précités, a ainsi édifié un corpus jurisprudentiel cohérent qui, tout en consacrant l’imprescriptibilité de principe de l’action en nullité, en tempère la portée par le jeu de la forclusion par tolérance, garantissant un équilibre entre la protection des droits antérieurs et la sécurité juridique des opérateurs économiques.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, entre 2024 et 2026, a permis de clarifier de manière décisive l’articulation entre l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque et la forclusion par tolérance. L’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026 a consacré la portée rétroactive du nouveau régime d’imprescriptibilité, tandis que l’arrêt Oxford du 5 juin 2024 a précisé les conditions cumulatives de la forclusion par tolérance et étendu son champ d’application aux marques de renommée. L’arrêt JDC du 10 janvier 2024 a confirmé que la forclusion s’applique également aux droits antérieurs autres que les marques, notamment aux dénominations sociales. Enfin, l’arrêt du 13 novembre 2025 a rappelé l’interprétation extensive de la mauvaise foi, seul tempérament commun à ces deux mécanismes procéduraux. Ces solutions, rendues au visa de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle et interprétées à la lumière des directives européennes successives, dessinent un équilibre procédural qui sécurise tout à la fois la défense des droits antérieurs et la stabilité des situations juridiques acquises par l’usage prolongé et non contesté d’une marque.
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