I. La preuve de la contrefaçon de marque, entre efficacité probatoire et obligation de loyauté
A. La saisie-contrefaçon, instrument probatoire encadré par un devoir de loyauté renforcé
L’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens et confère à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon le droit de faire procéder, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête, à une saisie-contrefaçon descriptive ou réelle des produits ou services argués de contrefaçon. Cette procédure, qualifiée par la Cour de cassation de « mesure exorbitante de droit commun » (Com., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-11.071), ne requiert pas, pour son octroi, que le requérant justifie de circonstances particulières justifiant d’y recourir de manière non contradictoire. Le juge saisi ne peut refuser d’accueillir la demande dès lors qu’elle lui est présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi.
Par un arrêt remarqué du 6 décembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a toutefois posé une limite essentielle à cet instrument probatoire, en imposant au requérant une obligation de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête. Dans cette affaire, les sociétés Puma s’étaient abstenues, lors de la présentation de leur requête en saisie-contrefaçon, de révéler que la société Carrefour était titulaire de marques portant sur le signe figuratif incriminé et que les instances administratives de l’INPI et de l’EUIPO avaient précédemment exclu tout risque de confusion entre les signes en présence. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir annulé les procès-verbaux de saisie-contrefaçon, au motif que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ».
Cette solution, rendue au visa combiné des articles L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et 10 du code civil, consacre le principe selon lequel les mesures destinées à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle doivent être loyales et proportionnées. En conséquence, le titulaire d’une marque qui sollicite une saisie-contrefaçon ne saurait passer sous silence les décisions administratives défavorables à ses prétentions, même si celles-ci ne lient pas formellement le juge judiciaire. La décision de l’instance administrative statuant en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque ne lie certes pas le juge saisi d’une action en contrefaçon, mais les éléments de preuve destinés à être produits dans une procédure judiciaire doivent être recueillis dans des conditions exemptes de déloyauté.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 15 mai 2024 (Com., pourvoi n° 22-17.813), que le titulaire d’une marque de l’Union européenne ne peut interdire à un tiers d’en faire usage dans la vie des affaires pour désigner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée. Cette règle, qui figure à l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, illustre la recherche d’équilibre entre la protection des droits privatifs et la liberté du commerce.
B. L’articulation de l’action en contrefaçon avec l’action en concurrence déloyale
L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal, à la condition que soit caractérisée au soutien de la seconde l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la première. La chambre commerciale a précisé cette articulation dans un arrêt de section du 26 mars 2025 (Com., pourvoi n° 23-13.589), rendu dans le litige opposant Meta Platforms aux exploitants du site « Fuckbook ». La Cour y énonce que « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ».
Le nom commercial et le nom de domaine se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque, le premier ayant pour objet d’identifier une entreprise et le second de permettre l’accès à un site internet. Dès lors, un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine. La Cour rappelle toutefois, au visa du principe de réparation intégrale, que la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon, conformément à l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle qui transpose l’article 13 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004.
La distinction entre les faits de contrefaçon et les faits de concurrence déloyale a également été précisée dans l’arrêt du 13 novembre 2025 (Com., pourvoi n° 24-14.355), relatif aux marques « K Fermetures ». La Cour y retient que constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes. En l’espèce, la cour d’appel avait caractérisé des actes de contrefaçon entre le 23 septembre et le 1er octobre 2018, puis des actes de concurrence déloyale à compter du 2 octobre 2018, ces derniers résultant de la création d’un risque avéré de confusion dans l’esprit du public entre les deux entreprises. Cette chronologie distincte suffit à justifier le cumul des deux actions, sans méconnaître la prohibition de la double indemnisation.
L’article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, introduit par l’ordonnance du 13 novembre 2019, a par ailleurs profondément modifié le paysage contentieux en conférant au directeur général de l’INPI le pouvoir de statuer sur les demandes en nullité ou en déchéance de marque au terme d’une procédure contradictoire. La décision du directeur général de l’INPI a les effets d’un jugement, ce qui permet aux titulaires de marques de purger le contentieux de la validité devant une autorité administrative, en parallèle d’une éventuelle action judiciaire en contrefaçon.
II. Les limites temporelles à l’exercice des actions en matière de marques
A. La prescription de l’action en revendication et l’appréciation renouvelée de la mauvaise foi
Aux termes de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, la personne qui estime avoir un droit sur une marque peut en revendiquer la propriété en justice lorsque l’enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle. À moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, cette action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement. La caractérisation de la mauvaise foi du déposant revêt donc une importance déterminante, puisqu’elle conditionne l’imprescriptibilité de l’action.
Par l’arrêt précité du 13 novembre 2025 (Com., pourvoi n° 24-14.355), la chambre commerciale a apporté des précisions majeures sur la notion de mauvaise foi. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, arrêt du 29 janvier 2020, Sky, C-371/18), elle rappelle que « l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi ». Une telle mauvaise foi ne peut cependant être caractérisée que s’il existe des indices objectifs pertinents et concordants tendant à démontrer que le demandeur avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque.
Cette décision est doublement importante. Premièrement, la Cour de cassation censure la cour d’appel de Nancy pour n’avoir pas recherché si la société déposante avait effectivement exploité le signe ou avait eu une telle intention, se bornant à relever que la volonté de protéger un nom patronymique constituait en soi un but légitime. Deuxièmement, la Cour énonce que « la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier », élargissant ainsi le spectre des comportements susceptibles d’être sanctionnés. En conséquence, le dépôt d’une marque sans intention réelle de l’exploiter peut être qualifié de frauduleux, même en l’absence de cible déterminée, ce qui renforce la protection des tiers contre les dépôts spéculatifs ou purement défensifs.
À cet égard, la chambre commerciale a également rappelé, dans le même arrêt, que le titulaire d’une marque ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe identique que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, dont sa fonction essentielle de garantie de provenance. La Cour censure ainsi la cour d’appel pour n’avoir pas caractérisé l’usage du signe litigieux pour des produits ou des services, condition nécessaire à la constitution de la contrefaçon au sens de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle.
La question de la prescription est également au cœur de l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 15 octobre 2025 (Com., pourvoi n° 24-10.651), dans l’affaire de la marque « Bébé Lilly ». Dans cette espèce, le titulaire légitime de la marque, qui avait agi en revendication dès le 25 décembre 2008, n’avait obtenu gain de cause que par un arrêt du 25 mars 2022, soit après plus de treize années de procédure, à une date à laquelle la marque était déjà expirée. Le directeur général de l’INPI ayant déclaré irrecevable la demande de renouvellement comme tardive, le titulaire légitime s’est trouvé privé de son droit.
Statuant au visa de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation a jugé que l’irrecevabilité opposée à la demande de renouvellement « avait pour effet de le priver de son bien, sans dédommagement, constituait une atteinte excessive à son droit de propriété ». Tirant les conséquences de cette violation, la Cour, statuant au fond, a écarté l’application des règles nationales et a jugé que le point de départ du délai de grâce pour renouveler la marque devait être reporté à la date de l’inscription au registre des marques du transfert de propriété résultant de la décision de justice ayant accueilli la demande en revendication. Cette solution, fondée sur le droit de propriété conventionnellement garanti, constitue une innovation remarquable dans le contentieux de la propriété industrielle et rappelle avec force que les délais procéduraux ne sauraient aboutir à déposséder le titulaire légitime de son bien.
B. La forclusion par tolérance et la consolidation des droits des tiers
Le droit des marques connaît un second mécanisme d’extinction de l’action, distinct de la prescription : la forclusion par tolérance. Prévue par l’article L. 716-5, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 22 mai 2019, cette règle dispose que le titulaire d’une marque antérieure qui a toléré pendant cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus agir en contrefaçon, ni en nullité de la marque postérieure, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi.
Par un arrêt du 5 juin 2024 (Com., pourvoi n° 23-15.380), la chambre commerciale a apporté une clarification déterminante sur le champ d’application de la forclusion par tolérance à l’égard des marques de renommée. Dans cette affaire, la société Holdham, titulaire de marques renommées « Oxford » pour des fournitures scolaires, avait toléré pendant plusieurs années l’usage de la marque postérieure « Oxford » par la société School Pack pour des trousses et des sacs à dos commercialisés dans les mêmes enseignes de la grande distribution. La cour d’appel de Paris en avait déduit l’irrecevabilité des actions en contrefaçon et en nullité.
La Cour de cassation, interprétant les dispositions nationales à la lumière de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015, a jugé que le droit de l’Union n’opère aucune distinction selon que la marque antérieure est ou non renommée. Elle en déduit que « le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré en France pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s’opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée ». La protection particulière dont bénéficient les marques de renommée au titre de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ne fait donc pas obstacle au jeu de la forclusion par tolérance.
S’agissant de la preuve de la connaissance, la Cour de cassation, se référant à la jurisprudence de la CJUE (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07), retient que cette connaissance « peut résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation ». En l’espèce, les catalogues annuels présentant les produits sous la marque litigieuse de 2008 à 2018, les factures portant sur des milliers d’articles adressées chaque année aux enseignes de la grande distribution et la présence conjointe des produits des deux sociétés dans les mêmes rayons ont permis aux juges du fond de déduire cette connaissance générale. Cette approche pragmatique facilite la preuve de la tolérance et, de ce fait, la consolidation des situations juridiques établies de longue date.
Par ailleurs, l’article L. 716-4-3 du code de la propriété intellectuelle, qui conditionne la recevabilité de l’action en contrefaçon à la preuve de l’usage sérieux de la marque au cours des cinq années précédant la demande, participe également de cette logique de limitation temporelle des actions. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 2 juillet 2025 (RG n° 24/01285), a ainsi rappelé que le titulaire de la marque doit rapporter la preuve de l’usage sérieux pour les produits et services invoqués à l’appui de sa demande, défaut de quoi l’action en contrefaçon sera jugée irrecevable. Ce mécanisme de déchéance pour défaut d’exploitation, conjugué à la forclusion par tolérance, forme un ensemble de garde-fous contre les actions tardives ou abusives qui viendraient troubler des situations commerciales durablement établies.
La jurisprudence récente de la chambre commerciale dessine ainsi une politique jurisprudentielle cohérente de moralisation et de rationalisation du contentieux de la propriété industrielle. La loyauté dans l’administration de la preuve, la limitation des doubles indemnisations, la caractérisation exigeante de la mauvaise foi et l’extension de la forclusion par tolérance aux marques de renommée sont autant de manifestations d’un même souci d’équilibre entre la protection des droits privatifs et la sécurité juridique des opérateurs économiques. L’introduction du contrôle de proportionnalité conventionnelle, illustrée par l’arrêt Bébé Lilly, témoigne de l’influence croissante des droits fondamentaux sur le droit de la propriété intellectuelle et pourrait annoncer d’autres inflexions à venir.
Conclusion
L’examen des décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 révèle une double tendance dans le contentieux de la contrefaçon de marques. D’une part, les instruments probatoires mis à la disposition des titulaires de droits sont maintenus dans leur pleine efficacité, mais leur mise en oeuvre est désormais subordonnée au respect d’une obligation de loyauté renforcée, dont la violation est sanctionnée par la nullité des mesures d’instruction. D’autre part, les mécanismes de prescription et de forclusion font l’objet d’une application rigoureuse, marquée par un alignement sur le droit de l’Union européenne et par l’irruption du contrôle de proportionnalité conventionnelle. Ces évolutions, qui concilient la protection des droits privatifs avec la sécurité juridique des opérateurs économiques, confèrent au contentieux de la propriété intellectuelle une prévisibilité accrue, au bénéfice tant des titulaires de marques que des utilisateurs légitimes de signes distinctifs.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.