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La protection des marques renommées : l’extension du périmètre protecteur par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2025)

I. L’extension du périmètre de la renommée au-delà du public directement concerné

A. L’intensité de la renommée comme critère d’extension du public pertinent

L’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle prohibe, en dehors de toute autorisation du titulaire, l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires, si cet usage, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice. Ce dispositif, issu de la transposition de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, instaure en faveur des marques renommées une protection plus étendue que celle prévue pour les marques ordinaires, laquelle est cantonnée au principe de spécialité. Le législateur a par ailleurs consacré, à l’article L. 711-3 du même code, un motif spécifique de nullité des marques postérieures portant atteinte à une marque antérieure jouissant d’une renommée, que les produits ou services désignés soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 19 mars 2025 publié au Bulletin, les contours de cette protection élargie à l’occasion du litige opposant la Société du Tour de France aux organisateurs d’un événement dénommé « Tour de France à la rame ». La Cour y rappelle, en se référant à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, que la protection spécifique des marques renommées « instaure, en faveur des marques renommées, une protection plus étendue que celle prévue au paragraphe 1 du même article », ainsi que l’a jugé la CJUE dans son arrêt Intel Corporation du 27 novembre 2008 (C-252/07, point 26) (Com. 19 mars 2025, n° 23-18.728).

L’apport principal de cet arrêt réside dans la détermination du public pertinent aux fins de l’appréciation de la renommée. La Cour de cassation énonce en effet que « certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées ». En conséquence, « il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu’il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ». Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct des points 51 à 53 de l’arrêt Intel Corporation de la CJUE, dont la chambre commerciale reproduit la substance et qu’elle cite expressément.

Or, et c’est là le cœur de la cassation prononcée, la cour d’appel de Paris avait, dans son arrêt du 5 juillet 2023, retenu que la renommée de la marque « Tour de France » était « cantonnée au public concerné par ces services, pour lesquels cette renommée a été acquise », et ce alors même qu’elle constatait la notoriété exceptionnelle de l’événement sportif auprès du public français. La haute juridiction censure cette analyse au motif qu’elle ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle tel qu’interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE. Par ailleurs, la Cour relève que la marque « Tour de France » désigne une course cycliste créée en 1903, déposée en 1977 auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, se déroulant chaque année sans interruption, bénéficiant d’une retransmission télévisuelle annuelle sur les chaînes publiques avec des scores d’audience « très élevés », et qualifiée de « troisième événement sportif mondial » par une encyclopédie.

À cet égard, la solution dégagée par la chambre commerciale confirme que l’intensité de la renommée constitue un critère déterminant pour apprécier l’étendue du public auprès duquel le lien dans l’esprit entre les marques en conflit doit être recherché. Dès lors, une marque dont la renommée est exceptionnellement intense peut bénéficier d’une protection contre les usages de signes similaires pour des produits ou services totalement étrangers à son domaine d’enregistrement. Cette gradation de la protection en fonction de l’intensité de la renommée constitue une avancée significative pour les titulaires de marques de grande notoriété, dont la valeur économique dépend précisément de leur capacité à s’opposer aux phénomènes de dilution et de parasitisme sur des marchés distincts de leur activité principale.

B. L’autonomie de la comparaison des signes par rapport aux conditions d’exploitation

Le second enseignement majeur de l’arrêt du 19 mars 2025 concerne la méthodologie de comparaison des signes en conflit. La chambre commerciale énonce un principe de portée générale : « l’appréciation de la similitude des signes en conflit implique de les comparer afin de déterminer si ces signes présentent, sur l’un ou l’autre des plans visuel, phonétique et conceptuel, un degré de similitude ». La Cour ajoute immédiatement une précision essentielle, à savoir que « cette comparaison doit s’opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit sans tenir compte des conditions de commercialisation des produits ou des services qu’ils désignent ».

Cette affirmation vient corriger une dérive jurisprudentielle récurrente consistant à intégrer, dans l’appréciation de la similitude conceptuelle, des éléments relatifs au contexte d’exploitation de la marque. En l’espèce, la cour d’appel avait considéré que le signe « Tour de France » serait perçu comme un tour de France en vélo, tandis que la marque incriminée « Tour de France à la rame » évoquerait un périple effectué en bateau à rames, pour en déduire une faible similarité conceptuelle. La Cour de cassation sanctionne cette approche en ce qu’elle prend en compte les conditions d’exploitation de la marque « Tour de France » au stade de la comparaison des signes, violant ainsi l’article L. 713-5 dans sa rédaction applicable au litige.

En conséquence, la comparaison des signes doit être opérée in abstracto, sans référence aux produits ou services désignés ni aux conditions concrètes d’usage de la marque antérieure. Cette solution rejoint la position déjà adoptée par la chambre commerciale dans un arrêt du 13 novembre 2025, par lequel elle a jugé que « lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur dans lequel elle n’apparaît pas insignifiante, il appartient aux juges du fond de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur » et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément (Com. 13 novembre 2025, n° 24-10.672). Cette jurisprudence, qui consacre le critère de la position distinctive autonome, complète utilement l’arrêt du 19 mars 2025 en précisant les modalités d’analyse des signes composés incluant une marque renommée.

Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle opportunément que le titulaire de la marque antérieure renommée n’est pas tenu de démontrer l’existence d’un risque de confusion pour bénéficier de la protection élargie. La protection spécifique instituée par le législateur de l’Union et transposée à l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle vise précisément à préserver la valeur économique des marques renommées contre les phénomènes de dilution et de parasitisme, lesquels peuvent survenir en l’absence même de tout risque de confusion dans l’esprit du public. Cette autonomie conceptuelle entre le risque de confusion et l’atteinte à la renommée constitue l’un des piliers du droit contemporain des marques.

II. Les limites à la protection élargie : forclusion par tolérance et exigence de démonstration de l’atteinte

A. La forclusion par tolérance dans le contentieux des marques renommées

La protection renforcée dont bénéficient les marques renommées trouve une limite significative dans le mécanisme de la forclusion par tolérance, dont la chambre commerciale a précisé les conditions d’application dans un arrêt du 5 juin 2024. À cette occasion, la Cour a jugé que « le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré en France pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s’opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée ni demander réparation du préjudice que lui aurait causé cet usage, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi » (Com. 5 juin 2024, n° 23-15.380).

Cette solution, rendue dans le litige opposant le groupe Hamelin, leader européen de la papeterie scolaire et titulaire de la marque renommée « Oxford » enregistrée depuis le 7 décembre 1971, à la société School Pack exploitant la marque « Oxford School », illustre la rigueur avec laquelle la Cour entend contraindre les titulaires de marques renommées à la vigilance. La chambre commerciale a rejeté les pourvois formés par la société Holdham en validant l’application de la forclusion par tolérance, consacrant ainsi l’opposabilité de ce mécanisme aux marques jouissant d’une renommée, sans distinguer selon l’intensité de celle-ci.

Cette solution s’inscrit dans le cadre de l’article L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, qui consacre le principe de forclusion par tolérance en droit français des marques et dont la chambre commerciale fait une application rigoureuse. L’arrêt du 5 juin 2024 apporte par ailleurs une précision procédurale capitale concernant la preuve de la connaissance de l’usage par le titulaire de la marque antérieure. La Cour énonce que « la preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’usage de la marque postérieure après son enregistrement peut résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation ». Cette règle probatoire assouplie facilite considérablement l’invocation de la forclusion par tolérance et impose aux titulaires de marques renommées une obligation de surveillance active et continue du marché, sous peine de perte irrémédiable de leurs droits.

En conséquence, la renommée d’une marque, si elle étend le périmètre de sa protection matérielle, n’exonère pas son titulaire des exigences de diligence dans la défense de ses droits. La passivité prolongée du titulaire d’une marque renommée peut ainsi conduire à la perte définitive du droit d’agir contre un usage postérieur, y compris lorsque cet usage concerne des produits ou services pour lesquels la marque renommée bénéficierait normalement de la protection élargie. Cette solution concilie la protection des investissements du titulaire légitime avec la sécurité juridique des opérateurs économiques ayant développé de bonne foi, sur la durée, une activité commerciale sous un signe similaire régulièrement enregistré.

Or, la Cour de cassation a simultanément renforcé les obligations du titulaire de marque quant à l’exploitation effective de son signe. Dans un arrêt du 14 mai 2025, la chambre commerciale a jugé que le juge saisi d’une demande en déchéance « doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance » (Com. 14 mai 2025, n° 23-21.296). Le critère de la finalité et de la destination des produits ou services constitue, aux termes de cet arrêt, le critère essentiel d’identification des sous-catégories autonomes, ce qui impose au titulaire de la marque renommée de justifier d’un usage sérieux pour chaque sous-catégorie identifiée.

B. L’exigence de démonstration du lien et la charge probatoire de l’atteinte

La mise en œuvre de la protection élargie des marques renommées suppose la démonstration, par le titulaire de la marque antérieure, de l’existence d’un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent. La chambre commerciale, dans son arrêt du 19 mars 2025, rappelle que « aux fins d’apprécier l’existence d’un lien entre les marques en conflit, il peut être nécessaire de prendre en considération l’intensité de la renommée de la marque antérieure, afin de déterminer si cette renommée s’étend au-delà du public visé par cette marque ». Cette exigence probatoire constitue le préalable indispensable à l’examen des atteintes alléguées, sans lequel l’action fondée sur la renommée ne saurait prospérer.

La preuve de l’atteinte elle-même obéit à une architecture probatoire rigoureuse, distincte de celle applicable au risque de confusion. Le titulaire de la marque renommée doit établir, selon les termes de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, que l’usage du signe litigieux, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, à laquelle se réfère expressément la chambre commerciale, enseigne que ces trois types d’atteinte — profit indu, dilution par affaiblissement du caractère distinctif, dilution par ternissement — peuvent être établis indépendamment les unes des autres, le titulaire pouvant se prévaloir de l’un seulement de ces chefs (CJUE, 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, points 37 à 39).

Dans le contentieux du parasitisme économique, qui constitue une forme de concurrence déloyale distincte de la contrefaçon mais susceptible de se cumuler avec elle, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 5 mars 2025 rendu à propos de la bijouterie de luxe, que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com. 5 mars 2025, n° 23-21.157). Cette définition, constante depuis l’arrêt de la chambre commerciale du 27 juin 1995 (pourvoi n° 93-18.601, Bull. 1995, IV, n° 193), confirme que la protection contre l’indû profit ne se limite pas au droit des marques mais trouve également son fondement dans le droit commun de la responsabilité civile, offrant ainsi une voie complémentaire au titulaire d’une marque renommée.

Or, la Cour apporte une nuance importante en précisant que la simple similarité des produits ou l’utilisation de matériaux identiques ne suffit pas à caractériser la volonté de se placer dans le sillage d’autrui, dès lors que le concurrent s’inscrit légitimement dans les tendances du marché. En l’espèce, concernant le motif « Alhambra » de la société Cartier, la Cour a validé l’analyse de la cour d’appel de Paris ayant retenu que le concurrent « sans reprendre l’ensemble des caractéristiques du produit notoire prétendument parasité, commercialisait un produit dont la forme, similaire à celle de ce produit, était la déclinaison, dans une nouvelle gamme, de son propre motif lui-même notoire, tandis que c’était pour s’inscrire dans les tendances du moment que les mêmes matériaux étaient utilisés ». Cette solution rappelle opportunément que la protection de la renommée n’équivaut pas à un monopole absolu sur un style, une forme ou une tendance esthétique.

Par ailleurs, la démonstration de l’atteinte ne saurait se satisfaire d’allégations générales. La chambre commerciale exige des juges du fond qu’ils caractérisent concrètement en quoi l’usage litigieux tire indûment profit de la renommée ou du caractère distinctif de la marque antérieure, ou leur porte préjudice. À cet égard, l’article L. 713-5 du même code, qui transpose l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle concernant les marques notoirement connues, prévoit un régime distinct de responsabilité civile pour l’usage non autorisé d’un signe identique ou similaire à une telle marque. Ce texte encadre strictement les conditions dans lesquelles le titulaire d’une marque notoirement connue peut obtenir réparation, en dehors de l’action en contrefaçon proprement dite, pour des produits identiques, similaires ou non similaires.

Dès lors, l’articulation entre la protection spécifique des marques renommées et le droit commun de la responsabilité civile dessine un double régime de sanction, dont la mise en œuvre suppose une argumentation rigoureuse et une preuve circonstanciée. La chambre commerciale, par sa jurisprudence récente, encadre avec une précision croissante les conditions de cette protection élargie, conciliant ainsi l’intérêt légitime des titulaires de marques renommées avec les exigences de liberté du commerce et de l’industrie. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle doivent désormais intégrer ces enseignements jurisprudentiels dans la structuration de leurs stratégies contentieuses, qu’il s’agisse de la constitution des preuves de renommée, de la définition du public pertinent ou de l’évaluation du risque de forclusion par tolérance.

Conclusion

La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de marques renommées témoigne d’une volonté de renforcer l’efficacité de la protection élargie tout en préservant l’équilibre entre les droits privatifs et la liberté du commerce. L’arrêt du 19 mars 2025 consacre une avancée majeure en étendant le public pertinent au-delà des seuls consommateurs des produits et services visés à l’enregistrement, tout en rappelant l’autonomie de la comparaison des signes par rapport aux conditions d’exploitation de la marque. Parallèlement, les arrêts du 5 juin 2024 et du 5 mars 2025 rappellent les limites inhérentes à cette protection, qu’il s’agisse de la forclusion par tolérance ou de l’exigence de démonstration concrète de l’atteinte. La construction prétorienne ainsi esquissée dessine les contours d’un droit des marques renommées à la fois plus protecteur et plus exigeant, dont la cohérence repose sur l’articulation subtile entre le droit de l’Union européenne et les principes fondamentaux du droit français de la responsabilité civile. En définitive, les titulaires de marques renommées sont invités à repenser leur stratégie de défense à l’aune de ces évolutions, en articulant avec rigueur la preuve de la renommée, la démonstration de l’atteinte et la vigilance continue qu’impose le mécanisme de la forclusion par tolérance, désormais pleinement applicable aux marques les plus notoires, et en tenant compte des exigences probatoires renforcées que la chambre commerciale impose pour la démonstration de l’atteinte à la renommée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».