L’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque : la chambre commerciale de la Cour de cassation et l’effet rétroactif de la loi PACTE du 22 mai 2019

I. La consécration législative de l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque par la loi PACTE

A. L’abandon du délai de prescription quinquennale sous l’empire de l’ordonnance du 13 novembre 2019

Le contentieux de la nullité des marques a connu, avec l’adoption de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite loi PACTE, une mutation d’une ampleur considérable dont les effets continuent de se déployer devant les juridictions françaises. Antérieurement à cette réforme, l’action en nullité d’une marque était soumise au délai de prescription de droit commun de cinq années prévu par l’article 2224 du code civil, ce qui conférait aux titulaires de marques anciennes une sécurité juridique certaine, les exposant à ne pouvoir être déchus de leurs droits que dans un cadre temporel strictement circonscrit. La marque de produits ou de services, définie par l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales » (Legifrance), bénéficiait ainsi d’une stabilité temporelle qui constituait l’un des attributs essentiels de ce droit de propriété incorporelle. L’article 124, III, de la loi PACTE a bouleversé cet équilibre en posant le principe selon lequel l’action en nullité d’une marque n’est désormais soumise à aucun délai de prescription, sous les réserves des articles L. 714-3 et L. 714-4 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction alors en vigueur. Par l’effet de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, ce principe a été codifié à l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, lequel dispose désormais que « sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription » (Legifrance). La rupture avec le droit antérieur est d’autant plus marquée que l’article L. 714-3 du même code énonce les causes de nullité pouvant affecter l’enregistrement d’une marque, en renvoyant aux conditions de validité prévues aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 du code de la propriété intellectuelle (Legifrance). Cette réforme s’inscrit dans le mouvement plus large de modernisation et de déjudiciarisation du droit des marques, qui a également institué une voie administrative de nullité et de déchéance devant le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, parallèlement à la voie judiciaire traditionnelle. Par ailleurs, les articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle réservent les hypothèses de forclusion par tolérance, qui constituent le pendant naturel de l’imprescriptibilité en ce qu’elles confèrent au titulaire de la marque postérieure enregistrée une protection contre les actions tardives du titulaire d’un droit antérieur qui aurait toléré l’usage de cette marque pendant une période ininterrompue de cinq années consécutives. Dès lors, le législateur a entendu renforcer la protection de l’intérêt général à la préservation de la pureté du registre des marques, en permettant, sans limitation temporelle, la remise en cause des titres qui ne satisfont pas aux conditions légales de validité, tout en préservant un équilibre avec la sécurité juridique des tiers de bonne foi.

B. L’effet rétroactif de la réforme et les résistances des juridictions du fond

L’une des questions les plus délicates soulevées par l’entrée en vigueur de la loi PACTE a trait à son application dans le temps, et singulièrement à la détermination de son effet rétroactif sur les marques enregistrées antérieurement au 23 mai 2019. L’article 124, III, de la loi du 22 mai 2019 prévoyait expressément que l’imprescriptibilité de l’action en nullité s’appliquait « aux titres en vigueur au jour de la publication de la présente loi », tout en restant « sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée ». Cette disposition transitoire, d’apparence limpide, a néanmoins donné lieu à une divergence d’interprétation significative parmi les juridictions du fond, que la Cour de cassation a entrepris de résorber par deux arrêts publiés au Bulletin rendus à six mois d’intervalle au cours de l’année 2026. Certaines cours d’appel ont en effet estimé que l’imprescriptibilité nouvelle ne pouvait s’appliquer aux actions en nullité dont la prescription était déjà acquise antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, au motif que celle-ci allongeait la durée de la prescription et qu’aucune disposition expresse ne manifestait la volonté du législateur de déroger à l’article 2222 du code civil, lequel interdit l’application rétroactive des textes allongeant un délai de prescription lorsque celui-ci est déjà expiré. La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt rendu le 15 mars 2024 ayant donné lieu au pourvoi en cassation dans l’affaire opposant les sociétés VF International SAGL et VF J France, titulaires de la marque notoire « Napapijri », aux sociétés Super Brand Licencing et Artextyl, avait ainsi déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en nullité de trois marques verbales françaises « Geøgraphical Nørway », « Geographical Norway » et « Geographical Norw », déposées entre 2005 et 2010 pour désigner des vêtements en classe 25. Pour justifier cette solution, l’arrêt d’appel avait retenu que « dans la mesure où aucune mention expresse dans le texte en cause ne permet de caractériser une volonté contraire sur ce point du législateur, le nouvel article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle n’est pas applicable aux actions en nullité de marque dont la prescription était déjà acquise lors de l’entrée en vigueur de la loi Pacte du 22 mai 2019 ». Or, la cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt du 8 octobre 2024 concernant les marques vitivinicoles « Château », avait adopté une position analogue tout en y ajoutant un motif supplémentaire tiré de ce que l’ordonnance de codification du 13 novembre 2019 aurait fait disparaître le support textuel de la rétroactivité. En effet, selon les juges bordelais, l’ordonnance n° 2019-1169, en abrogeant l’ancien article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle — qui prévoyait à la fois l’imprescriptibilité et sa rétroactivité — et en le remplaçant par le seul article L. 716-2-6 qui ne comporte pas de disposition transitoire équivalente, aurait privé de fondement textuel la règle d’application immédiate aux titres en vigueur. Cet argument, pour habile qu’il fût, procédait d’une confusion entre l’article L. 714-3-1 du code, simple disposition de codification, et l’article 124, III, de la loi PACTE, disposition législative autonome qui n’a jamais été abrogée. En conséquence, les cours d’appel faisaient prévaloir une conception restrictive de l’office du juge face à une loi rétroactive, estimant que le silence de l’ordonnance de 2019 sur la rétroactivité valait abandon implicite de celle-ci, en méconnaissance de la hiérarchie des normes qui veut qu’une ordonnance de codification ne saurait déroger à une disposition législative expresse.

II. La confirmation prétorienne de la rétroactivité par la chambre commerciale de la Cour de cassation en 2026

A. L’arrêt du 28 janvier 2026 et l’affirmation de la généralité de l’imprescriptibilité

Par un arrêt du 28 janvier 2026 publié au Bulletin, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a définitivement tranché la controverse en énonçant un attendu de principe dont la portée dépasse très largement le cadre de l’espèce (Cour de cassation). Dans cette affaire, la société de droit suisse VF International SAGL est titulaire des marques semi-figuratives de l’Union européenne « Napapijri » et « Napapijri Geographic », déposées respectivement les 25 juin 1996 et 11 avril 2006, qu’elle exploite avec la société VF J France pour la distribution en France de collections de prêt-à-porter. Ayant constaté que M. D. et les sociétés Super Brand Licencing et Artextyl exploitaient des marques françaises reprenant les termes « Geographical Norway » et le drapeau norvégien, les sociétés VF les ont assignées en nullité de ces marques ainsi qu’en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire. La cour d’appel de Paris les avait déclarées irrecevables comme prescrites, en considérant que la prescription quinquennale de droit commun était acquise avant l’entrée en vigueur de la loi PACTE. La Haute juridiction censure cette analyse au visa de l’article 124, III, de la loi PACTE, en posant une règle dépourvue d’ambiguïté : « il résulte de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, qui reprend en substance les dispositions de l’article L. 714-3-1 de ce code, lu en combinaison avec le texte susvisé, que, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque en vigueur au jour de la publication de la loi Pacte, n’est soumise à aucun délai de prescription ». La Cour ajoute une précision capitale au paragraphe 17 de sa motivation : « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement ». Par cette formule, la chambre commerciale affirme que l’imprescriptibilité nouvelle revêt une portée rétroactive absolue, qui embrasse même les marques pour lesquelles le délai de prescription quinquennal était intégralement écoulé sous l’empire du droit ancien. La seule réserve admise concerne les décisions ayant acquis force de chose jugée avant la publication de la loi, préservant ainsi la stabilité des situations juridiques ayant donné lieu à une décision irrévocable. La Cour de cassation considère en effet qu’il ne s’agit pas à proprement parler d’un allongement de la prescription, mais de la suppression pure et simple de toute prescription, ce qui justifie que le régime de droit commun de l’article 2222 ne trouve pas à s’appliquer. Par ailleurs, et en l’absence de « doute raisonnable quant à l’interprétation des directives 89/104/CEE, 2008/95/CE et (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques », la Cour écarte la suggestion de question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, confirmant ainsi que l’imprescriptibilité de l’action en nullité est pleinement compatible avec le droit de l’Union, dont la directive 2015/2436 impose aux États membres de garantir la possibilité de déclarer une marque nulle pour l’un des motifs absolus ou relatifs énumérés par ce texte. Dès lors, l’enseignement majeur de cet arrêt réside dans l’affirmation sans réserve de l’effet rétroactif de l’article 124, III, de la loi PACTE, qui, en vertu de sa nature législative, s’impose aux juges du fond nonobstant les hésitations que la codification opérée par l’ordonnance de 2019 a pu susciter.

B. La confirmation du 24 juin 2026 et l’articulation avec les autres mécanismes de perte des droits sur la marque

La chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé avec éclat sa position dans un arrêt rendu le 24 juin 2026, à l’occasion d’un litige opposant l’Institut national de l’origine et de la qualité et le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux à la société Domaines Peyronie à propos de marques vitivinicoles intégrant les termes « Château » (Cour de cassation). La société Domaines Peyronie avait fait enregistrer plusieurs marques semi-figuratives, dont « Château » suivi d’un nom de lieu-dit, pour désigner des vins d’appellation d’origine contrôlée, en 2001, 2009 et 2017. L’INAO et le CIVB, estimant que ces dépôts et l’usage de ces marques portaient atteinte à l’appellation d’origine protégée et étaient frauduleux et trompeurs, les avaient assignés en nullité desdites marques. La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 8 octobre 2024, avait développé un raisonnement en deux temps pour déclarer irrecevable comme prescrite l’action en nullité. D’une part, elle avait considéré que les nouvelles règles issues de la loi PACTE allongeaient la durée de la prescription et qu’aucune mention expresse de l’article 124, III, ne permettait de caractériser une volonté du législateur de prévoir expressément l’éviction de l’article 2222 du code civil. D’autre part, elle avait soutenu que l’ordonnance du 13 novembre 2019 avait abrogé l’article L. 714-3-1 ancien du code de la propriété intellectuelle sans reprendre, à l’article L. 716-2-6 du même code, la deuxième partie de l’article L. 714-3-1 prévoyant sa rétroactivité aux titres en vigueur au jour de sa publication, sauf hypothèse d’une décision ayant autorité de chose jugée. La Cour de cassation censure intégralement ce raisonnement en rappelant, de manière décisive, que « l’article L. 714-3-1 ancien du code de la propriété intellectuelle ne comportait pas de deuxième partie » et que « depuis l’entrée en vigueur de la loi Pacte, dont le III de l’article 124 n’a pas été abrogé, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, les actions et demandes en nullité des marques en vigueur au 23 mai 2019 sont imprescriptibles, sauf décisions ayant force de chose jugée ». Cette correction est capitale, car elle dissipe définitivement la confusion entre la règle de fond — l’imprescriptibilité, codifiée à l’article L. 714-3-1 puis L. 716-2-6 du code — et la règle de droit transitoire — l’application aux titres en vigueur, édictée à l’article 124, III, de la loi PACTE. La Cour réaffirme ensuite, dans les mêmes termes qu’au paragraphe 17 de l’arrêt du 28 janvier 2026, que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement ». À cet égard, la cassation prononcée sur le fondement de la prescription entraîne, par voie de conséquence et en application de l’article 624 du code de procédure civile, la censure des chefs de dispositif ayant rejeté la demande en déchéance de marque domaniale, en ce qu’ils se rattachaient par un lien de dépendance nécessaire à la décision d’irrecevabilité. Par ailleurs, la Cour écarte à nouveau la suggestion de question préjudicielle à la CJUE, confirmant sa conviction que l’imprescriptibilité ne heurte aucune disposition du droit de l’Union.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rendu le 15 octobre 2025 un arrêt publié au Bulletin qui illustre la tension entre la rigueur des règles procédurales et la protection des droits fondamentaux dans le contentieux de la marque : dans l’affaire de la marque « Bébé Lilly », la Cour a jugé que les dispositions régissant le renouvellement des marques, bien que poursuivant un objectif légitime de sécurité juridique, ont pour effet, dans les circonstances particulières de l’espèce où la marque avait été déposée en fraude aux droits d’un tiers qui avait agi avec diligence en revendication, de priver celui-ci de son bien au sens de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.651, publié au Bulletin, Cour de cassation). La Cour, statuant au fond, a écarté l’application des règles nationales et fixé le point de départ du délai de grâce pour renouveler la marque à la date de l’inscription au registre du transfert de propriété résultant de la décision ayant accueilli la demande en revendication. En conséquence, cet arrêt témoigne de ce que la Cour de cassation ne répugne pas, dans des circonstances exceptionnelles, à faire prévaloir le droit au respect des biens sur la stricte application des règles procédurales, ce qui n’est pas sans évoquer l’arbitrage opéré, sur un tout autre fondement, par l’article 124, III, de la loi PACTE entre la sécurité juridique et l’intégrité du registre des marques. Dès lors, si l’action en nullité est désormais imprescriptible, le risque de confusion entre les mécanismes contentieux ne doit pas être sous-estimé : la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 24 juin 2026, que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, publié au Bulletin, Cour de cassation). Cette dissociation entre la titularité réelle et la qualité à agir en contrefaçon, qui fait écho à la distinction entre l’action en nullité et l’action en revendication, illustre la complexité croissante de l’architecture contentieuse du droit de la propriété industrielle.

Or, l’imprescriptibilité de l’action en nullité ne saurait être confondue avec les autres mécanismes de perte des droits sur la marque que sont la forclusion par tolérance et la déchéance pour défaut d’usage sérieux. La forclusion par tolérance, régie par les articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, constitue précisément l’une des réserves expressément mentionnées à l’article L. 716-2-6. Le titulaire d’une marque antérieure qui a toléré, pendant cinq années consécutives, l’usage d’une marque postérieure enregistrée ne peut plus en demander la nullité ni s’opposer à son usage pour les produits ou services pour lesquels cette marque postérieure a été utilisée, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi. La chambre commerciale a apporté une précision déterminante sur la preuve de cette tolérance dans un arrêt du 5 juin 2024 publié au Bulletin, en énonçant que « la preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’usage de la marque postérieure après son enregistrement peut résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation » (Cour de cassation). En l’espèce, le titulaire de la marque renommée « Oxford » n’avait pas réagi pendant plus de dix ans à l’usage de la marque postérieure par une autre société, ce dont la cour d’appel avait pu déduire une connaissance générale de cette utilisation dans le secteur de la papeterie scolaire. En conséquence, le jeu de la forclusion par tolérance constitue un tempérament essentiel à l’imprescriptibilité de l’action en nullité, qui permet de préserver les situations de coexistence paisible entre marques lorsque le titulaire du droit antérieur a fait preuve de négligence dans la défense de ses droits. Par ailleurs, la déchéance pour défaut d’usage sérieux, prévue à l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, sanctionne le titulaire d’une marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq années pour les produits ou services visés à l’enregistrement (Legifrance). La chambre commerciale, dans un arrêt du 14 mai 2025 publié au Bulletin, a imposé au juge saisi d’une demande en déchéance de rechercher, même d’office, « si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, publié au Bulletin). Cette solution, qui resserre considérablement l’étau autour des titulaires de marques enregistrées pour des catégories de produits ou services larges sans en faire un usage effectif pour l’ensemble de ces produits, illustre la complémentarité des mécanismes d’anéantissement des droits sur la marque. Dès lors, si l’action en nullité est désormais imprescriptible, elle ne peut prospérer que dans le respect des limites conventionnelles posées par la forclusion par tolérance, laquelle constitue une fin de non-recevoir qui échappe, par essence, au jeu de la prescription extinctive. La coexistence de ces trois mécanismes — nullité imprescriptible, forclusion par tolérance et déchéance pour défaut d’usage sérieux — dessine une architecture contentieuse à plusieurs étages qui commande une analyse rigoureuse de la situation juridique de chaque marque en conflit et impose aux titulaires de droits une vigilance accrue quant à la régularité intrinsèque de leurs titres comme à la surveillance du marché. Dans le prolongement de cette réflexion, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 10 janvier 2024 publié au Bulletin, que « le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité d’une marque déposée postérieurement s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, quand bien même le titulaire de la marque contestée dispose d’un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste » (Cour de cassation). Cette solution, qui consacre la primauté de l’examen du risque de confusion sur l’antériorité chronologique des titres, prend une dimension particulière dans le nouveau contexte d’imprescriptibilité, puisqu’elle signifie qu’un titulaire de marque peut voir son titre anéanti sur le fondement d’un droit antérieur dont le titulaire avait pourtant toléré l’usage pendant des décennies, dès lors que le délai de forclusion par tolérance n’était pas écoulé. Enfin, l’enseignement procédural de l’arrêt du 28 janvier 2026 doit être souligné en ce qu’il distingue avec netteté l’action en nullité de l’action en revendication de propriété de marque prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle. La Cour juge que l’action en revendication « ne tend pas aux mêmes fins » que l’action en nullité et « ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque », de sorte qu’elle ne saurait être formulée pour la première fois en cause d’appel sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile. Dès lors, le praticien du contentieux des marques est invité à articuler avec la plus grande vigilance, dès la première instance, les différentes actions offertes au titulaire d’un droit antérieur confronté à un dépôt frauduleux ou de mauvaise foi, sous peine d’irrecevabilité.

Conclusion

L’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque, consacrée par la loi PACTE du 22 mai 2019 et confirmée avec force par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans deux arrêts des 28 janvier et 24 juin 2026, constitue une mutation profonde du droit français des marques, dont les effets se déploient bien au-delà de la seule question de la prescription. En affirmant que l’imprescriptibilité nouvelle s’applique rétroactivement à tous les titres en vigueur au 23 mai 2019, y compris ceux contre lesquels l’action en nullité était prescrite antérieurement, la Haute juridiction a entendu donner plein effet à la volonté du législateur de garantir l’intégrité du registre des marques, fût-ce au prix d’une remise en cause de situations juridiques que l’on pouvait croire définitivement stabilisées. Cette solution, qui rompt avec le principe de sécurité juridique traditionnellement attaché à la prescription extinctive, s’inscrit dans un mouvement plus large de convergence du droit français avec les standards européens issus de la directive (UE) 2015/2436, dont la transposition a précisément pour objet de renforcer la fiabilité du système des marques dans le marché intérieur. La coexistence de l’imprescriptibilité de l’action en nullité avec les mécanismes de forclusion par tolérance et de déchéance pour défaut d’usage sérieux impose aux opérateurs économiques une stratégie de gestion et de défense des portefeuilles de marques radicalement repensée, dans laquelle la surveillance continue du marché et la réactivité contentieuse deviennent des impératifs catégoriques. La confirmation, par l’arrêt du 24 juin 2026, de l’inopportunité d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne atteste en outre de la conviction de la chambre commerciale que l’imprescriptibilité de l’action en nullité est pleinement compatible avec le droit de l’Union, ce qui prive les défendeurs à l’action en nullité d’un argument de contestation tiré du droit européen. Il appartient désormais aux praticiens du droit des marques de mesurer la portée exacte de cette jurisprudence nouvelle, qui érige l’imprescriptibilité en principe cardinal du contentieux de la nullité et invite à une réflexion renouvelée sur l’équilibre entre l’intérêt général à un registre épuré et la protection des investissements réalisés sous l’empire d’un titre dont la validité pouvait sembler acquise.