La forclusion par tolérance en droit des marques : l’édification d’un mécanisme de consolidation des situations juridiques par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2025)
I. Le mécanisme de la forclusion par tolérance : une neutralisation des prérogatives du titulaire antérieur
A. Les conditions d’application : la connaissance effective de l’usage toléré
Le mécanisme de la forclusion par tolérance figure au sein de l’article L. 716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n’est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l’article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l’usage de la marque a été toléré, à moins que l’enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi ». Ce texte, issu de la transposition des directives européennes successives relatives au rapprochement des législations des États membres sur les marques, constitue une exception notable au principe de primauté du titre antérieur qui gouverne l’ensemble du droit de la propriété industrielle. Il postule que la sécurité juridique des opérateurs économiques ayant investi dans l’exploitation d’un signe enregistré doit, à l’expiration d’un délai de cinq années, prévaloir sur le droit exclusif du titulaire d’une marque antérieure qui serait demeuré passif en dépit de sa connaissance de l’usage toléré.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 juin 2024 (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380, publié au Bulletin) illustre avec une netteté particulière les conditions d’application de ce mécanisme. En l’espèce, la société Holdham, holding du groupe Hamelin, titulaire des marques verbale et semi-figurative « Oxford » déposées en 1971 et 2002 pour désigner des articles de papeterie, agissait en contrefaçon à l’encontre de la société School Pack, laquelle exploitait depuis 2008 la marque « Oxford » pour des trousses et cartables scolaires. La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la cour d’appel d’avoir retenu la forclusion par tolérance après avoir constaté que la société Holdham était, depuis 2002 à 2005, le licencié de la marque n° 270, que la société School Pack justifiait de catalogues annuels de 2008 à 2018 présentant des trousses et sacs sous la marque « Oxford », de factures attestant de ventes massives auprès des grandes enseignes de distribution (Cora, Auchan, Casino, Intermarché, Système U), et que les forces de vente du groupe Hamelin étaient nécessairement présentes dans les mêmes rayons de fournitures scolaires où ces produits étaient commercialisés.
La décision énonce en termes explicites que « la preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’usage de la marque postérieure après son enregistrement peut résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation ». Par cette formulation, la chambre commerciale consacre un standard probatoire assoupli, déduit de la notoriété de l’usage dans le secteur économique pertinent, sans exiger que le titulaire de la marque antérieure ait eu une connaissance personnelle et certaine de chacun des actes d’exploitation litigieux. La Cour se réfère expressément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et notamment à l’arrêt Budejovický Budvar du 22 septembre 2011 (C-482/09) qui énonce les quatre conditions cumulatives de la forclusion : l’enregistrement de la marque postérieure, le dépôt de bonne foi, l’usage de la marque postérieure dans l’État membre concerné, et la connaissance par le titulaire antérieur de cet enregistrement et de cet usage.
Par ailleurs, l’arrêt du 10 janvier 2024 (Cass. com., 10 janv. 2024, n° 22-21.716, publié au Bulletin) précise que ce mécanisme de tolérance trouve également à s’appliquer lorsque le droit antérieur invoqué n’est pas une marque mais une dénomination sociale. La Cour y rappelle que « la tolérance, pendant cinq années, de l’usage d’une marque qui porte atteinte à un droit antérieur rend irrecevable toute action en annulation de cette marque, à moins qu’il ne soit établi que le dépôt a été effectué de mauvaise foi ». L’arrêt ajoute que « le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité de la marque déposée s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, quand bien même le titulaire de la marque contestée dispose d’un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste ». Dès lors, le mécanisme de la forclusion par tolérance opère indépendamment de l’antériorité respective des droits en présence, pour autant que le titulaire du droit antérieur ait laissé prospérer l’usage litigieux pendant le délai quinquennal requis.
B. La portée du mécanisme : l’irrecevabilité des actions en nullité et en contrefaçon
La portée de la forclusion par tolérance est remarquablement étendue. Selon l’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, « l’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». Or la forclusion par tolérance prive précisément le titulaire du droit antérieur de la faculté d’invoquer le défaut de validité de la marque postérieure sur le fondement de l’article L. 711-3. Le mécanisme opère ainsi comme une cause d’extinction de l’action en nullité, distincte de la prescription extinctive de droit commun.
L’arrêt du 5 juin 2024 précité étend explicitement cette irrecevabilité à l’action en atteinte à la renommée de la marque antérieure. La Cour y énonce que « le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré en France pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s’opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, ni demander réparation du préjudice que lui aurait causé cet usage, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi ». Cette solution, qui procède d’une interprétation conforme aux directives européennes, neutralise de manière globale l’ensemble des prérogatives contentieuses du titulaire antérieur, qu’elles soient fondées sur le droit commun de la contrefaçon ou sur la protection spécifique des marques renommées.
En effet, la chambre commerciale relève que l’article 9 de la directive 2008/95/CE puis l’article 9 de la directive 2015/2436 « n’opèrent aucune distinction selon que la marque antérieure est ou non une marque renommée », de sorte que « le droit de l’Union accorde une protection identique au titulaire de la marque postérieure tolérée, que la marque antérieure soit ou non renommée ». Une interprétation qui réserverait au titulaire d’une marque renommée la faculté d’agir nonobstant sa tolérance pendant cinq ans méconnaîtrait les directives précitées. En conséquence, même une marque d’une notoriété exceptionnelle, telle la marque « Tour de France » dont la chambre commerciale a rappelé la renommée dans son arrêt du 19 mars 2025 (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, publié au Bulletin), ne saurait échapper au mécanisme de la forclusion si son titulaire a toléré l’usage d’une marque postérieure pendant le délai quinquennal.
La forclusion est toutefois limitée aux seuls produits ou services pour lesquels l’usage a été toléré, ce qui circonscrit son emprise à la sphère d’exploitation effective de la marque postérieure. Cette limitation, conforme à l’économie générale du droit des marques qui attache les prérogatives du titulaire aux produits et services visés à l’enregistrement, garantit que le titulaire antérieur conserve la plénitude de ses droits pour les produits ou services non couverts par la tolérance. En outre, le mécanisme n’emporte pas annulation de la marque antérieure, qui subsiste juridiquement pour les produits et services non concernés par la forclusion. Il en résulte un fractionnement possible du contentieux, le titulaire antérieur pouvant se voir opposer la forclusion pour une première catégorie de produits tout en demeurant recevable à agir pour une seconde catégorie à l’égard de laquelle il n’est pas démontré qu’il ait toléré l’usage de la marque postérieure.
La dimension européenne du mécanisme de la forclusion par tolérance mérite d’être soulignée. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 5 juin 2024, rappelle que les dispositions nationales doivent être interprétées « dans toute la mesure du possible, à la lumière » des directives européennes successives. Or l’article 9 de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015, qui régit la forclusion par tolérance, s’inscrit dans une architecture plus large de protection des marques antérieures, dont l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle constitue la transposition en droit interne pour les marques jouissant d’une renommée. L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 novembre 2008, Intel Corporation (C-252/07), dont se prévaut la chambre commerciale, énonce que « certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées ». La chambre commerciale en déduit toutefois que cette protection étendue ne saurait faire obstacle au jeu de la forclusion, dès lors que les directives européennes « n’opèrent aucune distinction selon que la marque antérieure est ou non une marque renommée », le droit de l’Union accordant ainsi « une protection identique au titulaire de la marque postérieure tolérée, que la marque antérieure soit ou non renommée ».
II. Les limites du mécanisme : la préservation résiduelle des droits du titulaire lésé
A. L’exception de mauvaise foi du déposant : une protection résiduelle du titulaire antérieur
Le législateur a assorti le mécanisme de la forclusion par tolérance d’une exception notable, expressément réservée par l’article L. 716-2-8 précité : la forclusion ne joue pas « à moins que l’enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi ». Cette réserve préserve un équilibre subtil entre la sécurité juridique des opérateurs économiques, d’une part, et la sanction des comportements frauduleux, d’autre part. La mauvaise foi du déposant constitue ainsi une limite fonctionnelle qui empêche que le mécanisme de consolidation des situations juridiques ne devienne un instrument de légitimation d’un comportement déloyal.
L’arrêt du 13 novembre 2025 (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, publié au Bulletin) apporte des précisions essentielles sur l’appréciation de cette condition de mauvaise foi. Dans cette affaire, deux frères exerçaient une activité concurrente de menuiserie sous le nom « K » ; l’un d’eux avait déposé la marque « K Fermetures » en 2013, sans jamais l’exploiter, tandis que l’autre poursuivait l’exploitation de son fonds de commerce sous le même nom. Après la cession du fonds à une société tierce, le titulaire de la marque avait agi en contrefaçon. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel pour n’avoir pas recherché si la société déposante « avait exploité le signe ou si elle avait eu une telle intention », et pour avoir écarté la mauvaise foi au motif que « la volonté de protéger son nom patronymique, lorsqu’il est utilisé dans la vie des affaires, constitue en soi un but légitime », sans examiner si le signe déposé, qui n’était pas constitué du seul nom patronymique mais de l’association de termes correspondant au nom commercial d’un tiers, révélait une intention frauduleuse.
La décision rappelle que l’enregistrement d’une marque sans intention de l’utiliser est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, arrêt du 29 janvier 2020, Sky, C-371/18), et que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier ». Dès lors, l’exception de mauvaise foi ne se réduit pas à l’intention délibérée de nuire à une personne déterminée, mais englobe plus largement les hypothèses dans lesquelles le dépôt de la marque est privé de justification au regard des objectifs poursuivis par le droit des marques, ce qui inclut le dépôt sans intention d’usage sérieux pour les produits et services visés à l’enregistrement.
Cette articulation entre la forclusion par tolérance et l’exception de mauvaise foi révèle la cohérence d’ensemble du dispositif : le titulaire antérieur qui a toléré l’usage d’une marque postérieure est forclos, sauf à démontrer que le dépôt de cette marque a été effectué de mauvaise foi. En ce dernier cas, l’action en nullité ou en contrefaçon redevient recevable, nonobstant l’écoulement du délai quinquennal, ce qui préserve la faculté pour le titulaire antérieur de sanctionner un comportement frauduleux, fût-il ancien. La chambre commerciale, par la rigueur de son contrôle, invite les juges du fond à ne pas écarter hâtivement la mauvaise foi sur le fondement de motifs insuffisants, tels que la seule volonté de protéger un nom patronymique, sans vérifier la réalité de l’intention d’exploiter la marque déposée.
B. L’articulation avec les autres mécanismes d’extinction des droits de marque
La forclusion par tolérance ne constitue pas l’unique mécanisme de perte des droits sur la marque. Elle s’articule avec la déchéance pour défaut d’usage sérieux, prévue à l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans ». Ces deux institutions, quoique partageant le même délai de cinq ans, répondent à des logiques distinctes : la déchéance sanctionne l’inertie du titulaire lui-même, qui n’exploite pas sa propre marque, tandis que la forclusion sanctionne la passivité du titulaire d’un droit antérieur face à l’usage d’une marque postérieure par un tiers.
La chambre commerciale a enrichi le régime de la déchéance par une série de décisions précisant le champ de l’usage sérieux. Ainsi, l’arrêt du 14 mai 2025 (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, publié au Bulletin) énonce que « le juge saisi d’une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance ». Cette solution, qui fait obligation au juge de procéder d’office à la détermination de sous-catégories autonomes de produits ou services, renforce l’effectivité de la déchéance en limitant le maintien artificiel des droits du titulaire sur des catégories entières de produits pour lesquelles aucun usage sérieux n’est démontré.
L’articulation entre ces deux mécanismes se révèle avec une acuité particulière dans l’hypothèse où le titulaire de la marque postérieure tolérée n’en fait pas lui-même un usage sérieux. Dans cette configuration, la forclusion par tolérance pourrait être invoquée contre le titulaire antérieur, tandis que la déchéance pourrait être sollicitée par un tiers à l’encontre du titulaire de la marque postérieure. La coexistence de ces deux actions, dont les titulaires et les objets diffèrent, ne soulève pas de contrariété logique, mais invite à une analyse distincte des conditions propres à chaque mécanisme. Le critère de la finalité et de la destination des produits ou services, consacré par la chambre commerciale comme le critère essentiel d’identification des sous-catégories autonomes, est transposable à la détermination du périmètre de la forclusion : le juge doit déterminer, pour chaque sous-catégorie cohérente de produits ou services, si l’usage a été toléré, à l’instar de ce qu’il doit faire pour vérifier si l’usage sérieux justifie le maintien des droits du titulaire.
Par ailleurs, l’action en dénigrement, consacrée par la chambre commerciale comme un instrument autonome de régulation des relations concurrentielles, peut constituer un complément utile aux actions en propriété intellectuelle. L’arrêt du 15 octobre 2025 (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin) énonce ainsi qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». Cette solution, transposable au contentieux des marques, rappelle que l’exercice des droits de propriété intellectuelle n’autorise pas le titulaire à jeter le discrédit sur les produits de ses concurrents en l’absence de reconnaissance judiciaire préalable de la contrefaçon alléguée.
En définitive, la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation édifie un système cohérent de régulation des conflits entre titulaires successifs de droits de marque. La forclusion par tolérance y occupe une place centrale en ce qu’elle consolide, à l’expiration du délai quinquennal, la situation juridique de l’opérateur ayant investi dans l’exploitation d’un signe enregistré, tout en réservant la sanction des dépôts frauduleux. Le titulaire d’une marque antérieure ne saurait demeurer indéfiniment passif avant d’engager une action en nullité ou en contrefaçon ; le délai de cinq ans constitue, à cet égard, un point d’équilibre entre la protection légitime des droits antérieurs et la sécurité juridique des opérateurs économiques.
Conclusion
Le mécanisme de la forclusion par tolérance, tel que consacré par l’article L. 716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle et précisé par la chambre commerciale de la Cour de cassation, constitue une pièce essentielle de l’architecture contentieuse du droit des marques. Il consacre un principe de consolidation des situations juridiques au bénéfice de l’opérateur économique qui a exploité loyalement une marque enregistrée pendant une durée significative, en contrepartie de l’inertie du titulaire du droit antérieur. La jurisprudence récente a affiné les conditions de sa mise en œuvre, en assouplissant le standard probatoire de la connaissance de l’usage toléré et en étendant la portée de la forclusion à l’ensemble des actions ouvertes au titulaire antérieur, y compris l’action fondée sur la renommée de la marque. La réserve de mauvaise foi du déposant, dont le contrôle a été renforcé, garantit l’effectivité du mécanisme sans compromettre la sanction des comportements frauduleux. L’articulation de la forclusion avec la déchéance pour défaut d’usage sérieux et avec l’action en dénigrement dessine, en définitive, un système de vases communicants qui régule avec précision la coexistence de droits concurrents sur un même signe distinctif.