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L’office renouvelé du juge dans le contentieux de la déchéance de marque pour défaut d’usage sérieux : la doctrine des sous-catégories autonomes de produits et services

Le contentieux de la déchéance de marque pour défaut d’usage sérieux connaît, depuis le 14 mai 2025, une recomposition méthodologique dont la portée dépasse le seul droit des marques pour interroger l’office même du juge. Par deux arrêts rendus le même jour et publiés au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a imposé aux juridictions du fond une obligation de recherche qui renouvelle en profondeur l’appréciation de la preuve de l’usage sérieux, en imposant l’identification systématique de sous-catégories autonomes de produits ou de services au sein des catégories larges visées à l’enregistrement. Cette double décision, qui s’inscrit dans le sillage direct de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, consacre une méthode judiciaire contraignante dont les effets se font sentir tant sur la stratégie contentieuse des titulaires de marques que sur l’articulation entre l’action en déchéance et les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale.

L’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’« encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans ». L’article L. 716-3 du même code précise que la demande en déchéance peut porter sur une partie ou sur la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, et que « lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés ». Ce mécanisme de déchéance partielle, dont la portée a été considérablement précisée par les arrêts commentés, constitue le cœur de l’équilibre entre la protection du titulaire et l’intérêt des concurrents à utiliser des signes identiques ou similaires pour les produits ou services non exploités.

La Cour de justice de l’Union européenne avait, dans son arrêt Ferrari du 22 octobre 2020 (C-720/18 et C-721/18), posé les prémisses de cette analyse en énonçant que « s’agissant de la notion de partie des produits ou services, il y a lieu de relever que le consommateur désireux d’acquérir un produit ou un service relevant d’une catégorie de produits ou de services ayant été définie de façon particulièrement précise et circonscrite, mais à l’intérieur de laquelle il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives, associera à une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services l’ensemble des produits ou des services appartenant à celle-ci, de telle sorte que cette marque remplira sa fonction essentielle de garantir l’origine pour ces produits ou ces services ». La Cour de justice ajoutait, par renvoi à son arrêt ACTC/EUIPO du 16 juillet 2020 (C-714/18 P), qu’« en ce qui concerne des produits ou des services rassemblés au sein d’une catégorie large, susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il est nécessaire d’exiger du titulaire d’une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services d’apporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes, à défaut de quoi il sera susceptible d’être déchu de ses droits à la marque pour les sous-catégories autonomes pour lesquelles il n’a pas apporté une telle preuve ».

La chambre commerciale de la Cour de cassation, en s’appropriant cette grille d’analyse et en en tirant des conséquences procédurales inédites, a franchi un pas supplémentaire dans la construction d’un office juridictionnel renforcé. Il s’agit désormais, non plus seulement de vérifier si le titulaire apporte la preuve d’un usage sérieux, mais d’imposer au juge une démarche méthodique d’identification préalable des sous-catégories autonomes, dont dépend ensuite l’appréciation de la preuve rapportée. Dès lors, l’article se propose d’examiner, dans une première partie, la formulation de cette méthode judiciaire contraignante avant d’en analyser, dans une seconde partie, les conséquences sur l’équilibre du contentieux des marques.

I. La formulation d’une méthode judiciaire contraignante pour l’identification des sous-catégories autonomes

A. L’obligation de recherche pesant sur le juge, indépendante du comportement procédural du titulaire

Le premier arrêt rendu par la chambre commerciale le 14 mai 2025, concernant les marques du groupe G7 (Com. 14 mai 2025, n° 23-21.296, Publié au Bulletin), énonce avec une clarté remarquable le principe directeur de la méthode nouvelle. La Cour de cassation y affirme que « lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou de services pour laquelle la marque a été enregistrée se subdivise en sous-catégories et invoque un défaut d’usage sérieux pour certaines de ces sous-catégories, le juge doit rechercher si la catégorie visée à l’enregistrement de la marque peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance » (Com. 14 mai 2025, n° 23-21.296).

Cette formulation appelle plusieurs observations. Tout d’abord, l’obligation de recherche pèse sur le juge indépendamment de toute initiative procédurale du titulaire de la marque. Celui-ci n’est pas tenu d’avoir identifié lui-même, lors du dépôt ou au cours de l’instance, les sous-catégories autonomes dans lesquelles s’inscrivent les produits ou services visés à l’enregistrement. La carence éventuelle du titulaire dans l’identification des sous-catégories ne dispense pas le juge de son office : il lui appartient de procéder à cette opération de qualification, dont dépendra ensuite l’appréciation de la preuve de l’usage sérieux. En conséquence, la chambre commerciale écarte toute approche qui subordonnerait l’examen de la déchéance partielle à la délimitation préalable, par les parties ou par la classification de Nice, des sous-ensembles cohérents de produits ou de services.

Par ailleurs, le caractère objectif et non arbitraire de la division en sous-catégories est expressément requis. Le juge ne saurait procéder à un découpage artificiel ou opportuniste des catégories enregistrées, qui aboutirait à vider de sa substance la protection conférée par l’enregistrement. Il doit au contraire s’attacher à identifier des sous-ensembles présentant une cohérence interne, fondée sur des critères objectifs vérifiables. La Cour de cassation précise à cet égard que « le juge doit prendre en compte le critère essentiel de finalité ou de destination des produits ou services, sans être tenu de se limiter aux indications de produits et de services figurant explicitement dans la classification de Nice, qui ne sont qu’un simple indice de l’existence de sous-catégories autonomes » (arrêt G7 précité).

L’espèce G7 illustre la portée concrète de cette obligation de recherche. La cour d’appel de Versailles avait rejeté la demande en déchéance des marques « G-7 » et « G7 » pour les services de « transport » et de « transport de voyageurs », en retenant que la preuve d’un usage sérieux pour ces services était rapportée. La Cour de cassation censure cette décision au motif que la cour d’appel s’est déterminée « sans rechercher, comme elle y était invitée, si les preuves d’usage qu’elle retenait, qui ne concernaient que le seul service de taxis, ne se rapportaient pas à une sous-catégorie autonome moins large que les catégories de transports et transports de voyageurs, de sorte que cet usage ne pouvait justifier le rejet de la demande de déchéance pour la totalité des services relevant de ces catégories ».

La solution est frappante par sa généralité. La preuve d’un usage sérieux pour les seuls services de taxis ne peut suffire à établir l’usage sérieux de la marque pour l’ensemble des services de transport, dès lors que ces derniers peuvent être divisés en sous-catégories autonomes telles que le transport de marchandises, le transport ferroviaire, le transport aérien ou encore le transport maritime, qui présentent chacun une finalité et une destination propres. La Cour de cassation impose ainsi au juge du fond de procéder à une analyse concrète du périmètre de l’usage invoqué, en le confrontant à l’ensemble des sous-catégories que la catégorie enregistrée est susceptible de contenir.

B. Le critère de la finalité et de la destination, standard unique de l’appréciation concrète

Le second arrêt rendu le même jour par la chambre commerciale (Com. 14 mai 2025, n° 23-21.866, Publié au Bulletin) précise la méthode d’identification des sous-catégories autonomes en l’appliquant au secteur des cosmétiques. La société Skin’up, titulaire de la marque verbale éponyme, l’avait enregistrée pour désigner notamment, en classe 3, les « cosmétiques » et les « huiles essentielles ». La preuve de l’usage sérieux était rapportée pour des produits cosméto-textiles destinés à procurer un effet amincissant par le port de vêtements, ainsi que pour une brume corporelle. La cour d’appel de Colmar en avait déduit que l’usage sérieux était établi pour l’intégralité des « cosmétiques » et des « huiles essentielles ».

La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles L. 714-5 et L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle, en reprochant à la cour d’appel de s’être déterminée « sans rechercher, comme elle y était invitée, si les produits cosméto-textiles et leurs recharges, destinés à procurer un effet amincissant par le port de vêtements, qui étaient les seuls pour lesquels la société Skin’up justifiait d’un usage de sa marque au cours des cinq dernières années, ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des cosmétiques » (Com. 14 mai 2025, n° 23-21.866).

Cette décision confirme que le critère de la finalité et de la destination, consacré par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Ferrari, constitue le standard unique et obligatoire de l’identification des sous-catégories autonomes. La Cour de justice avait en effet énoncé que « le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits » et qu’« il importe, dès lors, d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou des services pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et aux services relevant de la classe de produits ou de services concernée » (CJUE, 22 octobre 2020, Ferrari, C-720/18 et C-721/18, points 40 et 41).

L’application de ce critère aux cosméto-textiles illustre la rigueur de la méthode. Un produit cosmétique appliqué directement sur la peau et un vêtement imprégné d’un principe actif amincissant ne partagent ni la même finalité immédiate, ni le même mode d’administration, ni la même destination commerciale. Le premier relève du soin corporel direct, le second du textile fonctionnel. La catégorie large des « cosmétiques » est ainsi susceptible d’être subdivisée en sous-catégories autonomes dont les cosméto-textiles ne constituent qu’une composante, ce qui interdit de déduire de l’usage de ces seuls produits la preuve d’un usage sérieux pour l’intégralité de la catégorie enregistrée.

Par ailleurs, la Cour de cassation précise dans l’arrêt Skin’up, par un attendu distinct, que « les preuves d’usage de la marque Skin’up pour commercialiser des produits cosmétiques dans la composition desquels entrent des huiles essentielles ne pouvaient en elles-mêmes valoir comme preuves d’usage de la marque pour les huiles essentielles », censurant ainsi une confusion entre le produit fini et ses composants. Un cosmétique intégrant une huile essentielle n’est pas une huile essentielle, et l’usage de la marque pour le produit fini ne vaut pas usage pour le composant. La rigueur de l’analyse commande de ne pas confondre les catégories distinctes de produits sous le seul prétexte d’une relation de composition.

II. Les conséquences de la méthode sur l’équilibre du contentieux des marques

A. Le renforcement de la charge probatoire du titulaire et la régulation des dépôts défensifs

La méthode des sous-catégories autonomes emporte un renforcement significatif de la charge probatoire pesant sur le titulaire de la marque. Dès lors que le juge a l’obligation de rechercher, même d’office, l’existence de sous-catégories autonomes au sein de la catégorie enregistrée, le titulaire ne peut plus se contenter d’apporter la preuve d’un usage, même incontestable, pour une fraction des produits ou services visés à l’enregistrement. Il doit, pour échapper à la déchéance partielle, démontrer un usage sérieux pour chaque sous-catégorie autonome que le juge sera susceptible d’identifier, ou à tout le moins anticiper cette identification en orientant ses preuves vers les sous-catégories dont il revendique la couverture.

Cette évolution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large de la chambre commerciale, qui a progressivement accru les exigences de preuve en matière de défense des droits de propriété intellectuelle. L’arrêt Puma du 6 décembre 2023 (Com. 6 décembre 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin) avait déjà imposé une exigence de loyauté dans l’exposé des faits au soutien d’une requête en saisie-contrefaçon, en affirmant que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com. 6 décembre 2023, n° 22-11.071). Les arrêts du 14 mai 2025 prolongent cette dynamique en transposant l’exigence de rigueur probatoire du terrain de la saisie-contrefaçon à celui de la déchéance.

La portée pratique de ce renforcement est considérable pour les stratégies de dépôt des entreprises. La pratique des dépôts de marques couvrant des catégories particulièrement larges de produits ou de services, parfois sans intention réelle d’exploitation pour l’ensemble du périmètre revendiqué, se trouve désormais exposée à un risque accru de déchéance partielle. La Cour de justice l’avait d’ailleurs expressément justifié en énonçant que « si le titulaire d’une marque a enregistré sa marque pour une large gamme de produits ou de services qu’il pourrait éventuellement commercialiser, mais qu’il ne l’a pas fait pendant une période ininterrompue de cinq ans, son intérêt à bénéficier de la protection de sa marque pour ces produits ou services ne saurait prévaloir sur l’intérêt des concurrents à utiliser un signe identique ou similaire pour lesdits produits ou services, voire de demander l’enregistrement de ce signe en tant que marque » (CJUE, Ferrari, précité, point 39, renvoyant à ACTC/EUIPO, point 43).

Dès lors, les titulaires de marques sont incités à circonscrire avec précision le périmètre de leurs dépôts futurs, en évitant les catégories excessivement larges dont ils ne pourraient justifier l’exploitation effective, et à constituer, dès la période quinquennale de non-usage, les preuves d’un usage sérieux ventilé par sous-catégorie de produits ou de services. La cour d’appel de Versailles, dans une décision du 5 mars 2025 relative à la marque « PARFUMS LANSELLE » (CA Versailles, 5 mars 2025, n° 23/05640), a rappelé que « la preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée » et que « l’usage sérieux doit être démontré pour chacun des produits et services visés à l’enregistrement, au cours de la période de référence de cinq ans précédant la demande en déchéance ». L’alignement de la jurisprudence des cours d’appel sur la méthode des sous-catégories autonomes est désormais en cours, sous le contrôle de la Cour de cassation.

À cet égard, il convient de relever que la méthode des sous-catégories autonomes n’est pas limitée aux seules actions en déchéance engagées devant les tribunaux judiciaires. La procédure administrative de déchéance devant l’INPI, prévue par l’article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle, est également susceptible de donner lieu à l’application de cette méthode, le directeur général de l’INPI étant tenu, comme le juge judiciaire, d’apprécier la preuve de l’usage sérieux au regard des sous-catégories autonomes identifiables dans chaque espèce.

B. L’articulation entre déchéance partielle et actions en contrefaçon et en concurrence déloyale

La cassation prononcée dans l’affaire G7 comporte une dimension procédurale supplémentaire qui mérite une attention particulière. La Cour de cassation, après avoir censuré l’arrêt pour défaut de base légale sur la déchéance, en tire immédiatement les conséquences sur les chefs de dispositif relatifs à la contrefaçon et à la concurrence déloyale. Elle énonce que « la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de déchéance des marques emporte par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif disant que les sociétés ont commis des actes de contrefaçon de ces marques, leur faisant interdiction sous astreinte de poursuivre quelque usage que ce soit du signe G7, et les condamnant à des dommages et intérêts, dès lors que la cour d’appel s’est fondée, pour retenir l’existence d’actes de contrefaçon, sur la similarité des services transport et transport de voyageurs, pour lesquels lesdites marques ont été enregistrées, d’une part, avec les services transport de marchandises, d’autre part ».

Cette cascade de cassations illustre l’interdépendance étroite entre l’étendue du droit de marque, conféré par l’article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que « l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés », et la caractérisation des actes de contrefaçon définis à l’article L. 713-2 du même code. Si, après renvoi, la cour d’appel venait à prononcer la déchéance partielle des marques G7 pour les services autres que le transport de personnes par taxis, l’action en contrefaçon fondée sur la similarité entre les services de transport de voyageurs et les services de transport de marchandises perdrait son fondement, le titulaire ne pouvant opposer un droit de marque dont il serait déchu pour la catégorie de services concernée.

Par ailleurs, la Cour de cassation étend la cassation aux chefs de dispositif relatifs à la concurrence déloyale, en rappelant un principe constant selon lequel « l’action en concurrence déloyale doit être fondée sur des actes distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon ». Dès lors, « la nouvelle appréciation portée sur la demande en contrefaçon supposera une nouvelle appréciation sur l’existence de faits distincts sanctionnés par l’arrêt au titre de la concurrence déloyale ». Ce rappel s’inscrit dans une jurisprudence désormais bien établie de la chambre commerciale, qui a précisé dans un arrêt du 26 mars 2025 (Com. 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin, Meta/Facebook) que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon » (Com. 26 mars 2025, n° 23-13.589).

Or, la méthode des sous-catégories autonomes renforce cette exigence de distinction en imposant une délimitation précise du périmètre du droit de marque effectivement protégé, dont dépendent à la fois la caractérisation de la contrefaçon et l’appréciation des faits de concurrence déloyale. Un titulaire partiellement déchu de ses droits pour certaines sous-catégories ne saurait fonder une action en contrefaçon sur ces mêmes sous-catégories, ni obtenir réparation d’un préjudice dont le fondement juridique s’est éteint. La méthode des sous-catégories autonomes acquiert ainsi une fonction de régulation indirecte du contentieux de la contrefaçon, en restreignant le champ des droits opposables aux tiers.

L’arrêt du 18 mars 2026 (Com. 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin, Officine Panerai) a par ailleurs apporté une précision procédurale importante en retenant que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation », de sorte que la partie qui a succombé en première instance sur le terrain de la contrefaçon est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande fondée sur la concurrence déloyale ou le parasitisme (Com. 18 mars 2026, n° 24-17.016). Ce revirement de jurisprudence, qui assouplit les conditions de recevabilité des demandes nouvelles en appel, pourrait trouver un terrain d’application privilégié dans les hypothèses où le titulaire, confronté à une déchéance partielle en cours d’instance, cherche à préserver ses intérêts en mobilisant un fondement subsidiaire de concurrence déloyale.

En tout état de cause, l’articulation entre déchéance partielle, contrefaçon et concurrence déloyale commande une stratégie contentieuse rigoureuse. Le demandeur à la déchéance a intérêt à solliciter un découpage en sous-catégories aussi précis que possible, afin de maximiser l’étendue de la déchéance et, par voie de conséquence, de réduire le champ des droits susceptibles de lui être opposés. Le titulaire, de son côté, doit veiller à constituer et à préserver les preuves d’un usage sérieux pour chaque sous-catégorie de produits ou de services dont il entend conserver la protection, faute de quoi il s’expose à une déchéance partielle qui fragilisera l’ensemble de son dispositif contentieux.

Conclusion

Les arrêts du 14 mai 2025 de la chambre commerciale de la Cour de cassation consacrent une avancée significative dans la construction prétorienne du droit des marques. En imposant au juge une obligation de recherche des sous-catégories autonomes, indépendante du comportement procédural du titulaire, et en érigeant le critère de la finalité et de la destination au rang de standard obligatoire de l’appréciation concrète, la Cour de cassation renforce la cohérence de l’office juridictionnel et la prévisibilité du contentieux de la déchéance. La méthode ainsi formalisée, qui trouve sa source immédiate dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, produit des effets qui dépassent le seul terrain de la déchéance pour innerver l’ensemble du contentieux des marques, de la preuve de l’usage sérieux à l’articulation avec les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale. Les praticiens sont désormais tenus d’intégrer cette grille d’analyse tant dans la structuration des dépôts de marques que dans la conduite des actions contentieuses, sous peine de voir leurs prétentions privées de fondement par une déchéance partielle que l’office renouvelé du juge rend plus accessible et plus méthodiquement contrôlée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».