Le droit exclusif conféré par l’enregistrement d’une marque constitue le pilier central du droit de la propriété industrielle. L’article L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété incorporelle exclusif pour les produits et services désignés. Ce monopole d’exploitation, dont l’objet spécifique est d’assurer la fonction essentielle de garantie d’origine des produits, n’est toutefois pas absolu. Le législateur français, dans le sillage du droit de l’Union européenne, a progressivement édifié un ensemble de mécanismes destinés à contenir l’exclusivisme du droit de marque.
Ces limites répondent à une double nécessité. D’une part, elles préservent la liberté du commerce et de l’industrie en empêchant que le droit de marque ne devienne un instrument de verrouillage anticoncurrentiel des marchés connexes, notamment celui des pièces détachées et des accessoires. D’autre part, elles sanctionnent l’inertie du titulaire qui, après avoir obtenu un monopole par l’enregistrement, n’en ferait pas un usage effectif ou tolérerait l’usage concurrent d’un signe identique ou similaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, précisé avec une rigueur croissante les conditions d’application de ces mécanismes correcteurs.
L’analyse de la construction prétorienne récente révèle une architecture contentieuse qui s’articule autour de deux axes. Le premier regroupe les limites inhérentes à la portée même du droit exclusif, qu’il s’agisse de l’épuisement du droit par la première mise dans le commerce ou des exceptions légales que le titulaire ne peut écarter. Le second rassemble les limites extrinsèques qui sanctionnent l’écoulement du temps, qu’elles résultent de la tolérance prolongée d’un usage concurrent ou de l’absence d’exploitation sérieuse de la marque. Cette dichotomie, qui recoupe la distinction entre les limites tenant à la nature du droit et celles tenant au comportement du titulaire, structure l’ensemble du contentieux contemporain de la propriété industrielle et trouve son fondement dans la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont les articles 14 et 16 à 20 ont été transposés aux articles L. 713-6 et L. 714-5 à L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle.
I. Les limites intrinsèques à la portée du droit exclusif de marque
A. L’épuisement du droit par la première mise dans le commerce
Le mécanisme de l’épuisement du droit de marque constitue la première limite que rencontre le titulaire dans l’exercice de son monopole. L’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, dispose que le titulaire de la marque ne peut interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce sous cette marque par lui-même ou avec son consentement. Ce mécanisme, qui garantit la libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur, repose sur une condition fondamentale : l’existence d’une première commercialisation licite par le titulaire ou avec son autorisation.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 6 décembre 2023 publié au Bulletin, les contours précis de cette condition. Elle juge que « le droit exclusif du titulaire d’une marque de consentir à la mise sur le marché d’un produit revêtu de sa marque, qui constitue l’objet spécifique du droit de marque, s’épuise par la première commercialisation de ce produit avec son consentement » et que « l’épuisement des droits du titulaire de la marque garantit ainsi la libre circulation des marchandises » (Com., 6 décembre 2023, n° 20-18.653, Publié au Bulletin). La Cour précise, dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que la fourniture par le titulaire d’une marque à ses distributeurs agréés d’échantillons gratuits revêtus de cette marque « ne constitue pas, en l’absence d’éléments probants contraires, une mise dans le commerce au sens de la directive ou du règlement sur les marques communautaires ». La conséquence pratique est considérable : la revente ultérieure de ces échantillons gratuits caractérise une atteinte à l’objet spécifique du droit de marque, car le titulaire n’a jamais consenti à leur mise dans le commerce.
Cette solution, rendue dans l’affaire opposant la société Chanel à un revendeur de produits d’occasion, illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale apprécie la condition du consentement à la commercialisation. Le titulaire conserve la maîtrise du circuit de distribution initial et peut s’opposer à toute revente de produits qui n’ont pas fait l’objet d’un acte positif de mise sur le marché. Par ailleurs, la Cour rappelle que « malgré une mise dans le commerce licite, faculté reste ouverte au titulaire de la marque de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation, s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits ». La commercialisation de produits cosmétiques dépourvus de leur emballage d’origine constitue une telle altération, gravement préjudiciable à l’image de luxe véhiculée par la marque.
B. Les exceptions légales au droit d’interdire : l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle
Au-delà de l’épuisement, le législateur a prévu des hypothèses dans lesquelles le titulaire ne peut, par principe, opposer son droit exclusif à un tiers. L’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle énumère ainsi trois catégories d’usages que le titulaire ne peut interdire : l’usage par une personne physique de son nom de famille ou de son adresse, l’usage de signes dépourvus de caractère distinctif ou descriptifs des caractéristiques du produit, et l’usage de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou services comme étant ceux du titulaire, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée.
Cette dernière exception, dite de la « référence nécessaire », a fait l’objet d’un arrêt remarqué de la chambre commerciale du 15 mai 2024. Dans l’affaire Lohr, la Cour de cassation était saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait prononcé une interdiction générale faite à un fabricant concurrent de pièces de rechange d’utiliser le terme « Lohr » pour désigner, promouvoir et commercialiser ses produits. La Cour censure cette interdiction au visa des articles 14 du règlement (UE) n° 2017/1001 et L. 713-6, I, 3°, du code de la propriété intellectuelle : « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée » (Com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin).
La portée de cet arrêt est double. D’une part, la Cour rappelle que l’exception de la référence nécessaire constitue une limite intangible au droit exclusif, que le juge ne peut écarter en prononçant une interdiction générale qui ne réserverait pas les usages conformes aux usages honnêtes. D’autre part, la Cour procède par voie de retranchement plutôt que de censure totale, en supprimant du dispositif de l’arrêt d’appel la seule partie qui méconnaissait l’exception légale, sans remettre en cause les autres chefs du dispositif relatifs à la contrefaçon. Cette technique du retranchement illustre la volonté de la chambre commerciale de concilier la protection effective du titulaire contre les actes de contrefaçon avérés avec la préservation des usages légitimes du signe par les tiers. La Cour juge en effet qu’il n’y a pas lieu à renvoi, la cassation n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
L’exception de référence nécessaire s’inscrit dans le cadre plus large des « usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale », notion-cadre dont la Cour de justice de l’Union européenne a précisé qu’elle constitue l’expression d’une obligation de loyauté à l’égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque. Le tiers qui entend s’en prévaloir doit démontrer que l’usage qu’il fait de la marque d’autrui ne laisse pas entendre l’existence d’un lien commercial avec le titulaire, ne tire pas indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, et ne cause pas de préjudice à cette renommée.
II. Les limites extrinsèques résultant du comportement du titulaire dans le temps
A. La forclusion par tolérance : la sanction de l’inaction prolongée du titulaire
Si les limites intrinsèques au droit exclusif protègent la liberté du commerce et la libre circulation des marchandises, les limites extrinsèques sanctionnent le comportement passif du titulaire lui-même. La forclusion par tolérance, prévue à l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, constitue le mécanisme le plus emblématique de cette seconde catégorie. Ce texte dispose que le titulaire d’une marque antérieure qui a toléré pendant cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée ne peut plus agir en nullité contre cette marque postérieure ni s’opposer à son usage pour les produits ou services pour lesquels elle a été utilisée, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi.
La chambre commerciale a précisé, dans un important arrêt du 5 juin 2024, l’articulation de ce mécanisme avec la protection particulière dont bénéficient les marques renommées. Dans l’affaire Oxford, la Cour juge que « le droit de l’Union accorde une protection identique au titulaire de la marque postérieure tolérée, que la marque antérieure soit ou non renommée » (Com., 5 juin 2024, n° 23-15.380, Publié au Bulletin). Interprétant les directives successives sur les marques à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour écarte toute distinction selon la renommée de la marque antérieure et retient qu’une interprétation contraire méconnaîtrait le droit de l’Union. Cette solution constitue un infléchissement notable par rapport à la position antérieure qui réservait au titulaire d’une marque renommée la faculté d’agir en nullité nonobstant l’écoulement du délai quinquennal de tolérance.
La Cour rappelle en outre les conditions cumulatives de la forclusion, telles que dégagées par la Cour de justice dans l’arrêt Budějovický Budvar du 22 septembre 2011 (C-482/09) : l’enregistrement de la marque postérieure, le dépôt de bonne foi de cette marque, l’usage de la marque postérieure dans l’État membre concerné, et la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de cet enregistrement et de cet usage. Sur ce dernier point, la Cour retient une conception extensive de la preuve de la connaissance : « la preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’usage de la marque postérieure après son enregistrement peut résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation ». En l’espèce, la présence de la marque « Oxford » sur des trousses et cartables commercialisés dans les mêmes enseignes de grande distribution que les produits du groupe Hamelin pendant près d’une décennie suffisait à caractériser cette connaissance.
B. La déchéance pour défaut d’usage sérieux : une limite dynamique au monopole
Le second mécanisme temporel de limitation du droit exclusif réside dans l’obligation d’exploiter la marque. L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire qui, sans justes motifs, n’a pas fait un usage sérieux de sa marque pendant une période ininterrompue de cinq ans. Ce mécanisme, qui trouve son fondement dans la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, répond à une exigence de cohérence du système des marques : le monopole conféré par l’enregistrement ne se justifie que dans la mesure où le signe est effectivement utilisé pour distinguer des produits ou services sur le marché.
La chambre commerciale a apporté, par un arrêt du 14 mai 2025, une précision déterminante sur l’office du juge saisi d’une demande en déchéance. Dans l’affaire Skin’up, la Cour juge que « le juge saisi d’une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance » (Com., 14 mai 2025, n° 23-21.866, Publié au Bulletin).
Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt Ferrari de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 octobre 2020 (C-720/18 et C-721/18), dont la Cour de cassation cite expressément les motifs. La Cour de justice y a énoncé que « le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits » et qu’il importe « d’apprécier de manière concrète » si les produits pour lesquels l’usage a été prouvé constituent une sous-catégorie autonome. En l’espèce, la Cour censure l’arrêt d’appel qui avait retenu que des produits cosméto-textiles destinés à un effet amincissant par le port de vêtements relevaient de la catégorie large des « cosmétiques », sans rechercher s’ils ne constituaient pas une sous-catégorie autonome.
La portée pratique de cette jurisprudence est significative pour les titulaires de marques enregistrées pour des catégories larges de produits. Elle impose au juge un examen concret et circonstancié du périmètre d’usage de la marque et interdit de faire l’économie de la recherche d’éventuelles sous-catégories autonomes. Un titulaire qui n’a exploité sa marque que pour un segment très spécifique des produits visés à l’enregistrement risque ainsi de voir sa protection réduite à ce seul segment, le surplus de l’enregistrement étant susceptible de tomber en déchéance.
Par ailleurs, l’arrêt du 13 novembre 2025 rendu dans l’affaire Circus Baobab a rappelé, sur le terrain voisin mais distinct de l’appréciation du risque de confusion, l’exigence d’une motivation circonstanciée du juge du fond. Statuant au visa de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle. La Cour juge que lorsque la marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur, le juge doit rechercher « si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément » (Com., 13 novembre 2025, n° 24-10.672, Publié au Bulletin). Cette recherche, qui mobilise la théorie de la position distinctive autonome dégagée par l’arrêt Medion de la Cour de justice (CJCE, 6 octobre 2005, C-120/04), illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale encadre désormais l’appréciation de la portée du droit exclusif à l’égard des signes composés qui incorporent la marque antérieure.
L’articulation de ces différents mécanismes révèle la cohérence de la construction prétorienne de la chambre commerciale. La forclusion par tolérance et la déchéance pour défaut d’usage sérieux constituent les deux faces d’une même exigence de diligence imposée au titulaire : il doit surveiller le marché pour s’opposer en temps utile aux usages concurrents qu’il entend contester, et il doit exploiter effectivement sa marque pour conserver le monopole que l’enregistrement lui a conféré. Le titulaire inerte, qu’il s’agisse de tolérance passive ou d’inexploitation, voit son droit exclusif se réduire à proportion de son inaction.
Conclusion
L’architecture des limites au droit exclusif de marque, telle qu’elle se dégage de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, repose sur un équilibre exigeant entre la protection du titulaire et la préservation de la liberté du commerce. Les limites intrinsèques — épuisement du droit par la première mise dans le commerce et exceptions légales au droit d’interdire — bornent le monopole dès son exercice et garantissent aux tiers la faculté de faire un usage loyal et nécessaire de la marque d’autrui dans la vie des affaires. Les limites extrinsèques — forclusion par tolérance et déchéance pour défaut d’usage sérieux — sanctionnent le comportement du titulaire dans la durée et imposent une gestion active et vigilante du portefeuille de marques.
La rigueur croissante avec laquelle la Cour de cassation apprécie les conditions d’application de chacun de ces mécanismes, en particulier depuis 2023, témoigne d’une volonté d’alignement du droit français sur le standard européen d’effectivité du droit des marques. L’office du juge s’en trouve renforcé : il lui incombe désormais de rechercher d’office l’existence de sous-catégories autonomes de produits, de caractériser la connaissance effective de l’usage concurrent par le titulaire, et de réserver expressément dans le dispositif de ses décisions les usages conformes aux usages honnêtes. Cette évolution jurisprudentielle, qui irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété industrielle, dessine les contours d’un droit des marques recentré sur sa fonction essentielle de garantie d’origine et résolument hostile aux stratégies de verrouillage anticoncurrentiel des marchés connexes.
La cohérence d’ensemble de cette construction prétorienne ne doit pas masquer les tensions qui subsistent entre ces différents mécanismes. L’articulation de l’exception de référence nécessaire avec le droit de la concurrence, le degré de précision attendu dans l’identification des sous-catégories autonomes, ou encore la preuve de la connaissance de l’usage concurrent dans les secteurs économiques à forte intensité concurrentielle demeurent des questions ouvertes que les prochaines décisions de la chambre commerciale devront trancher.
Au-delà de ces incertitudes techniques, l’évolution jurisprudentielle analysée atteste d’un mouvement de fond du droit des marques : le passage d’une conception statique du monopole, centrée sur la seule titularité formelle du signe, à une conception dynamique qui fait dépendre l’étendue de la protection de l’usage effectif qu’en fait le titulaire et de la diligence avec laquelle il défend ses droits. Ce mouvement, impulsé par le législateur européen à travers les directives successives de rapprochement des législations nationales, trouve dans la jurisprudence de la chambre commerciale un relais rigoureux et méthodique. Il impose aux praticiens du droit de la propriété intellectuelle une vigilance renouvelée dans la gestion des portefeuilles de marques, tant en ce qui concerne la surveillance des dépôts concurrents que la constitution de preuves d’usage sérieux susceptibles d’être opposées à une action en déchéance. À cet égard, la publication régulière des décisions au Bulletin de la Cour de cassation et leur diffusion sur les bases de données officielles de la Cour de cassation et de Légifrance offrent un corpus accessible et méthodiquement construit, dont la connaissance constitue désormais un préalable indispensable à toute stratégie contentieuse en droit des marques.