Le régime de la déchéance des droits sur la marque : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation entre usage sérieux, dégénérescence et forclusion par tolérance
I. La dualité des régimes de déchéance de la marque en droit français
A. La déchéance pour défaut d’usage sérieux et la méthode des sous-catégories autonomes
L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le texte précise que le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque et que sont assimilés à un usage sérieux l’usage fait avec le consentement du titulaire, l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, ainsi que l’apposition de la marque sur des produits exclusivement en vue de l’exportation. Ce dispositif, qui transpose en droit interne les articles 12 et 13 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, constitue l’un des mécanismes fondamentaux de régulation du droit des marques, en ce qu’il impose au titulaire de faire vivre son signe distinctif sur le marché pour en conserver la protection. La notion d’usage sérieux, dont la Cour de justice de l’Union européenne a précisé les contours dès l’arrêt Ansul du 11 mars 2003 (CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C-40/01), s’entend d’un usage effectif, conforme à la fonction essentielle de garantie d’origine, et non d’un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien du droit.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, par deux arrêts publiés au Bulletin du 14 mai 2025, a apporté des précisions d’une portée considérable sur la méthode d’appréciation de l’usage sérieux lorsque la marque est enregistrée pour une catégorie large de produits ou de services. Dans l’affaire G7 (n° 23-21.296), la Cour énonce que « lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou de services pour laquelle la marque a été enregistrée se subdivise en sous-catégories et invoque un défaut d’usage sérieux pour certaines de ces sous-catégories, le juge doit rechercher si la catégorie visée à l’enregistrement de la marque peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296). Aux fins de cette identification, « le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel, ce qu’il convient d’apprécier de manière concrète », sans que le juge ne soit tenu de se limiter aux indications de la classification de Nice.
Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, spécialement l’arrêt Ferrari du 22 octobre 2020 (CJUE, 22 octobre 2020, Ferrari, C-720/18 et C-721/18), confère au juge un office proprement constitutif dans la délimitation du périmètre de la protection. Le même jour, dans l’affaire Skin’up (n° 23-21.866), la chambre commerciale a appliqué cette méthode en jugeant que la cour d’appel avait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si les produits cosméto-textiles, seuls pour lesquels le titulaire justifiait d’un usage sérieux, ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des cosmétiques (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.866). Par ces deux décisions, la haute juridiction consacre le principe selon lequel l’usage sérieux d’une marque pour une sous-catégorie de produits ne saurait valoir usage pour la totalité de la catégorie enregistrée, cette dernière devant être décomposée en unités autonomes lorsque sa généralité le permet. Cette construction prétorienne, en responsabilisant le titulaire quant à la précision de ses dépôts, renforce l’exigence de bonne foi dans la gestion des portefeuilles de marques et dissuade les stratégies d’accaparement de signes pour des gammes de produits que le déposant n’entend pas exploiter.
B. La déchéance pour dégénérescence et la déchéance pour usage trompeur
L’article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle institue un second régime de déchéance, distinct de celui du défaut d’usage sérieux. Est déchu de ses droits le titulaire d’une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service (alinéa a), ou propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service (alinéa b). La première hypothèse, dite de dégénérescence, sanctionne un phénomène bien connu du droit des marques par lequel un signe, à force d’être utilisé par le public et les concurrents pour désigner le produit lui-même plutôt que son origine commerciale, perd sa distinctivité et se transforme en terme générique. La seconde hypothèse, dite de déceptivité, protège le consommateur contre une marque qui, bien que valable à son enregistrement, est devenue trompeuse du fait du comportement de son titulaire.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 novembre 2025 (n° 24-14.449), a fait application de ce premier mécanisme en rejetant le pourvoi formé par la société Tennis d’Aquitaine, titulaire de la marque verbale « City stade » enregistrée en 2006. La Cour approuve la cour d’appel de Colmar d’avoir retenu que « le terme city stade est utilisé de manière générique par les acteurs économiques du secteur de manière régulière et progressive depuis 2016 ». La chambre commerciale relève que « par son inactivité, la société Tennis d’Aquitaine a contribué à la dégénérescence de sa marque », constatant que l’envoi de trois lettres de mise en demeure entre 2020 et 2021, ainsi que l’apposition du symbole ® sur les documents commerciaux, ne constituaient pas des mesures suffisantes pour enrayer le processus de banalisation du signe (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.449).
La Cour précise, au visa de l’article 20, sous a), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, qu’« encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue, du fait de son activité ou de son inactivité, la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service pour lequel elle est enregistrée ». L’arrêt City stade illustre avec une netteté remarquable l’obligation qui pèse sur le titulaire de défendre activement et constamment sa marque contre les usages génériques, sous peine de la voir s’évanouir dans le domaine public. Or, la défense de la marque ne saurait se limiter à des démarches épisodiques ou symboliques : le titulaire doit, dès qu’il a connaissance d’un usage générique, agir avec diligence et vigueur, y compris par la voie contentieuse si nécessaire. L’arrêt du 13 novembre 2025 établit ainsi un standard de vigilance renforcé, qui impose au titulaire une véritable politique de surveillance et de défense de son portefeuille de signes distinctifs.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé, par un arrêt du 28 février 2024 (n° 22-23.833), les conditions de la déchéance pour déceptivité, en renvoyant à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle relative à l’application de l’article L. 714-6, b), du code de la propriété intellectuelle (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-23.833). Cette décision témoigne de ce que le contentieux de la déchéance pour usage trompeur, bien que moins abondant que celui du défaut d’usage sérieux, n’en demeure pas moins un enjeu stratégique pour les praticiens, notamment dans les secteurs où les marques incorporent des indications géographiques ou des références à des caractéristiques techniques des produits. Dès lors, les deux régimes de déchéance – défaut d’usage sérieux et dégénérescence – forment un dispositif cohérent qui, sous le contrôle de la chambre commerciale, garantit que le droit exclusif conféré par la marque ne soit pas détourné de sa finalité économique. La marque étant définie par l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales », le législateur a entendu subordonner la persistance du droit exclusif à l’effectivité de cette fonction distinctive, dont la défaillance, qu’elle procède du non-usage ou de la banalisation du signe, justifie l’extinction du titre.
II. L’articulation entre l’imprescriptibilité des actions en nullité et les mécanismes d’extinction des droits
A. L’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque et son articulation avec la forclusion par tolérance
L’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’INPI si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9. La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte, a profondément réformé ce régime en introduisant un article L. 714-3-1, repris en substance à l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel l’action en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt publié au Bulletin du 28 janvier 2026 (n° 24-14.760), a consacré la portée générale de ce principe.
La Cour énonce que « par l’article 124, III, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle » et qu’« a ainsi été rendue imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, toute action en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée ». La Cour ajoute, avec une force particulière, que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement ». La Cour a, dans le même arrêt, rappelé que la mauvaise foi du déposant constitue un motif autonome de nullité, en retenant, dans le sillage de la jurisprudence de la Cour de justice, que « l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ne doit pas nécessairement être établie pour que la cause de nullité prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95/CE puisse s’appliquer » et que « d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer un ensemble d’indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, pts. 24 et 25). Cette décision, rendue dans l’affaire Napapijri/Geographical Norway, confère à l’action en nullité une portée véritablement perpétuelle, en ce qu’elle permet de remettre en cause des titres qui, sous l’empire du droit antérieur, auraient été à l’abri de toute contestation.
Cet élargissement de l’accès au juge de la nullité se heurte toutefois à un mécanisme correctif d’une importance pratique considérable : la forclusion par tolérance. Selon ce principe, codifié à l’article L. 716-5, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à la loi Pacte, et maintenu en substance par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, le titulaire d’une marque antérieure qui a toléré en connaissance de cause, pendant cinq années consécutives, l’usage d’une marque postérieure enregistrée, ne peut plus en demander la nullité ni s’opposer à son usage. La directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, en son article 9, consacre ce mécanisme en droit de l’Union et impose aux États membres de prévoir que le titulaire d’une marque antérieure qui a toléré l’usage d’une marque postérieure pendant cinq années consécutives en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure ni s’opposer à son usage. La chambre commerciale, dans un arrêt publié au Bulletin du 5 juin 2024 (n° 23-15.380), a précisé que ce mécanisme s’applique indistinctement aux marques ordinaires et aux marques de renommée.
La Cour énonce que « le droit de l’Union accorde une protection identique au titulaire de la marque postérieure tolérée, que la marque antérieure soit ou non renommée » et qu’une interprétation qui permettrait au titulaire d’une marque antérieure renommée d’agir en nullité après cinq années de tolérance « méconnaîtrait l’article 9 des directives précitées ». La chambre commerciale ajoute que « la preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’usage de la marque postérieure après son enregistrement peut résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380). Dans l’affaire Oxford/School Pack, la Cour a ainsi approuvé les juges du fond d’avoir retenu que le titulaire de la marque Oxford, leader de la papeterie scolaire, ne pouvait ignorer l’usage par un concurrent de la même dénomination pour des trousses et sacs d’écoliers, dès lors que les produits étaient commercialisés dans les mêmes enseignes de la grande distribution.
En conséquence, l’imprescriptibilité de l’action en nullité, pour étendue qu’elle soit, n’est pas sans limite : le titulaire qui tarde à agir contre un usage concurrent dont il a connaissance s’expose à la forclusion par tolérance, qui constitue une fin de non-recevoir opposable à l’action en nullité comme à l’action en contrefaçon. Le droit des marques se trouve ainsi structuré par une dialectique entre l’accès perpétuel au juge de la validité et l’extinction du droit d’agir par l’écoulement du temps et la passivité du titulaire, dont la chambre commerciale assure l’équilibre avec une rigueur prétorienne constante.
B. La protection du titulaire face aux actions en déchéance : la charge de la preuve et l’office du juge
L’articulation entre les actions en nullité, en déchéance et en contrefaçon forme un système contentieux dont la cohérence a été renforcée par les arrêts récents de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Dans l’arrêt précité du 14 mai 2025 (G7, n° 23-21.296), la Cour a rappelé les conséquences procédurales de la cassation prononcée sur le chef de la déchéance. Elle énonce que la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de déchéance « emporte par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif disant que les sociétés ont commis des actes de contrefaçon de ces marques » et, partant, « la cassation des chefs de dispositif de cet arrêt retenant des actes de concurrence déloyale », au motif que l’action en concurrence déloyale doit être fondée sur des actes distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon. Cette chaîne de cassation illustre la dépendance logique qui unit, dans le contentieux de la propriété industrielle, la validité des titres, l’existence de la contrefaçon et la qualification des comportements concurrentiels.
La chambre commerciale, dans l’arrêt du 24 juin 2026 (n° 24-14.680), a également précisé l’articulation entre la demande en nullité de brevet — transposable, par identité de motifs, au droit des marques — et la qualité à agir en contrefaçon. La Cour juge que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). Cette décision consacre une dissociation fonctionnelle entre la régularité de l’acquisition du titre et l’exercice des droits qui y sont attachés, qui préserve l’efficacité de la protection offerte par le système des titres.
Par ailleurs, la protection du titulaire contre les actions en déchéance repose, en pratique, sur la constitution et la conservation méthodique des preuves d’usage. L’arrêt City stade du 13 novembre 2025 rappelle avec force que le seul apposition du symbole ® sur les documents commerciaux est insuffisante à enrayer un processus de dégénérescence, et que le titulaire doit démontrer une vigilance active et continue. À cet égard, les deux arrêts du 14 mai 2025 (G7 et Skin’up) incitent les titulaires à structurer leurs dépôts de marques en catégories précises et circonscrites, plutôt qu’en catégories larges dont la défense contentieuse sera plus ardue. La méthode des sous-catégories autonomes, désormais consacrée par la chambre commerciale, impose au titulaire d’anticiper, dès le dépôt, la segmentation des produits et services qu’il entend couvrir, sauf à s’exposer à une déchéance partielle pour les sous-catégories non exploitées.
Dès lors, la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, par ces arrêts rendus entre 2024 et 2026, dessine un cadre contentieux d’une grande cohérence, où l’imprescriptibilité de l’action en nullité est tempérée par la forclusion par tolérance, où la déchéance pour défaut d’usage sérieux est encadrée par la méthode des sous-catégories autonomes, et où la déchéance pour dégénérescence exige du titulaire une défense active et constante de son droit exclusif. La maîtrise de ces mécanismes est indispensable à la sécurisation des portefeuilles de marques et à la conduite des contentieux de la propriété industrielle.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, entre 2024 et 2026, un corpus prétorien qui renouvelle en profondeur le régime de la déchéance des droits sur la marque. L’imprescriptibilité de l’action en nullité, consacrée par l’arrêt du 28 janvier 2026, ne saurait dispenser le titulaire de la vigilance requise pour préserver son droit exclusif, sous peine d’être frappé de forclusion par tolérance ou de déchéance pour défaut d’usage sérieux ou dégénérescence. La méthode des sous-catégories autonomes, l’exigence d’une défense active contre les usages génériques et la connaissance générale valant preuve de la tolérance forment les trois piliers de cette construction, dont les praticiens du droit des marques doivent avoir une maîtrise approfondie pour conseiller utilement leurs clients, tant dans la gestion précontentieuse des portefeuilles de signes distinctifs que dans la conduite des actions en justice.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.