I. L’imprescriptibilité de l’action en nullité : une innovation procédurale majeure du droit des marques
A. Le principe d’imprescriptibilité issu de l’article 124, III, de la loi Pacte
L’article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite « loi Pacte », a introduit dans le droit français des marques une règle d’une portée considérable en disposant que l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription. Cette disposition, codifiée à l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, marque une rupture avec le régime antérieur qui soumettait l’action en nullité des marques à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 janvier 2026 publié au Bulletin, a précisé la nature et l’étendue de cette imprescriptibilité en jugeant que « par l’article 124, III, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760). Cette formulation, dépourvue de toute équivoque, témoigne de la volonté affirmée du législateur de soustraire définitivement l’action en nullité des marques au régime ordinaire de la prescription extinctive. La chambre commerciale a ainsi consacré une interprétation extensive de la volonté législative, en écartant toute restriction qui aurait pu résulter d’une lecture littérale des dispositions transitoires de la loi Pacte. Cette démarche s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement de l’effectivité des droits de propriété intellectuelle, dont témoigne également l’arrêt rendu le 24 juin 2026 par la même formation, aux termes duquel « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680).
L’imprescriptibilité ainsi consacrée poursuit un objectif de politique juridique clairement identifiable : permettre à tout opérateur économique de contester, sans limitation temporelle, la validité d’une marque qui n’aurait jamais dû être enregistrée, en raison notamment de son absence de distinctivité, de son caractère déceptif ou de la mauvaise foi de son déposant. Par ailleurs, cette réforme s’inscrit dans le cadre plus large de l’harmonisation européenne du droit des marques, la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres ayant expressément prévu la possibilité pour les offices nationaux de connaître des demandes en nullité et en déchéance à titre principal, hors de toute procédure judiciaire. L’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle énumère désormais les causes de nullité absolue d’une marque, au nombre desquelles figurent le défaut de distinctivité, le caractère déceptif, la contrariété à l’ordre public et, depuis la transposition de la directive précitée, la mauvaise foi du déposant lors du dépôt. La suppression de tout délai de prescription pour agir en nullité confère à ces causes de nullité une efficacité renforcée, dès lors qu’aucune inertie du titulaire d’une marque antérieure ne saurait désormais valider définitivement un titre frauduleux ou dépourvu de distinctivité.
À cet égard, la Cour de cassation a précisé que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760). La rétroactivité de la règle nouvelle est ainsi expressément affirmée, de sorte qu’une marque enregistrée plusieurs décennies avant l’entrée en vigueur de la loi Pacte peut, aujourd’hui encore, faire l’objet d’une action en nullité, alors même que l’action aurait été prescrite sous l’empire du droit antérieur. La seule limite à cette rétroactivité réside dans l’autorité de la chose jugée : lorsqu’une décision de justice, passée en force de chose jugée, a déjà statué sur la validité de la marque, l’imprescriptibilité ne saurait permettre de remettre en cause cette décision définitive.
B. Les limites inhérentes à l’imprescriptibilité : forclusion par tolérance et décisions définitives
L’imprescriptibilité de l’action en nullité connaît deux exceptions expressément prévues par le code de la propriété intellectuelle, auxquelles renvoie l’article L. 716-2-6. La première, régie par l’article L. 716-2-7, institue une forclusion par tolérance : le titulaire d’une marque antérieure qui a toléré, pendant une période de cinq années consécutives, l’usage d’une marque postérieure enregistrée, ne peut plus agir en nullité de cette marque postérieure sur le fondement de son droit antérieur, à moins que le dépôt de la marque postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi. La seconde, inscrite à l’article L. 716-2-8, concerne l’hypothèse dans laquelle le titulaire de la marque contestée peut démontrer que l’action en nullité porte une atteinte disproportionnée à ses intérêts légitimes, eu égard notamment à la durée de l’usage paisible de la marque et aux investissements réalisés.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt du 28 janvier 2026 précité, expressément rappelé que ces deux réserves constituent les seules bornes à l’imprescriptibilité de l’action en nullité. En l’espèce, l’affaire opposait les sociétés VF International, titulaires de la marque renommée « Napapijri », à Monsieur D. et aux sociétés Super Brand Licencing et Artextyl, titulaires de marques incluant les termes « Geographical Norway ». Les sociétés VF avaient introduit, devant le tribunal de grande instance de Paris, une action en nullité de ces marques postérieures pour atteinte à leurs droits antérieurs et pour dépôt frauduleux. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 15 mars 2024, avait déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en nullité formées par les sociétés VF, au motif que la prescription quinquennale anciennement applicable était acquise à la date d’entrée en vigueur de la loi Pacte et que l’article 2222 du code civil prohibait toute résurrection d’une action déjà prescrite. L’affaire a ainsi porté devant la Cour de cassation la question essentielle de l’articulation entre le principe de non-rétroactivité des lois, consacré par l’article 2 du code civil, et la dérogation expresse instituée par le législateur en matière de nullité des marques.
Or, la Cour de cassation a censuré cette analyse en énonçant que l’article 124, III, de la loi Pacte déroge expressément à l’article 2222 du code civil et s’applique « à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760). Cette solution, rendue en formation de section et publiée au Bulletin, revêt une portée normative dépassant le seul cas d’espèce : elle établit que la loi Pacte a opéré une véritable résurrection des actions en nullité qui étaient antérieurement prescrites, pourvu que la marque contestée fût encore en vigueur au 24 mai 2019, date d’entrée en vigueur de la loi. En conséquence, des marques enregistrées depuis plusieurs décennies peuvent désormais être remises en cause, ce qui constitue une évolution majeure pour la sécurité juridique des portefeuilles de marques et impose aux opérateurs économiques une vigilance renouvelée quant à la solidité de leurs titres.
Par ailleurs, la Cour de cassation a écarté, dans ce même arrêt, la demande de renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne formulée par les sociétés VF, en retenant qu’il n’existait « aucun doute raisonnable quant à l’interprétation des directives 89/104/CEE, 2008/95/CE et (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760). Cette affirmation, dépourvue d’ambiguïté, conforte la légitimité de la réforme française au regard du droit de l’Union et écarte tout risque d’incompatibilité entre le régime d’imprescriptibilité et les exigences de la directive européenne.
II. L’articulation procédurale entre l’action en nullité et l’action en revendication
A. L’irrecevabilité de la demande nouvelle en revendication en appel
La distinction entre l’action en nullité et l’action en revendication de propriété d’une marque constitue l’un des apports procéduraux les plus significatifs de l’arrêt du 28 janvier 2026. L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ». Lorsque le déposant est de bonne foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement. En revanche, à l’égard du déposant de mauvaise foi, l’action en revendication est imprescriptible, ce qui crée un régime dual au sein de l’article L. 712-6, distinguant selon la bonne ou la mauvaise foi du déposant. L’action en revendication, contrairement à l’action en nullité, ne tend pas à anéantir le titre de propriété industrielle mais à en transférer la titularité au véritable ayant droit, ce qui lui confère une finalité réparatrice plutôt qu’annihilatrice.
La Cour de cassation, dans l’affaire Napapijri, a été confrontée à la question de savoir si une demande en revendication de propriété d’une marque, formée pour la première fois en appel, devait être déclarée irrecevable comme nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile. La Haute juridiction a répondu par l’affirmative, en posant une règle de principe d’une grande netteté : « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760).
Dès lors, la demande en revendication ne peut être qualifiée d’accessoire, de conséquence ou de complément nécessaire de la demande en nullité soumise aux premiers juges. La Cour de cassation impose ainsi aux praticiens une rigueur procédurale renforcée : le demandeur qui entend à la fois solliciter la nullité d’une marque frauduleuse et en revendiquer la propriété doit formuler ces deux prétentions dès la première instance, à peine d’irrecevabilité en appel. Cette solution, qui s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence constante de la Cour de cassation relative à la concentration des moyens et des prétentions, renforce l’office du juge de première instance en matière de propriété industrielle.
En conséquence, la distinction opérée entre nullité et revendication produit des effets pratiques considérables. La nullité anéantit rétroactivement le titre, libérant ainsi le marché pour tous les opérateurs, tandis que la revendication transfère le titre au véritable ayant droit, qui en devient le seul titulaire opposable aux tiers. Ces deux actions, bien que procédant l’une et l’autre de la sanction d’un comportement frauduleux, obéissent à des régimes procéduraux distincts et ne sauraient être confondues. La Cour de cassation, en érigeant cette distinction en règle de procédure sanctionnée par l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel, a considérablement renforcé la prévisibilité du contentieux des marques.
B. La mauvaise foi du déposant comme fondement autonome de nullité
La seconde contribution majeure de la chambre commerciale à la construction du régime de la nullité des marques réside dans la définition et l’appréciation de la mauvaise foi du déposant. L’affaire CeramTec, qui a donné lieu à un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne (Cass. com., 10 janv. 2024, n° 21-23.458) puis à un arrêt de rejet du 7 janvier 2026, a fourni à la Haute juridiction l’occasion de préciser les contours de cette notion autonome du droit de l’Union.
En l’espèce, la société CeramTec, spécialisée dans les composants céramiques pour prothèses de hanche, avait, à l’expiration de son brevet protégeant un matériau contenant de l’oxyde de chrome dans une proportion spécifique, déposé plusieurs marques de l’Union européenne portant sur la couleur rose caractéristique de ce matériau. La société Coorstek Bioceramics, concurrente, avait agi en nullité de ces marques pour mauvaise foi. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 25 juin 2021, avait annulé les marques en retenant que la société CeramTec avait procédé au dépôt de ces marques « dans le dessein de prolonger la protection du matériau objet du brevet pour empêcher ses concurrents de commercialiser des produits de même nature et de même résistance » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458).
La Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par CeramTec après le renvoi préjudiciel, a rappelé la définition autonomiste de la mauvaise foi dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne : constitue un dépôt de mauvaise foi celui qui est effectué « non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458 ; voir également CJUE, 12 septembre 2019, Koton, C-104/18 P, points 46, 54 et 56).
L’apport doctrinal le plus significatif de l’arrêt CeramTec réside dans l’affirmation de l’autonomie de la cause de nullité pour mauvaise foi par rapport aux motifs absolus de refus d’enregistrement. La Cour de justice, saisie par la Cour de cassation dans son arrêt de renvoi du 10 janvier 2024, a en effet dit pour droit que « la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement, et la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement sont autonomes, mais non exclusives l’une de l’autre » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458). Par ailleurs, la Cour de justice a précisé que « la mauvaise foi du demandeur ne peut pas être appréciée sur le fondement de circonstances survenues postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458), consacrant ainsi le principe de l’appréciation de la mauvaise foi au jour du dépôt.
Dès lors, la chambre commerciale a pu rejeter le pourvoi de la société CeramTec, en retenant que la cour d’appel avait exactement déduit des circonstances de l’espèce que la société avait agi « dans un but autre que la participation au jeu loyal de la concurrence et a eu l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant de la fonction d’une marque, à savoir l’indication d’origine, la couleur rose n’étant pas appréhendée, à la date des dépôts, comme un signe de ralliement de la clientèle, mais comme l’effet d’un composant de son matériau » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458). Cette motivation circonstanciée établit une grille d’analyse de la mauvaise foi du déposant qui, combinée avec l’imprescriptibilité de l’action en nullité, confère au contentieux des marques une efficacité renouvelée dans la lutte contre les dépôts frauduleux.
La Cour de cassation, dans l’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026, a par ailleurs précisé les contours de l’examen de la mauvaise foi en énonçant que « l’absence de similitude entre la marque dont la nullité était demandée et les marques des sociétés VF ne la dispensait pas de procéder à l’analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles qui sont postérieures au dépôt » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760). Cette précision méthodologique impose aux juridictions du fond de ne pas limiter leur examen de la mauvaise foi à la seule comparaison des signes en conflit, mais d’appréhender l’ensemble des indices permettant de caractériser l’intention réelle du déposant, dans une approche globale et contextualisée. L’appréciation globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, incluant les éléments postérieurs au dépôt pour éclairer l’intention du déposant au jour du dépôt, permet au juge de sanctionner les comportements les plus sophistiqués de contournement du droit des marques, sans pour autant fragiliser les dépôts légitimes opérés dans le cadre d’une stratégie commerciale loyale. En conséquence, la grille d’analyse de la mauvaise foi dégagée par les arrêts CeramTec et Napapijri fournit aux opérateurs économiques un cadre d’évaluation prévisible des risques de nullité de leurs dépôts, en même temps qu’elle offre aux victimes de dépôts frauduleux un instrument contentieux efficace.
Conclusion
La construction prétorienne du régime de l’action en nullité des marques par la chambre commerciale de la Cour de cassation, au cours des années 2024 à 2026, procède d’une double dynamique : d’une part, la consécration par le législateur, à travers la loi Pacte du 22 mai 2019, de l’imprescriptibilité de l’action en nullité, avec une portée rétroactive expressément affirmée par la Haute juridiction ; d’autre part, la définition d’un cadre procédural et substantiel cohérent, articulant l’autonomie des actions en nullité et en revendication, l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel et l’appréciation globale de la mauvaise foi du déposant. Cette œuvre jurisprudentielle, qui combine innovation procédurale et rigueur conceptuelle, confère au contentieux des marques une efficacité renouvelée, au service de la loyauté de la concurrence et de la protection des signes distinctifs sur le marché. L’imprescriptibilité de l’action en nullité, conjuguée à la définition autonome et extensive de la mauvaise foi du déposant, érige ainsi le juge judiciaire en gardien de l’intégrité du registre des marques, dont la mission est désormais d’assurer que seuls les signes distinctifs légitimes, déposés dans le respect des usages honnêtes du commerce, bénéficient de la protection offerte par le droit de la propriété intellectuelle.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.