I. La construction prétorienne de l’obligation de division en sous-catégories autonomes
A. Les fondements européens de la doctrine des sous-catégories autonomes
L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que le titulaire d’une marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits ou services visés à l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits (article L. 714-5 CPI). La déchéance partielle est expressément prévue par l’article L. 716-3 du même code, qui précise que lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou services concernés. Cette règle, d’apparence simple, a connu une densification remarquable sous l’impulsion conjuguée de la Cour de justice de l’Union européenne et de la chambre commerciale de la Cour de cassation, lesquelles ont imposé au juge national une obligation de ventilation des catégories de produits et services.
La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt Ferrari du 22 octobre 2020 (affaires jointes C-720/18 et C-721/18), a posé une distinction fondamentale entre deux hypothèses. D’une part, le consommateur désireux d’acquérir un produit ou un service relevant d’une catégorie définie de façon particulièrement précise et circonscrite associera à la marque enregistrée pour cette catégorie l’ensemble des produits appartenant à celle-ci, de sorte qu’il suffit au titulaire d’apporter la preuve de l’usage sérieux pour une partie des produits de cette catégorie homogène. D’autre part, en ce qui concerne des produits rassemblés au sein d’une catégorie large, susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il est nécessaire d’exiger du titulaire qu’il apporte la preuve de l’usage sérieux pour chacune de ces sous-catégories, à défaut de quoi il sera susceptible d’être déchu pour les sous-catégories pour lesquelles il n’a pas apporté une telle preuve. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par deux arrêts publiés au Bulletin du 14 mai 2025, a tiré les conséquences procédurales de ce cadre européen en imposant au juge du fond une obligation positive de recherche dont la méconnaissance est sanctionnée par la cassation.
Le critère essentiel pour l’identification d’une sous-catégorie cohérente de produits ou de services susceptible d’être envisagée de manière autonome est celui de la finalité et de la destination des produits ou services en cause, ainsi que l’a énoncé la Cour de justice dans l’arrêt Ferrari précité. Par ailleurs, cette appréciation doit être menée de manière concrète, principalement au regard des produits ou services pour lesquels le titulaire a apporté la preuve de l’usage de sa marque, afin de mettre en relation les produits pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé avec la catégorie couverte par l’enregistrement. En conséquence, la Cour de cassation a cassé le 13 novembre 2025 un arrêt de la cour d’appel de Versailles qui n’avait pas recherché si les signes en conflit présentaient un risque de confusion en se fondant sur une motivation contradictoire, rappelant que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs au sens de l’article 455 du code de procédure civile (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 23-11.522).
B. L’arrêt G7 du 14 mai 2025 : l’obligation pour le juge de rechercher d’office les sous-catégories pertinentes
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 mai 2025 (pourvoi n° 23-21.296, Publié au Bulletin), la société Groupe Rousselet, anciennement dénommée G7, est titulaire des marques françaises « G-7 » et « G7 », enregistrées notamment pour désigner en classe 39 les services de « transport » et de « transport de voyageurs ». La société G7 avait assigné plusieurs sociétés pour contrefaçon de ces marques, tandis que les défenderesses demandaient reconventionnellement la déchéance des droits de la société demanderesse pour défaut d’usage sérieux. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 janvier 2023, avait rejeté la demande en déchéance en retenant la preuve d’un usage sérieux pour les services de taxi. La chambre commerciale a censuré cette décision au visa de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, Publié).
La Cour de cassation énonce en effet que « lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou de services pour laquelle la marque a été enregistrée se subdivise en sous-catégories et invoque un défaut d’usage sérieux pour certaines de ces sous-catégories, le juge doit rechercher si la catégorie visée à l’enregistrement de la marque peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance ». A cet égard, la Haute juridiction précise que le juge n’est pas tenu de se limiter aux indications de produits et de services figurant explicitement dans la classification de Nice, qui ne constituent qu’un simple indice de l’existence de sous-catégories autonomes. En statuant sans rechercher si les preuves d’usage qu’elle retenait, qui ne concernaient que le seul service de taxis, ne se rapportaient pas à une sous-catégorie autonome moins large que les catégories de « transports » et « transports de voyageurs », la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision.
Dès lors, l’arrêt G7 consacre une obligation positive pour le juge du fond : il ne peut se borner à constater l’existence d’un usage sérieux pour une partie des services couverts par l’enregistrement sans vérifier si ces services constituent une sous-catégorie autonome par rapport à l’ensemble de la catégorie enregistrée. Cette obligation s’impose même lorsque le titulaire de la marque n’a pas lui-même procédé à une telle subdivision dans son dépôt ou dans ses conclusions. La portée de cette solution est considérable, car elle fait peser sur le juge une obligation d’instruction du litige qui excède la simple appréciation des preuves produites par les parties. Le juge doit, de sa propre initiative, procéder à une analyse structurelle de l’enregistrement pour déterminer si les catégories revendiquées sont susceptibles d’être subdivisées.
II. Les conséquences pratiques de la doctrine des sous-catégories autonomes sur la stratégie probatoire des titulaires de marques
A. L’arrêt Skin’up du 14 mai 2025 : l’insuffisance de l’usage pour des produits connexes
Le second arrêt rendu par la chambre commerciale le même jour (pourvoi n° 23-21.866, Publié au Bulletin) illustre avec une acuité particulière les conséquences de la doctrine des sous-catégories autonomes sur la stratégie probatoire des titulaires. La société Skin’up, titulaire de la marque verbale « Skin’up » enregistrée pour désigner en classe 3 notamment les « huiles essentielles » et les « cosmétiques », avait apporté la preuve d’un usage de sa marque pour des produits cosméto-textiles et une brume, dont il était établi qu’ils contenaient des huiles essentielles dans leur composition. La cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 30 août 2023, en avait déduit que le directeur général de l’INPI avait procédé à une exacte analyse des pièces pour constater l’usage sérieux de la marque pour désigner des « cosmétiques » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.866, Publié).
La Cour de cassation censure ce raisonnement à un double titre. En premier lieu, elle rappelle que les preuves d’usage de la marque pour commercialiser des produits cosmétiques dans la composition desquels entrent des huiles essentielles ne peuvent en elles-mêmes valoir comme preuves d’usage de la marque pour les huiles essentielles. En second lieu, la Cour reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché « si les produits cosméto-textiles et leurs recharges, destinés à procurer un effet amincissant par le port de vêtements, qui étaient les seuls pour lesquels la société Skin’up justifiait d’un usage de sa marque au cours des cinq dernières années, ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des cosmétiques ». Cette double censure révèle l’exigence de rigueur probatoire qui pèse désormais sur les titulaires de marques, lesquels ne peuvent se contenter d’établir un usage pour des produits présentant un lien fonctionnel ou commercial avec les produits enregistrés.
Par ailleurs, l’arrêt Skin’up consacre une distinction fondamentale entre l’usage de la marque pour un produit incorporant un ingrédient et l’usage de la marque pour l’ingrédient lui-même. La présence d’huiles essentielles dans la composition de cosmétiques ne saurait valoir preuve d’un usage sérieux de la marque pour désigner les huiles essentielles en tant que telles. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui exige que le titulaire rapporte la preuve que la marque a été utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée. En conséquence, un titulaire qui commercialise des cosmétiques sous sa marque ne peut prétendre avoir fait usage de cette marque pour les huiles essentielles, les savons ou les parfums, sauf à démontrer que ces produits spécifiques ont fait l’objet d’une commercialisation effective sous la marque en cause.
B. Les implications stratégiques pour la gestion des portefeuilles de marques
Les deux arrêts du 14 mai 2025 emportent des conséquences pratiques majeures pour les titulaires de marques. Il leur incombe désormais de constituer un dossier probatoire exhaustif couvrant, pour chaque sous-catégorie autonome de produits ou services identifiée dans l’enregistrement, les éléments démontrant un usage sérieux au cours de la période ininterrompue de cinq ans précédant la demande en déchéance. La période de référence est fixée par l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, qui précise que la preuve de l’usage doit être rapportée pour la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance ou, sur demande reconventionnelle, la date de l’assignation. Or, les titulaires doivent anticiper, dès le dépôt de la marque, la structuration de leurs catégories de produits et services en sous-catégories autonomes, afin d’être en mesure de documenter un usage sérieux pour chacune d’entre elles.
La Cour de cassation a par ailleurs rappelé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié). Constituent des faits distincts, au sens de cette jurisprudence, des faits commis à des périodes différentes. Cette exigence d’autonomie des fondements s’articule avec celle des sous-catégories autonomes, dans la mesure où un titulaire qui ne rapporte la preuve d’un usage sérieux que pour une sous-catégorie limitée de produits ne saurait agir en contrefaçon pour l’ensemble de la catégorie enregistrée. Par ailleurs, dans l’arrêt G7, la Cour de cassation a expressément tiré les conséquences de la cassation partielle sur les chefs de dispositif relatifs à la contrefaçon et à la concurrence déloyale, en application de l’article 624 du code de procédure civile, au motif que la nouvelle appréciation portée sur la demande en contrefaçon supposera une nouvelle appréciation sur l’existence de faits distincts sanctionnés au titre de la concurrence déloyale.
S’agissant de la contestation de la validité des marques, la Cour de cassation avait déjà jugé, dans un arrêt du 5 juin 2024 publié au Bulletin, que le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré en France pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure ni s’opposer à son usage pour les produits ou services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380, Publié). La preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’usage de la marque postérieure peut résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation. Cette solution, qui consacre la forclusion par tolérance en droit des marques, impose aux titulaires une vigilance renforcée dans la surveillance de leurs portefeuilles, à défaut de quoi ils s’exposent à une paralysie de leurs droits à agir en nullité.
Dès lors, la gestion d’un portefeuille de marques doit intégrer une dimension probatoire systématique qui s’articule autour de trois axes. En premier lieu, la conservation des preuves d’usage doit être organisée pour chaque sous-catégorie autonome identifiée, et non pour la seule catégorie générique visée à l’enregistrement. En deuxième lieu, la surveillance des marchés doit permettre d’identifier les usages concurrents susceptibles de fonder une forclusion par tolérance à l’expiration du délai de cinq ans. En troisième lieu, l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en déchéance doit être anticipée, dans la mesure où une demande reconventionnelle en déchéance est susceptible de priver le titulaire de son fondement juridique pour les sous-catégories pour lesquelles l’usage sérieux n’est pas démontré. La chambre commerciale de la Cour de cassation a également rappelé, dans un arrêt du 26 mars 2025, que la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, ce qui impose une articulation précise des préjudices invoqués au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié).
La dimension probatoire de l’usage sérieux ne se limite pas à la démonstration quantitative d’une exploitation commerciale de la marque. La Cour de cassation a également précisé, par un arrêt du 28 janvier 2026, que la recevabilité d’une action en revendication de marque fondée sur la fraude aux droits d’un tiers implique l’examen de plusieurs critères cumulatifs, parmi lesquels figure l’intention effective du déposant de faire usage de la marque dans la vie des affaires. La seule volonté de protéger un nom patronymique ne constitue pas, en elle-même, un but légitime suffisant pour écarter la mauvaise foi lorsque le signe déposé n’est pas constitué du seul nom patronymique en cause et que le déposant connaissait l’exploitation antérieure de ce signe par un tiers. La chambre commerciale en a déduit que la condition de mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier, ce qui confère à l’action en revendication une portée objective renforcée.
Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt du 13 novembre 2025 relatif à l’affaire de marque « Circus », que l’appréciation de la similitude des signes en conflit implique de les comparer afin de déterminer s’ils présentent, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, un degré de similitude. Lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur dans lequel elle n’apparaît pas insignifiante, il appartient aux juges du fond de rechercher si la marque antérieure conserve dans le signe postérieur une position distinctive autonome et si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.672, Publié). Cette exigence de recherche de la position distinctive autonome complète la doctrine des sous-catégories autonomes, en ce qu’elle impose au juge une méthodologie d’analyse structurée qui ne saurait se satisfaire d’une appréciation globale insuffisamment motivée.
La réforme introduite par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 a par ailleurs transféré à l’Institut national de la propriété industrielle la compétence exclusive pour connaître des demandes en nullité et en déchéance de marques formées à titre principal, le juge judiciaire demeurant compétent pour en connaître à titre incident ou reconventionnel dans le cadre d’une action en contrefaçon. Cette dualité de compétence impose aux titulaires une anticipation stratégique renforcée, dans la mesure où une action principale en déchéance devant l’INPI peut prospérer indépendamment de toute action en contrefaçon et conduire à l’extinction partielle des droits du titulaire sans que celui-ci n’ait la possibilité d’invoquer un préjudice de contrefaçon à titre reconventionnel.
En définitive, l’édifice prétorien construit par la chambre commerciale au cours des années 2024 et 2025 impose aux titulaires de marques une rigueur probatoire qui doit être intégrée dès la constitution du portefeuille de droits. La déchéance pour défaut d’usage sérieux ne peut plus être écartée par la simple démonstration d’une exploitation, même continue, de la marque pour une fraction des produits ou services enregistrés, dès lors que cette fraction constitue une sous-catégorie autonome. Le titulaire avisé doit désormais documenter, de manière systématique et périodique, l’usage de chacune de ses marques pour l’intégralité des sous-catégories couvertes par l’enregistrement, sous peine de voir ses droits amputés à l’occasion d’une action en déchéance formée par un concurrent ou par toute personne intéressée.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation, par les arrêts du 14 mai 2025, a opéré un alignement rigoureux de la pratique judiciaire française sur les exigences posées par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Ferrari du 22 octobre 2020 en matière de preuve de l’usage sérieux des marques. L’obligation positive pour le juge de rechercher, même d’office, si les catégories de produits ou services visées à l’enregistrement peuvent être divisées en sous-catégories autonomes et cohérentes constitue une avancée procédurale significative qui renforce la sécurité juridique des opérateurs économiques tout en imposant aux titulaires de marques une discipline probatoire rigoureuse. Cette construction prétorienne, qui s’articule avec l’exigence de motivation renforcée des décisions de justice en matière de propriété intellectuelle, est appelée à structurer durablement le contentieux de la déchéance des marques et, au-delà, l’ensemble des stratégies de gestion des portefeuilles de droits de propriété industrielle. La sécurité juridique commande que les titulaires de marques intègrent, dans leurs processus de gestion interne, un dispositif de documentation périodique de l’usage de chacun de leurs signes distinctifs pour l’intégralité des sous-catégories de produits ou services couvertes par l’enregistrement, sous peine de voir leurs droits de propriété industrielle fragilisés lors de la première contestation, dans un environnement contentieux où la charge probatoire a été substantiellement alourdie par l’alignement progressif de la jurisprudence nationale sur les standards européens.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.