La mauvaise foi en droit des marques : entre imprescriptibilité de l’action en nullité et forclusion par tolérance — les enseignements des arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)
I. La consécration législative et prétorienne de l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque
A. L’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle et la rupture avec le droit commun de la prescription
L’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, issu de la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, dispose que, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription (L. 716-2-6 CPI). Cette disposition consacre une rupture fondamentale avec le droit commun de la prescription extinctive régi par l’article 2224 du code civil, lequel enferme les actions personnelles ou mobilières dans un délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (Art. 2224 C. civ.). En érigeant l’imprescriptibilité de l’action en nullité au rang de principe cardinal du contentieux des marques, le législateur a entendu répondre à une exigence de sécurité juridique propre au droit des signes distinctifs, dans lequel la coexistence durable de marques potentiellement nulles sur le registre est de nature à fausser le jeu de la concurrence et à affaiblir la fonction essentielle d’identification d’origine de la marque.
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a été amenée à préciser, dans deux arrêts rendus à six mois d’intervalle, la portée exacte de cette imprescriptibilité, en particulier son application dans le temps. Par un arrêt du 28 janvier 2026, publié au Bulletin, la Cour a jugé que l’article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte, « est dépourvu d’ambiguïté » et que le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’imprescriptibilité. La Cour énonce ainsi que « a été rendue imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, toute action en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié). La Cour ajoute que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement ». Par cette motivation, la chambre commerciale écarte expressément l’objection tirée de l’article 2222 du code civil, aux termes duquel la loi qui allonge la durée d’une prescription est sans effet sur une prescription déjà acquise.
Or, la portée de cette solution ne saurait être sous-estimée. En affirmant que l’imprescriptibilité s’applique même aux marques dont l’action en nullité était déjà prescrite avant le 24 mai 2019, la Cour de cassation ressuscite des actions que l’on pouvait croire définitivement éteintes. Cette solution a été réitérée avec une netteté particulière dans un arrêt du 24 juin 2026, dans lequel la chambre commerciale censure une cour d’appel qui avait déclaré irrecevable comme prescrite l’action en nullité de marques vitivinicoles. La Cour rappelle que « depuis l’entrée en vigueur de la loi Pacte, dont le III de l’article 124 n’a pas été abrogé, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, les actions et demandes en nullité des marques en vigueur au 23 mai 2019 sont imprescriptibles, sauf décisions ayant force de chose jugée » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-22.175).
B. La distinction de l’action en nullité et de l’action en revendication : la mauvaise foi comme critère de régulation procédurale
L’imprescriptibilité de l’action en nullité ne saurait toutefois être confondue avec le régime de l’action en revendication de propriété, régie par l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle. Cet article dispose que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice » et précise que, « à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement » (L. 712-6 CPI).
La coexistence de ces deux actions — nullité imprescriptible et revendication soumise à prescription — soulève une difficulté procédurale majeure que l’arrêt du 28 janvier 2026 a contribué à clarifier. Dans l’affaire opposant les sociétés VF International et VF J France, titulaires des marques Napapijri, à un déposant concurrent, la Cour de cassation a jugé que l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque. La Cour énonce précisément que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi ». En conséquence, la demande en revendication, formée pour la première fois en appel alors que les premiers juges n’étaient saisis que d’une demande en nullité, doit être déclarée irrecevable comme nouvelle.
Cette distinction procédurale, en apparence technique, emporte des conséquences stratégiques considérables pour les praticiens. Le demandeur qui entend à la fois contester la validité d’un titre et en revendiquer la propriété doit, dès la première instance, articuler ces deux prétentions, sous peine de se voir opposer une irrecevabilité en appel. Par ailleurs, l’absence de prescription de l’action en nullité ne saurait être invoquée pour contourner le délai quinquennal de l’action en revendication, dès lors que la Cour de cassation a pris soin de distinguer rigoureusement les finalités respectives de ces deux voies de droit. La mauvaise foi du déposant constitue, à cet égard, le point de basculement : elle ouvre l’action en revendication sans limitation temporelle, tout en constituant également une cause de nullité absolue de la marque.
En conséquence, la stratégie contentieuse doit être pensée de manière globale dès la première instance. Le demandeur qui entend faire valoir des droits sur une marque déposée par un tiers doit évaluer avec soin s’il poursuit l’anéantissement du titre, auquel cas l’action en nullité imprescriptible constituera la voie appropriée, ou la restitution du titre à son profit, auquel cas l’action en revendication devra être engagée dans le délai de cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement, sauf à démontrer la mauvaise foi du déposant. Dans l’hypothèse où les deux actions sont envisagées, leur cumul doit être articulé dès l’assignation introductive d’instance, la Cour de cassation ayant clairement énoncé que l’action en revendication ne constitue ni l’accessoire ni le complément nécessaire de l’action en nullité au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile (L. 716-2-6 CPI).
II. La forclusion par tolérance et la mauvaise foi : l’équilibre entre sécurité juridique et loyauté du dépôt
A. Le mécanisme de la forclusion par tolérance et son extension aux marques renommées
Le droit des marques connaît un second mécanisme temporel, distinct de la prescription mais également fondé sur l’écoulement du temps : la forclusion par tolérance. L’article L. 716-5, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, disposait que « est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi ». La forclusion par tolérance poursuit une finalité distincte de la prescription extinctive : alors que cette dernière sanctionne l’inaction du titulaire, la forclusion par tolérance sanctionne la contradiction qui consiste, pour le titulaire d’une marque antérieure, à laisser prospérer l’usage d’une marque postérieure pendant cinq années consécutives avant d’en contester soudainement la licéité.
Dès lors, une question essentielle s’est posée : la forclusion par tolérance est-elle applicable lorsque la marque antérieure est une marque renommée ? Par un arrêt du 5 juin 2024, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a répondu par l’affirmative, au terme d’un raisonnement fondé sur l’interprétation conforme au droit de l’Union européenne. La Cour relève que « l’article 9 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 puis l’article 9 de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 n’opèrent aucune distinction selon que la marque antérieure est ou non une marque renommée » et en déduit que « le droit de l’Union accorde une protection identique au titulaire de la marque postérieure tolérée, que la marque antérieure soit ou non renommée » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380, Publié). La Cour en tire la conséquence suivante : « le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré en France pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s’opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, ni demander réparation du préjudice que lui aurait causé cet usage, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi ».
Cette solution, qui aligne pleinement le droit français sur le droit de l’Union, produit un effet remarquable : la marque renommée, qui bénéficie pourtant d’une protection élargie au-delà du principe de spécialité en vertu des articles L. 713-3 et L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle (L. 713-5 CPI), se trouve soumise au même régime de forclusion que la marque ordinaire lorsqu’elle a toléré l’usage d’une marque postérieure. La renommée cède ainsi devant l’impératif de sécurité juridique du titulaire de la marque postérieure, dont la bonne foi est présumée. À cet égard, la Cour de cassation a précisé les conditions de la connaissance de l’usage par le titulaire de la marque antérieure : « la preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’usage de la marque postérieure après son enregistrement peut résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation ». En l’espèce, la Cour a approuvé les juges du fond d’avoir déduit la connaissance de l’usage des marques Oxford concurrentes de la présence des produits dans les mêmes enseignes de grande distribution et les mêmes rayons que ceux du titulaire de la marque antérieure.
La Cour de cassation s’est, ce faisant, inscrite dans le sillage de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle avait déjà jugé, dans son arrêt Budejovický Budvar du 22 septembre 2011 (C-482/09), que les conditions nécessaires pour faire courir le délai de forclusion par tolérance sont, premièrement, l’enregistrement de la marque postérieure dans l’État membre concerné, deuxièmement, le fait que le dépôt de cette marque a été effectué de bonne foi, troisièmement, l’usage de la marque postérieure par le titulaire de celle-ci dans l’État membre où elle a été enregistrée et, quatrièmement, la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’enregistrement de la marque postérieure et de l’usage de celle-ci après son enregistrement. La chambre commerciale a expressément repris ces quatre conditions cumulatives dans la motivation de son arrêt du 5 juin 2024, assurant ainsi une parfaite cohérence entre le droit interne et le standard européen de protection de la sécurité juridique des déposants de bonne foi.
B. L’appréciation globale de la mauvaise foi comme condition de l’échec de la forclusion et fondement de l’action en nullité
La mauvaise foi constitue l’exception qui fait échec à la forclusion par tolérance : le déposant de mauvaise foi ne saurait se prévaloir de la passivité du titulaire de la marque antérieure pour consolider un titre acquis en fraude des droits d’autrui. Par ailleurs, la mauvaise foi constitue également un motif autonome de nullité de la marque, en application de l’article L. 711-2, 11°, du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que ne peut être enregistrée une marque « dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur » (L. 711-2 CPI). La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt du 28 janvier 2026, livré une analyse approfondie de la méthodologie d’appréciation de la mauvaise foi, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
La Cour de cassation rappelle que « l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ne doit pas nécessairement être établie pour que la cause de nullité prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95/CE puisse s’appliquer » et qu’« en l’absence de risque de confusion entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée, ou en cas d’absence d’utilisation, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à la marque contestée, d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer un ensemble d’indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur ». La Cour précise que « lorsqu’il ressort de ces autres circonstances que le titulaire de la marque contestée a déposé la demande d’enregistrement de cette marque avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, l’existence d’une telle intention doit conduire à l’application de la cause de nullité absolue ».
Cette motivation, qui reproduit fidèlement l’enseignement des arrêts Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret c. EUIPO (CJUE, 12 septembre 2019, C-104/18 P) et Outsource Professional Services c. EUIPO (CJUE, 13 novembre 2019, C-528/18 P), consacre une approche objective de la mauvaise foi, détachée du seul critère du risque de confusion. La Cour de cassation insiste sur le caractère global de l’appréciation : « ladite intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce ». En censurant l’arrêt d’appel pour n’avoir pas procédé à cette analyse globale, la Cour de cassation impose aux juges du fond une obligation de motivation renforcée : l’absence de similitude entre les signes en présence ne saurait les dispenser d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le demandeur à l’action en nullité, y compris ceux qui sont postérieurs au dépôt de la marque contestée.
En conséquence, la mauvaise foi s’apprécie au regard d’un faisceau d’indices qui dépasse la seule comparaison des signes. Les procédures antérieures entre les parties, les demandes d’enregistrement multiples portant atteinte aux droits de tiers, l’usage effectif du signe sur des produits imitant ceux du concurrent, la volonté de se placer dans le sillage d’un opérateur renommé, la connaissance de l’existence de droits antérieurs au moment du dépôt : tous ces éléments doivent être pris en considération par le juge dans le cadre d’une appréciation globale et concrète. La Cour de cassation rappelle ainsi que « l’absence de similitude entre la marque dont la nullité était demandée et les marques des sociétés VF ne la dispensait pas de procéder à l’analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles qui sont postérieures au dépôt ».
Cette exigence méthodologique rejaillit sur l’ensemble du contentieux de la validité des marques. Elle impose au juge, qu’il soit saisi d’une action en nullité, d’une exception de forclusion par tolérance ou d’une action en revendication, de procéder à un examen exhaustif des circonstances de l’espèce, sans jamais se limiter à la seule analyse sémiologique des signes en conflit. La mauvaise foi du déposant ne se déduit pas mécaniquement de la similitude des marques ; elle se construit à partir d’un tableau factuel complet, incluant le comportement antérieur, concomitant et postérieur au dépôt. Dès lors, l’office du juge dans le contentieux des marques s’en trouve substantiellement enrichi : il ne lui appartient plus seulement de comparer des signes et des produits, mais d’apprécier la loyauté du comportement du déposant dans son ensemble, à l’aune des usages honnêtes du commerce et de l’industrie, conformément à l’article 1240 du code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (Art. 1240 C. civ.).
L’articulation entre ces trois mécanismes — imprescriptibilité de l’action en nullité, forclusion par tolérance et action en revendication — révèle une cohérence d’ensemble au sein de laquelle la mauvaise foi joue un rôle de régulateur. L’imprescriptibilité de l’action en nullité garantit que le temps ne puisse jamais consolider un titre entaché de mauvaise foi. La forclusion par tolérance protège le déposant de bonne foi contre l’inaction prolongée du titulaire antérieur, mais cède lorsque le dépôt est frauduleux. L’action en revendication, enfin, offre au véritable titulaire une voie de restitution du titre, affranchie de toute prescription lorsque le déposant est de mauvaise foi. Cette architecture, patiemment construite par le législateur et précisée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, assure un équilibre subtil entre la sécurité juridique des tiers, la loyauté de la concurrence et la protection effective des droits de propriété industrielle.
Conclusion
Les arrêts rendus par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation en 2024 et 2026 dessinent une doctrine cohérente de la temporalité dans le contentieux des marques, dont la mauvaise foi constitue le principe organisateur. L’imprescriptibilité de l’action en nullité, consacrée par l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle et confirmée avec une portée rétroactive par les arrêts Napapijri et Domaines Peyronie, prive le déposant de mauvaise foi de toute protection temporelle : le temps ne saurait purger un titre vicié par la fraude. La forclusion par tolérance, étendue aux marques renommées par l’arrêt Oxford, protège en revanche le déposant de bonne foi contre une action tardive du titulaire antérieur, mais s’efface lorsque le dépôt a été effectué de mauvaise foi. L’action en revendication, enfin, échappe à toute prescription lorsque le déposant est de mauvaise foi, mais doit être formée dès la première instance, sous peine d’irrecevabilité en appel. Cette construction prétorienne, rigoureuse dans sa méthode et équilibrée dans ses effets, fournit aux praticiens un cadre d’analyse renouvelé pour la conduite des actions en nullité, en revendication et en contrefaçon de marques.
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