I. Le cadre légal et européen des limitations au droit exclusif du titulaire de marque
A. La consécration législative des exceptions au droit de marque
Le droit des marques confère à son titulaire un monopole d’exploitation sur le signe distinctif enregistré, en vertu de l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel la marque constitue un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. Ce droit exclusif trouve son expression contentieuse la plus immédiate dans l’article L. 713-2 du même code, qui interdit l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Ce dispositif, inspiré de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, constitue le socle de la protection.
Le monopole ainsi conféré au titulaire de la marque n’est toutefois pas absolu, le législateur ayant entendu réserver des hypothèses dans lesquelles le titulaire ne peut interdire à un tiers l’usage de sa marque. L’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle énonce ainsi que la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires et conformément aux usages loyaux du commerce, de son nom de famille ou de son adresse, de signes descriptifs dépourvus de caractère distinctif, ou encore de la marque elle-même pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée. Ce troisième alinéa consacre l’exception dite de référence nécessaire, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée à plusieurs reprises au cours de la période récente.
Cette exception trouve également son fondement dans le droit de l’Union européenne, l’article 14 du règlement (UE) n° 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne prévoyant que le titulaire d’une marque de l’Union européenne ne peut interdire à un tiers d’en faire usage dans la vie des affaires pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée. L’harmonisation européenne de cette exception assure une cohérence nécessaire dans le marché intérieur, en évitant que le droit des marques ne devienne un obstacle disproportionné à la libre circulation des produits et services compatibles.
Le législateur français a ainsi transposé cette exigence européenne en adoptant une formulation qui distingue trois catégories d’usages licites, correspondant respectivement à l’usage du nom patronymique, à l’usage de signes descriptifs et à l’usage de la marque à titre de référence nécessaire. Cette architecture tripartite illustre la volonté du législateur de concilier la protection du droit de propriété intellectuelle avec les exigences de la liberté du commerce et de l’industrie, dans le respect des principes de proportionnalité et de loyauté qui irriguent l’ensemble du droit de la concurrence déloyale.
B. La clarification prétorienne de l’exception par l’arrêt Lohr du 15 mai 2024
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 15 mai 2024, un arrêt de principe (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin) qui précise de manière décisive les contours de l’exception de référence nécessaire. Dans cette affaire, la société Lohr industrie, titulaire de dessins et modèles mis en œuvre dans les produits qu’elle conçoit et commercialise, ainsi que la société Lohr service, qui assure le service après-vente, avaient agi en contrefaçon à l’encontre de tiers commercialisant des pièces de rechange compatibles avec leurs produits. La cour d’appel avait fait une interdiction générale au défendeur d’utiliser la marque pour désigner, promouvoir et commercialiser, exporter, importer et détenir des pièces de rechange, sans réserver les usages conformes à l’exception de référence nécessaire.
La Cour de cassation a censuré cette interdiction générale, au visa des articles 14 du règlement (UE) n° 2017/1001 et L. 713-6, I, 3°, du code de la propriété intellectuelle. La Haute juridiction a rappelé que le titulaire d’une marque ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée. En statuant ainsi, la Cour de cassation a confirmé que les juridictions du fond ne sauraient prononcer une interdiction absolue d’usage de la marque d’autrui sans réserver expressément les hypothèses dans lesquelles un tel usage est licite au regard de la loi.
L’arrêt Lohr s’inscrit dans un mouvement plus large de précision des conditions d’application de l’exception de référence nécessaire, déjà amorcé par la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne. La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion d’énoncer que l’exception suppose un usage conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, critère qui renvoie à une obligation de loyauté à l’égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque, et que cet usage doit être strictement nécessaire à l’indication de la destination du produit ou du service offert par le tiers.
En conséquence, l’arrêt du 15 mai 2024 revêt une importance pratique considérable pour les opérateurs économiques du secteur des pièces détachées et des accessoires, qui doivent pouvoir indiquer la compatibilité de leurs produits avec ceux du titulaire de la marque sans craindre une condamnation pour contrefaçon. Cet arrêt constitue également un rappel utile aux juridictions du fond, qui doivent veiller à ne pas prononcer d’interdictions excédant la portée légale du droit exclusif conféré par la marque, sous peine de censure pour violation de la loi. L’enseignement principal de cette décision réside dans l’obligation pour le juge de réserver expressément les hypothèses d’usage licite dans le dispositif de sa décision, ce qui implique une rédaction rigoureuse des injonctions prononcées au titre de la contrefaçon.
II. Les implications contentieuses de la délimitation prétorienne des exceptions au droit de marque
A. L’articulation entre l’action en contrefaçon de marque et les autres actions en responsabilité
La clarification de la portée de l’exception de référence nécessaire par l’arrêt Lohr invite à une réflexion plus large sur l’articulation entre l’action en contrefaçon de marque et les autres fondements de responsabilité susceptibles d’être invoqués par le titulaire de la marque. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 26 mars 2025 (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin), rendu dans le litige opposant la société Meta Platforms Inc. à la société Cargo Media AG à propos des noms de domaine « fuckbook.com » et « fuckbook.xxx », précisé les conditions dans lesquelles l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément. La Cour a énoncé que ces deux actions peuvent être exercées de concert, à titre principal, dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon.
Cette jurisprudence trouve une résonance particulière dans les hypothèses où le titulaire de la marque, confronté à un usage qui échappe à l’interdiction de la contrefaçon en raison de l’exception de référence nécessaire, pourrait néanmoins chercher à engager la responsabilité du tiers sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme économique. La chambre commerciale a toutefois rappelé, dans le même arrêt, que la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon, en application de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.
Le principe de non-cumul des indemnités ainsi affirmé participe d’une conception équilibrée de la réparation du préjudice, qui interdit que des faits identiques donnent lieu à une double réparation sous des qualifications juridiques distinctes. La Cour a d’ailleurs précisé, dans l’arrêt du 18 mars 2026 (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin), que lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation.
Il en résulte que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. Cette solution, qui assouplit la prohibition des demandes nouvelles en appel édictée par l’article 564 du code de procédure civile, témoigne de la volonté de la chambre commerciale de garantir l’effectivité de la protection des droits de propriété intellectuelle, tout en préservant les droits de la défense.
Par ailleurs, la chambre commerciale a apporté des précisions importantes sur la notion de faits distincts permettant de caractériser une faute de concurrence déloyale indépendante de la contrefaçon. Constituent des faits distincts, au sens de cette jurisprudence, des faits commis à des périodes différentes de ceux retenus au titre de la contrefaçon. Un même acte matériel peut également caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente, par exemple à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les dénominations concernées.
B. L’exigence de loyauté procédurale dans la mise en œuvre des actions en contrefaçon
La délimitation du droit exclusif du titulaire de marque ne se limite pas aux exceptions de fond prévues par l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a également développé une exigence de loyauté procédurale dans la mise en œuvre des mesures d’instruction préalables à l’action en contrefaçon, au premier rang desquelles figure la saisie-contrefaçon. Dans l’arrêt Puma du 6 décembre 2023 (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin), la Cour a jugé que celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée.
En approuvant la cour d’appel qui avait annulé un procès-verbal de saisie-contrefaçon en raison du manque de loyauté du requérant, la haute juridiction a précisé que le requérant à la mesure de saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause. Cette exigence de transparence est fondée sur l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, qui impose que les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle soient loyales et équitables et ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses.
Cette exigence de loyauté procédurale trouve également à s’appliquer dans les hypothèses où le titulaire de la marque, ayant obtenu une ordonnance de saisie-contrefaçon, découvre des éléments qui ne corroborent pas ses allégations de contrefaçon. La Cour de cassation a, par un arrêt du 13 novembre 2025 (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin), étendu le domaine de l’exigence de loyauté à la phase de revendication de la marque, en jugeant que la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier, et que la volonté de protéger son nom patronymique ne constitue pas en soi un but légitime lorsqu’elle s’accompagne de la connaissance de l’exploitation antérieure du signe par un tiers.
La Cour de cassation a ensuite précisé, dans un arrêt du 14 novembre 2024 (Cass. com., 14 novembre 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin), les conséquences d’une irrégularité affectant les opérations de saisie-contrefaçon. La chambre commerciale a jugé que seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui sont affectées par l’irrégularité et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées, consacrant ainsi le principe de nullité partielle du procès-verbal de saisie-contrefaçon. Il en résulte qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation.
Cette solution témoigne de la recherche d’un équilibre entre la protection effective des droits de propriété intellectuelle et le respect des droits fondamentaux du défendeur à l’action en contrefaçon, en évitant que la nullité de l’intégralité du procès-verbal ne prive le titulaire de la marque de toute preuve des actes de contrefaçon, tout en sanctionnant les seules irrégularités commises par l’huissier instrumentaire. Le principe de proportionnalité, qui irrigue l’ensemble du droit processuel de la propriété intellectuelle, commande en effet de ne pas faire supporter au titulaire légitime de la marque les conséquences d’irrégularités qui n’affectent qu’une partie limitée des opérations de saisie-contrefaçon.
Dès lors, la jurisprudence de la chambre commerciale dessine un cadre équilibré et cohérent dans lequel l’exception de référence nécessaire ne constitue qu’un élément d’un dispositif plus vaste de limitation du droit exclusif du titulaire de marque, comprenant également l’exigence de loyauté dans la mise en œuvre des mesures d’instruction préparatoires et le principe de proportionnalité des sanctions. Cette construction prétorienne témoigne de la capacité de la Cour de cassation à adapter le droit des marques aux réalités économiques contemporaines, en garantissant que le monopole conféré par la marque ne constitue pas un obstacle disproportionné au libre exercice du commerce et de l’industrie.
À cet égard, la chambre commerciale a également rappelé, par un arrêt du 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin), que la circonstance que le demandeur sache ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affecte ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, de sorte que le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers. Cette solution, transposable mutatis mutandis au droit des marques, confirme que la qualité pour agir en contrefaçon est indépendante de la validité intrinsèque du titre, dès lors que ce titre n’a pas été annulé ou transféré par une décision de justice passée en force de chose jugée.
Enfin, la Cour de cassation a précisé la notion de personne du métier dans l’appréciation de l’activité inventive, par un arrêt du 19 mars 2025 (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin), définissant celle-ci comme la personne du domaine technique où se pose le problème que l’invention se propose de résoudre, qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention. Cette définition, qui renforce les exigences de l’appréciation de l’activité inventive, participe de la même logique d’équilibre entre la protection du titulaire du brevet et la préservation du domaine public.
Par ailleurs, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 avril 2024 (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin) a précisé les conditions d’opposabilité des actes de cession de brevet, en énonçant que tant que l’acte de cession de la propriété d’un brevet n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte et n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon. Cette exigence de publicité, applicable par analogie au registre national des marques, s’inscrit dans la continuité de la construction prétorienne d’un droit de la propriété industrielle à la fois protecteur des titulaires légitimes et respectueux de la sécurité juridique des tiers.
Conclusion
L’évolution de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours de la période 2024-2026 témoigne d’une volonté constante de délimiter avec précision la portée du droit exclusif conféré par la marque, en conciliant la protection des intérêts légitimes du titulaire avec les exigences de la liberté du commerce et de la loyauté des transactions économiques. L’exception de référence nécessaire, consacrée par l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle et précisée par l’arrêt Lohr du 15 mai 2024, constitue l’un des instruments privilégiés de cette conciliation, en permettant aux opérateurs économiques d’indiquer la compatibilité de leurs produits avec ceux du titulaire de la marque sans encourir le grief de contrefaçon.
Les développements jurisprudentiels relatifs à l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, à l’exigence de loyauté dans la mise en œuvre de la saisie-contrefaçon et au principe de proportionnalité des sanctions complètent ce dispositif en garantissant que la protection des droits de propriété intellectuelle ne s’exerce pas au détriment des principes fondamentaux du procès équitable. La cohérence de cette construction prétorienne témoigne de la maturité du droit français des marques, dont l’harmonisation européenne n’a pas altéré la capacité d’adaptation aux réalités du commerce contemporain. L’office du juge, qu’il s’agisse du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle ou du juge du fond appelé à statuer sur la validité du titre et la réparation du préjudice, se trouve ainsi placé au cœur de cet équilibre entre les droits du titulaire légitime et la préservation d’un espace de concurrence non faussée.
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