Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La déchéance des marques pour défaut d’usage sérieux à l’épreuve de la théorie des sous-catégories autonomes

La déchéance des marques pour défaut d’usage sérieux à l’épreuve de la théorie des sous-catégories autonomes : la consécration prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation et son articulation avec la réforme des procédures de l’INPI du 2 juillet 2026

I. La théorie des sous-catégories autonomes : une construction prétorienne encadrant l’obligation d’usage sérieux de la marque

A. La consécration jurisprudentielle de l’obligation de division des catégories larges de produits ou services

L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que le titulaire d’une marque encourt la déchéance de ses droits s’il n’en a pas fait un usage sérieux, pendant une période ininterrompue de cinq ans, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée. Ce texte, dont la rédaction actuelle est issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, constitue le fondement de l’action en déchéance qui permet à toute personne intéressée d’obtenir la suppression partielle ou totale des droits du titulaire défaillant. La charge de la preuve de l’usage sérieux incombe au titulaire de la marque, conformément à l’article L. 716-3 du même code, qui peut l’établir par tous moyens. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par deux arrêts remarqués du 14 mai 2025, procédé à une clarification décisive de la portée de cette obligation probatoire, en consacrant la théorie dite des sous-catégories autonomes.

Dans l’arrêt G7 du 14 mai 2025, la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d’appel de Versailles qui avait rejeté une demande en déchéance des marques « G-7 » et « G7 » pour les services de « transport » et de « transport de voyageurs », au motif que le titulaire justifiait d’un usage sérieux de ces marques pour le service de taxis. La haute juridiction a jugé que la cour d’appel avait privé sa décision de base légale en s’abstenant de rechercher si les preuves d’usage retenues, qui ne concernaient que le seul service de taxis, ne se rapportaient pas à une sous-catégorie autonome moins large que les catégories de « transports » et « transports de voyageurs » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296). Le même jour, dans l’arrêt Skin’up, la Cour censurait un arrêt de la cour d’appel de Colmar pour n’avoir pas recherché si les produits cosméto-textiles, seuls pour lesquels l’usage était prouvé, ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des « cosmétiques » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.866).

La Cour de cassation se fonde expressément sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et notamment sur l’arrêt Ferrari du 22 octobre 2020 (C-720/18 et C-721/18), dont elle reproduit les attendus essentiels. La CJUE y énonce que, pour une catégorie de produits définie de façon précise et circonscrite, dans laquelle il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives, il suffit d’exiger la preuve de l’usage sérieux pour une partie des produits de cette catégorie homogène. En revanche, « en ce qui concerne des produits ou des services rassemblés au sein d’une catégorie large, susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il est nécessaire d’exiger du titulaire d’une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services d’apporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes, à défaut de quoi il sera susceptible d’être déchu de ses droits à la marque pour les sous-catégories autonomes pour lesquelles il n’a pas apporté une telle preuve. »

Par ailleurs, la Cour de cassation précise que l’office du juge ne saurait être limité par l’absence d’identification préalable des sous-catégories par le titulaire de la marque. Le juge saisi d’une demande en déchéance doit rechercher, lorsque le demandeur soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée « de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance. » Cette obligation s’impose au juge quelle que soit la position procédurale du titulaire, ce qui constitue un renforcement significatif du contrôle juridictionnel de l’usage sérieux.

À cet égard, la solution de la Cour de cassation s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure qui rappelait déjà que la preuve de l’usage sérieux doit reposer sur l’ensemble des faits et circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de la marque dans la vie des affaires, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice. Dès lors, le titulaire qui se contente d’un usage circonscrit à une portion étroite de la catégorie enregistrée ne saurait prétendre conserver ses droits sur l’intégralité de cette catégorie, sous peine de stériliser indûment le registre des marques au détriment des opérateurs concurrents. La portée de cette cassation est d’autant plus remarquable qu’elle emporte, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif relatifs à la contrefaçon et aux dommages et intérêts, dès lors que la cour d’appel s’était fondée sur la similarité des services enregistrés avec ceux exploités par le défendeur pour caractériser la contrefaçon. La Cour de cassation rappelle ainsi, avec une particulière netteté, que l’assiette de la protection conférée par la marque est directement tributaire de la démonstration de l’usage sérieux.

B. La finalité et la destination comme critères essentiels de délimitation des sous-catégories autonomes

La Cour de cassation identifie le critère de la finalité et de la destination des produits ou services comme le critère essentiel pour déterminer l’existence de sous-catégories autonomes. Aux termes de l’arrêt G7, aux fins de l’identification d’une sous-catégorie cohérente de produits ou de services susceptible d’être envisagée de manière autonome, « le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits. » Le juge doit apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou services pour lesquels le titulaire a apporté la preuve de l’usage, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et services relevant de la classe concernée.

La Cour de cassation prend soin de préciser que le juge n’est pas tenu de se limiter aux indications de produits et de services figurant explicitement dans la classification de Nice, qui ne sont qu’un simple indice de l’existence de sous-catégories autonomes. La classification internationale ne constitue donc qu’un point de départ de l’analyse, le juge devant procéder à une appréciation in concreto fondée sur les caractéristiques substantielles des produits ou services en présence. Cette méthodologie confère au juge une liberté d’appréciation étendue, dont il doit user dans le respect du principe de proportionnalité. Or, les difficultés d’application pratique de cette grille d’analyse ne sauraient être sous-estimées. Dans l’affaire G7, la question de savoir si le service de taxis constitue ou non une sous-catégorie autonome des services de transport en général suppose une analyse approfondie des caractéristiques du marché concerné, de la perception du consommateur et des pratiques commerciales du secteur. La cour de renvoi, désignée par la Cour de cassation, devra se livrer à cette analyse concrète que l’arrêt cassé avait omise.

En conséquence, la distinction entre une catégorie homogène et une catégorie large subdivisible est devenue un enjeu contentieux majeur dans les litiges en déchéance de marque. La cour d’appel de Versailles en a donné une illustration dans l’affaire France Excellence du 5 mars 2025, en rejetant un recours contre une décision du directeur de l’INPI ayant prononcé la déchéance de la marque « Parfums Lanselle » pour les parfums, faute de preuve d’usage sérieux pendant la période de référence (CA Versailles, 5 mars 2025, n° 23/05640). La cour a constaté que les éléments produits par le titulaire, tenant à l’exploitation de casinos, ne constituaient pas des justes motifs de non-usage et que l’usage sérieux n’était pas démontré. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient désormais la preuve de l’usage.

De même, la cour d’appel de Versailles, dans l’affaire Savencia du 19 septembre 2024, a réformé une décision du directeur de l’INPI en retenant que l’usage de la marque « L’Atelier des Fromages » pour des services de vente au détail de produits laitiers était établi, la circonstance que la marque ne soit pas apposée sur les produits vendus étant inopérante (CA Versailles, 19 sept. 2024, n° 22/05211). La cour a jugé que l’appréciation de l’usage sérieux ne saurait être subordonnée à des exigences formelles excessives, dès lors que la marque remplit sa fonction essentielle de garantie d’origine. Cette approche pragmatique, qui tempère la rigueur de la théorie des sous-catégories autonomes, témoigne de la recherche d’un équilibre entre la protection des droits du titulaire et la préservation de la liberté du commerce.

II. L’articulation de la réforme des procédures de l’INPI avec le contrôle juridictionnel de la déchéance des marques

A. L’allongement du délai de décision et la possibilité de régularisation des oppositions

Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, entré en vigueur le 2 juillet 2026, a opéré une réforme d’ampleur des procédures de l’Institut national de la propriété industrielle. Parmi les mesures adoptées, le délai de décision pour les procédures d’opposition, de nullité et de déchéance en matière de marques est porté à quatre mois, au lieu de trois mois antérieurement. Ce délai est désormais aligné sur celui applicable aux oppositions en matière de brevets, ce qui contribue à l’harmonisation du traitement contentieux des différents titres de propriété industrielle. L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, constitue le fondement substantiel de l’action en déchéance, dont la mise en œuvre procédurale est désormais régie par les nouvelles dispositions réglementaires (CPI, art. L. 714-5).

L’arrêté du 8 juillet 2026, publié au Journal officiel du 23 juillet 2026, est venu compléter le dispositif réglementaire en tirant les conséquences de l’entrée en vigueur du décret. Il procède notamment à l’abrogation de l’arrêté du 29 août 1985 relatif aux déclarations d’inventions de salariés, de plusieurs arrêtés encadrant les procédures de marques de fabrique, de commerce ou de service des années 1992 à 1995, ainsi que de l’arrêté du 13 août 1992 relatif aux dessins et modèles. Ce toilettage réglementaire, qui supprime des textes devenus obsolètes, participe de la volonté de simplification et de modernisation du droit de la propriété industrielle. L’arrêté modifie également le libellé de la redevance de délivrance des brevets d’invention pour tenir compte de la suppression de l’impression du fascicule de brevet.

Par ailleurs, le décret introduit la possibilité de régulariser les oppositions en matière de marques lorsqu’elles sont déclarées irrecevables, ce qui constitue une avancée procédurale significative pour les titulaires de droits antérieurs. La possibilité de modifier plus largement un brevet au cours d’une procédure d’opposition, les modifications pouvant désormais être proposées jusqu’à la fin de la phase orale, sous réserve d’un débat contradictoire, renforce sensiblement les droits des déposants. En conséquence, ces mesures de simplification et d’harmonisation procédurale s’inscrivent dans la continuité de la modernisation engagée depuis plusieurs années par l’INPI, tout en renforçant les exigences de vigilance pesant sur les déposants et les professionnels qui les accompagnent.

Dès lors, l’articulation entre le contrôle administratif opéré par l’INPI et le contrôle juridictionnel exercé par les cours d’appel, sous le contrôle de la Cour de cassation, se trouve renforcée par cette réforme. L’allongement du délai de décision permet à l’INPI de procéder à un examen plus approfondi des demandes en déchéance, en tenant compte de la théorie des sous-catégories autonomes que la chambre commerciale a consacrée. La possibilité de régularisation des oppositions irrégulières offre aux parties une souplesse procédurale qui évite le rejet de demandes fondées pour des motifs purement formels.

B. Les conséquences pratiques pour les titulaires de marques et les praticiens du droit de la propriété intellectuelle

La convergence de la réforme procédurale et de la jurisprudence sur les sous-catégories autonomes emporte des conséquences pratiques considérables pour les titulaires de portefeuilles de marques. En premier lieu, la stratégie de dépôt doit désormais intégrer une réflexion approfondie sur le libellé des produits et services, afin d’éviter l’écueil des catégories excessivement larges qui exposent le titulaire à un risque accru de déchéance partielle. Le titulaire avisé veillera à définir avec précision les catégories pour lesquelles il entend effectivement exploiter la marque, plutôt que de rechercher une protection maximale par des libellés englobants qui fragilisent la solidité de ses droits.

En deuxième lieu, la constitution du dossier de preuve d’usage sérieux doit être anticipée bien avant l’introduction d’une action en déchéance par un tiers. La jurisprudence exige désormais du titulaire qu’il démontre l’usage pour chaque sous-catégorie autonome identifiable au sein des catégories visées à l’enregistrement. À cet égard, les pièces justificatives doivent être collectées et conservées de manière systématique pendant toute la durée de vie de la marque, en veillant à leur diversité et à leur pertinence pour l’ensemble des produits ou services concernés. L’article L. 716-3 précise que l’usage sérieux commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans ne fait pas obstacle à la déchéance si cet usage a débuté dans un délai de trois mois précédant la demande et après que le titulaire a appris que la demande pourrait être présentée, ce qui limite la possibilité de régularisation de dernière minute (CPI, art. L. 716-3).

En troisième lieu, les praticiens doivent intégrer dans leur analyse la distinction désormais classique entre les catégories homogènes, pour lesquelles la preuve d’un usage limité à une partie des produits suffit à maintenir les droits sur l’ensemble, et les catégories larges subdivisibles, pour lesquelles la preuve doit être rapportée pour chaque sous-catégorie autonome. Cette distinction, dont la mise en œuvre incombe au juge, commande une stratégie contentieuse adaptée selon que l’on se place en demande ou en défense à l’action en déchéance. La Cour de cassation, dans le prolongement de l’arrêt G7, rappelle que « si le titulaire d’une marque a enregistré sa marque pour une large gamme de produits ou de services qu’il pourrait éventuellement commercialiser, mais qu’il ne l’a pas fait pendant une période ininterrompue de cinq ans, son intérêt à bénéficier de la protection de sa marque pour ces produits ou services ne saurait prévaloir sur l’intérêt des concurrents à utiliser un signe identique ou similaire. » L’enjeu pratique est considérable dans les secteurs où les titulaires procèdent à des dépôts défensifs couvrant des catégories entières de la classification de Nice, sans intention réelle d’exploitation pour l’ensemble des produits désignés. La théorie des sous-catégories autonomes constitue désormais un instrument efficace de déblocage du registre des marques, permettant aux opérateurs économiques d’accéder à des signes monopolisés sans exploitation effective.

La chambre commerciale a également rappelé, dans l’arrêt Facebook du 26 mars 2025, que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589). Cette solution intéresse directement l’action en déchéance, car l’appréciation de l’usage sérieux conditionne l’étendue de la protection conférée par la marque et, partant, le périmètre de l’action en contrefaçon. Dès lors, le défendeur à l’action en contrefaçon a tout intérêt à solliciter reconventionnellement la déchéance partielle de la marque opposée, en invoquant la théorie des sous-catégories autonomes pour restreindre la portée de l’enregistrement à la seule portion effectivement exploitée par le titulaire.

La réforme des notifications électroniques de l’INPI, qui deviennent exclusivement dématérialisées depuis le 2 juillet 2026, impose aux titulaires et à leurs mandataires une vigilance accrue dans le suivi des procédures. Le défaut de consultation du portail e-procédures de l’INPI pourrait entraîner la forclusion des délais de recours, aux conséquences irrémédiables. De même, le dispositif de réduction des redevances pour les petites et moyennes entreprises est désormais harmonisé avec le droit européen, la limite d’effectif passant de mille à deux cent cinquante salariés, la demande de réduction devant être formulée dès le dépôt de la demande de brevet et non plus dans le mois qui suit. La suppression de la plupart des remboursements de redevances renforce la nécessité d’une préparation rigoureuse des dépôts.

Enfin, la protection des données personnelles des déposants personnes physiques constitue une avancée notable de la réforme. Les adresses de domicile ne sont plus publiées dans les registres de l’INPI, au Bulletin officiel de la propriété industrielle ni sur la plateforme DATA INPI, conformément aux exigences de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Cette mesure aligne la situation des déposants sur celle des personnes physiques inscrites au Registre national des entreprises, tout en rendant plus complexe la prise de contact directe aux fins d’envoi d’une lettre de mise en demeure, ce qui renforce l’utilité du recours à un mandataire pour le dépôt.

Conclusion

La théorie des sous-catégories autonomes, consacrée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans ses arrêts du 14 mai 2025, marque une étape décisive dans l’encadrement de l’obligation d’usage sérieux de la marque. En imposant au juge de diviser les catégories larges en sous-catégories cohérentes, sur le fondement du critère essentiel de la finalité et de la destination, la haute juridiction renforce l’effectivité du mécanisme de déchéance tout en préservant l’équilibre entre les droits des titulaires et la liberté du commerce. La réforme des procédures de l’INPI, entrée en vigueur le 2 juillet 2026, complète ce dispositif en offrant aux praticiens des outils procéduraux modernisés, dont l’allongement des délais de décision et la possibilité de régularisation des oppositions. L’articulation de ces deux mouvements, l’un prétorien, l’autre réglementaire, dessine un nouveau visage du contentieux de la déchéance des marques, plus exigeant quant à la preuve de l’usage et plus protecteur des intérêts des concurrents. Or, c’est précisément dans cette double exigence de rigueur substantielle et de souplesse procédurale que réside la cohérence du droit contemporain des marques, dont la fonction essentielle demeure la garantie de l’origine des produits et services dans la vie des affaires.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».