I. La refondation du régime temporel de l’action en nullité des marques
A. La rupture législative opérée par la loi PACTE du 22 mai 2019
Le droit des marques a longtemps été gouverné par un principe de prescription quinquennale des actions en nullité, résultant de l’application combinée du droit commun de la prescription extinctive de l’article 2224 du code civil et de l’absence de disposition dérogatoire expresse dans le Code de la propriété intellectuelle. Cette construction jurisprudentielle, qui procédait d’une transposition des règles de droit commun au contentieux de la propriété industrielle, permettait à un titulaire de marque de voir sa protection consolidée par le seul écoulement du temps, sans égard pour la validité intrinsèque du titre. Cette solution, qui avait le mérite de la sécurité juridique, s’est trouvée frontalement remise en cause par l’intervention du législateur en 2019, dans le cadre de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE.
Cette loi a en effet introduit un article L. 714-3-1 au sein du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel l’action en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription, disposition ultérieurement codifiée à l’article L. 716-2-6 du même code. Le paragraphe III de l’article 124 de la loi PACTE précisait, de manière dépourvue d’ambiguïté, que cette imprescriptibilité s’appliquait aux titres en vigueur au jour de sa publication au Journal officiel, soit le 23 mai 2019, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée. Le législateur a donc entendu conférer un effet rétroactif à cette disposition, rompant ainsi avec le principe de non-rétroactivité des lois consacré par l’article 2 du code civil.
Or, cette réforme est intervenue dans un contexte où le droit de l’Union européenne imposait déjà aux États membres de ne pas soumettre à prescription les actions en nullité fondées sur les motifs absolus de refus d’enregistrement. La directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques consacre, en son article 4, paragraphe 4, le principe selon lequel une marque peut être déclarée nulle sur le fondement de motifs absolus même après une longue période d’usage. La CJUE, dans son arrêt Sky du 29 janvier 2020 (C-371/18), avait déjà précisé que la mauvaise foi, en tant que motif absolu de nullité, doit pouvoir être invoquée sans limitation temporelle. En conséquence, le droit français se trouvait en situation de contrariété manifeste avec le droit européen, ce que la loi PACTE a entendu corriger en posant un principe d’imprescriptibilité générale, applicable indistinctement aux motifs absolus et relatifs de nullité.
Le nouvel article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle énonce désormais que l’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’INPI si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2 et L. 711-3, sans aucune référence à un quelconque délai de prescription. L’article L. 711-2 énumère les signes susceptibles de constituer une marque, tandis que l’article L. 711-3 définit les motifs absolus de refus ou de nullité, parmi lesquels figurent l’absence de caractère distinctif, le caractère déceptif ou contraire à l’ordre public, ainsi que la mauvaise foi du déposant au moment du dépôt.
Par ailleurs, le législateur a pris soin d’assortir ce principe d’imprescriptibilité de deux tempéraments codifiés aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle. Le premier consacre la forclusion par tolérance, qui interdit au titulaire d’un droit antérieur d’agir en nullité contre une marque postérieure enregistrée dont il a toléré l’usage pendant cinq années consécutives en connaissance de cause, sauf si le dépôt de cette marque a été effectué de mauvaise foi. Le second réserve le même sort à l’action en nullité fondée sur un droit antérieur lorsque le titulaire de ce droit a acquiescé à l’enregistrement de la marque postérieure. Ces mécanismes correcteurs visent à concilier l’exigence de sécurité juridique avec l’impératif de loyauté dans l’usage des prérogatives attachées au droit de marque.
Dès lors, la loi PACTE a opéré un bouleversement radical de l’économie générale du droit des marques : là où le temps consolidait le titre, il devient désormais neutre, sauf à caractériser une tolérance consciente ou un acquiescement de la part du titulaire du droit antérieur. Cette refonte législative, pour ambitieuse qu’elle fût, laissait toutefois subsister une incertitude majeure relative à son application aux instances en cours et aux titres contre lesquels la prescription était déjà acquise avant son entrée en vigueur. La doctrine s’est divisée sur ce point, certains auteurs estimant que l’article 2222 du code civil, qui interdit de faire revivre une prescription déjà acquise, devait prévaloir, tandis que d’autres plaidaient pour une application immédiate de la réforme aux instances en cours.
B. La consécration jurisprudentielle de l’imprescriptibilité rétroactive (2026)
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 28 janvier 2026, un arrêt de section destiné à la publication au Bulletin, qui constitue l’aboutissement d’un long processus de clarification du régime temporel de l’action en nullité (Com. 28 janv. 2026, FS-B, n° 24-14.760, courdecassation.fr). Dans cette espèce, la société de droit suisse VF International SAGL, titulaire des marques notoires « Napapijri » déposées depuis 1996 pour désigner des sacs et vêtements, agissait en nullité, en contrefaçon et en concurrence déloyale à l’encontre de plusieurs marques incluant le signe « Geographical Norway » exploitées par la société Artextyl et M. [D]. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 15 mars 2024, avait déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en nullité de plusieurs de ces marques, en retenant que les nouvelles règles issues de la loi PACTE allongeaient la durée de la prescription et qu’aucune mention expresse de l’article 124, III, de cette loi ne permettait de caractériser une volonté du législateur de déroger aux dispositions de l’article 2222 du code civil.
La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article 124, III, de la loi PACTE, en énonçant une motivation dépourvue de toute équivoque : « Il résulte de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, qui reprend en substance les dispositions de l’article L. 714-3-1, de ce code, lu en combinaison avec le texte susvisé, que, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque en vigueur au jour de la publication de la loi Pacte, n’est soumise à aucun délai de prescription. » La Haute juridiction précise, dans un attendu de principe qui fera date, que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement ».
À cet égard, l’affirmation est capitale : elle signifie qu’un titulaire de marque qui se croyait à l’abri de toute contestation en raison de la prescription acquise avant 2019 peut désormais voir son titre contesté sur le fondement de la nullité, pour autant qu’aucune décision de justice définitive n’ait déjà tranché la question de la validité. La Cour ajoute, dans une formule qui témoigne de son intime conviction, qu’« en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation des directives 89/104/CEE, 2008/95/CE et (UE) 2015/2436, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle ». Ainsi, non seulement la Cour de cassation écarte toute interprétation restrictive de la loi PACTE, mais elle refuse également de renvoyer à la CJUE, considérant que la solution découle avec une évidence telle du droit de l’Union qu’elle relève de la théorie de l’acte clair.
Cette jurisprudence fondatrice a été réitérée avec la même fermeté dans un arrêt du 24 juin 2026 (Com. 24 juin 2026, n° 24-22.175, courdecassation.fr), rendu dans le contentieux vitivinicole opposant l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) et le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) à la société Domaines Peyronie. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 8 octobre 2024, avait déclaré irrecevable l’action en nullité des marques « Château » revendiquées par la société Domaines Peyronie, en se fondant sur l’abrogation de l’article L. 714-3-1 par l’ordonnance du 13 novembre 2019 et sur l’absence de reprise expresse de la clause de rétroactivité dans le nouvel article L. 716-2-6. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 124, III, de la loi PACTE, en rappelant que « depuis l’entrée en vigueur de la loi Pacte, dont le III de l’article 124 n’a pas été abrogé, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, les actions et demandes en nullité des marques en vigueur au 23 mai 2019 sont imprescriptibles, sauf décisions ayant force de chose jugée ». Cette double confirmation, à six mois d’intervalle, témoigne de la volonté de la Haute juridiction d’assurer une application uniforme et incontestable du principe d’imprescriptibilité, en dépit des résistances doctrinales et judiciaires qui s’étaient manifestées depuis 2019.
II. L’articulation du nouveau régime avec les mécanismes voisins d’extinction des droits
A. La forclusion par tolérance, limite prétorienne à l’imprescriptibilité
Si l’action en nullité est désormais imprescriptible, le législateur et le juge ont aménagé un tempérament essentiel au moyen de la forclusion par tolérance, codifiée à l’article L. 716-2-7 du Code de la propriété intellectuelle. Ce mécanisme, héritier de l’ancien article L. 716-5, alinéa 4, interdit au titulaire d’un droit antérieur d’agir en nullité contre une marque postérieure enregistrée dont il a toléré l’usage pendant cinq années consécutives en connaissance de cause, à moins que le dépôt de cette marque n’ait été effectué de mauvaise foi. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a précisé la portée dans un arrêt publié au Bulletin du 5 juin 2024 (Com. 5 juin 2024, P+B, n° 23-15.380, courdecassation.fr), qui mérite une attention particulière en ce qu’il étend le bénéfice de la forclusion aux titulaires de marques renommées.
Dans cette affaire, la société Holdham, holding du groupe Hamelin et titulaire des marques verbale et semi-figurative « Oxford » déposées respectivement en 1971 et 2002 pour désigner des agendas et articles de papeterie, agissait en contrefaçon et en nullité à l’encontre de la société School Pack, qui exploitait depuis 2002 une marque « Oxford » pour des sacs et trousses scolaires. La Cour rejette les pourvois et valide le raisonnement de la cour d’appel de Paris ayant retenu la forclusion par tolérance. Elle énonce, dans un attendu de principe, que « le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré en France pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s’opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée ».
Par ailleurs, la Cour de cassation précise, dans une formule qui facilite la charge probatoire du défendeur à l’action en nullité, que « la preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’usage de la marque postérieure après son enregistrement peut résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation » (reprenant la jurisprudence Lindt & Sprüngli de la CJUE, C-529/07). L’arrêt relève que les commerciaux du groupe Hamelin, figurant parmi les leaders de la papeterie scolaire vendue en grandes surfaces, étaient nécessairement présents dans les rayons où étaient proposés les produits de la société School Pack, ce qui suffisait à caractériser la connaissance de l’usage et la tolérance de celui-ci depuis septembre 2009.
Cet arrêt illustre la complémentarité fonctionnelle des deux mécanismes : l’imprescriptibilité de l’action en nullité garantit la primauté du droit sur le fait, en empêchant qu’un titre invalide ne soit consolidé par l’écoulement du temps, tandis que la forclusion par tolérance protège la stabilité des situations juridiques lorsque le titulaire du droit antérieur a fait preuve d’une forme de négligence caractérisée. Dès lors, le législateur a voulu sanctionner l’inertie du titulaire du droit antérieur plutôt que de récompenser la simple ancienneté de l’enregistrement contesté, opérant ainsi un recentrage du contentieux sur le comportement des parties plutôt que sur la seule durée des dépôts.
En pratique, la coexistence de l’imprescriptibilité et de la forclusion par tolérance impose aux titulaires de droits antérieurs une vigilance accrue dans la surveillance des dépôts postérieurs. L’inaction prolongée, même en présence d’un titre contestable, peut conduire à la perte définitive du droit d’agir, non pas en raison d’une prescription extinctive, mais en raison d’une forclusion par tolérance qui sanctionne une attitude passive incompatible avec l’exercice diligent des droits de propriété industrielle.
B. La déchéance pour défaut d’usage sérieux, correctif économique du système
À côté de la nullité, la déchéance pour défaut d’usage sérieux constitue le second pilier du dispositif de régulation du contentieux des marques. L’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Ce mécanisme, qui n’est pas enfermé dans un délai de prescription, permet de libérer des signes monopolistiques non exploités au profit du dynamisme concurrentiel et de l’accès au marché des opérateurs économiques.
Un arrêt remarqué du 14 mai 2025, publié au Bulletin, est venu préciser avec une grande netteté la méthodologie que doit suivre le juge saisi d’une demande en déchéance (Com. 14 mai 2025, P+B, n° 23-21.296, courdecassation.fr). Dans le contentieux opposant les sociétés du groupe G7 à la société Groupe Rousselet, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Versailles pour défaut de base légale, en énonçant que « lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou de services pour laquelle la marque a été enregistrée se subdivise en sous-catégories et invoque un défaut d’usage sérieux pour certaines de ces sous-catégories, le juge doit rechercher si la catégorie visée à l’enregistrement de la marque peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes ».
La Cour s’appuie expressément sur la jurisprudence Ferrari de la CJUE (CJUE, 22 oct. 2020, Ferrari, C-720/18 et C-721/18) et rappelle que « le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits ». En l’espèce, les marques G7 avaient été enregistrées pour les services de « transport » et « transport de voyageurs », mais l’usage établi ne concernait que le seul service de taxis. La cour d’appel, en rejetant la demande de déchéance sans rechercher si cette sous-catégorie autonome était plus étroite que les catégories visées à l’enregistrement, a privé sa décision de base légale, ce que sanctionne la Cour de cassation.
En conséquence, le titulaire d’une marque qui n’en a fait usage que pour un segment très spécifique des produits ou services visés à l’enregistrement s’expose à une déchéance partielle si les catégories peuvent être objectivement subdivisées en sous-catégories autonomes et cohérentes. La cassation prononcée sur le fondement de l’article 624 du code de procédure civile a entraîné, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif retenant des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, dans la mesure où la cour d’appel s’était fondée, pour caractériser la contrefaçon, sur la similarité des services de transport et de transport de voyageurs avec les services de transport de marchandises.
La déchéance se distingue fondamentalement de la nullité en ce qu’elle ne sanctionne pas un vice originaire du titre, mais une carence dans son exploitation économique, ce qui explique l’absence de tout délai de prescription applicable : le défaut d’usage peut être invoqué à tout moment, pour autant qu’une période quinquennale d’inexploitation puisse être démontrée par le demandeur. Cette jurisprudence s’inscrit dans le prolongement de la logique économique qui sous-tend le droit contemporain des marques : le monopole conféré par l’enregistrement ne doit pas excéder ce que l’exploitation effective justifie, faute de quoi il entrave indûment l’accès au marché des concurrents et fausse le jeu de la libre concurrence.
Ainsi, l’articulation entre nullité imprescriptible et déchéance permanente crée un système dans lequel aucun titre de propriété industrielle n’est jamais définitivement à l’abri d’une contestation, soit en raison de son invalidité originelle, soit en raison de son inexécution économique sur le marché pertinent. Cette double fragilisation des droits de marque, pour être redoutable pour les titulaires, constitue en réalité un garde-fou essentiel contre les stratégies de gel monopolistique des signes et garantit que le registre national des marques reflète, avec une exactitude raisonnable, la réalité de l’exploitation économique des signes protégés.
La Cour de cassation a également rappelé, dans l’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026, que l’appréciation de la mauvaise foi doit être conduite de manière globale, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce, y compris celles qui sont postérieures au dépôt de la marque contestée. Elle énonce que « l’absence de similitude entre la marque dont la nullité était demandée et les marques des sociétés VF ne la dispensait pas de procéder à l’analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes ». La Cour consacre ainsi une conception extensive de la mauvaise foi, qui ne saurait être réduite à la simple reprise d’éléments caractéristiques des marques antérieures et qui doit intégrer l’intention du déposant au moment du dépôt, appréciée au regard d’un faisceau d’indices convergents.
Enfin, le droit au respect des biens consacré par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas demeuré étranger à ces évolutions. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (Com. 15 oct. 2025, P+B, n° 24-10.651, courdecassation.fr), jugé que l’irrecevabilité du renouvellement d’une marque opposée au véritable titulaire dont l’action en revendication avait abouti après l’expiration du délai de renouvellement constituait une atteinte excessive à son droit de propriété. Statuant au fond, elle a reporté le point de départ du délai de renouvellement à la date de l’inscription au registre national des marques du transfert de propriété résultant de la décision de justice ayant accueilli la demande en revendication. Cet arrêt, qui illustre la vitalité du contrôle de conventionnalité exercé par la Cour de cassation, témoigne de l’importance que le droit positif attache à la protection effective du droit de propriété intellectuelle des titulaires légitimes.
Conclusion
L’évolution du régime temporel de l’action en nullité des marques illustre la profonde transformation qu’a connue le droit français de la propriété industrielle depuis l’entrée en vigueur de la loi PACTE. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par son arrêt du 28 janvier 2026 confirmé par celui du 24 juin 2026, a définitivement consacré le principe d’imprescriptibilité rétroactive, en affirmant que même les actions déjà prescrites avant 2019 peuvent être réactivées, sauf autorité de la chose jugée. Cette solution, dictée par la nécessité de conformité au droit de l’Union européenne, a pour effet de placer les titulaires de marques anciennes dans une situation d’insécurité juridique que seuls les mécanismes de forclusion par tolérance et de déchéance pour défaut d’usage sérieux viennent tempérer. L’ensemble de ces outils confère au praticien un arsenal contentieux renouvelé, dont la maîtrise implique une analyse minutieuse de l’historique des dépôts et de l’exploitation effective des signes sur le marché. Le cabinet Kohen Avocats assiste les entreprises dans l’évaluation de la solidité de leurs portefeuilles de marques et la définition de stratégies contentieuses adaptées à cette nouvelle donne juridique.
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