Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque : la construction de la chambre commerciale face à la sécurité juridique (2024-2026)

L’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, prise en application de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite « loi PACTE », a profondément remodelé le droit français des marques. Parmi les innovations les plus marquantes figure l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque, désormais codifiée à l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle. Ce texte dispose que « sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription ».

L’abandon de la prescription quinquennale antérieure constitue un bouleversement majeur pour les praticiens du droit de la propriété industrielle, dont la portée exacte n’a été véritablement mesurée qu’à la faveur d’un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 janvier 2026 (pourvoi n° 24-14.760, publié au Bulletin). Cet arrêt, rendu dans le contentieux opposant les sociétés VF International SAGL et VF J France, titulaires de la marque Napapijri, à un déposant de marques incluant les termes et symboles norvégiens, affirme en termes particulièrement explicites que l’imprescriptibilité nouvelle s’applique à toutes les marques en vigueur au 24 mai 2019, y compris celles pour lesquelles la prescription de l’action en nullité était déjà acquise sous l’empire du droit antérieur.

La décision du 28 janvier 2026 s’inscrit dans un mouvement plus large de reconstruction des actions en propriété industrielle par la chambre commerciale. Elle fait écho à plusieurs arrêts récents ayant précisé les contours de la mauvaise foi au sens de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, la distinction entre l’action en nullité et l’action en revendication, ainsi que la notion de déceptivité affectant la validité même du titre.

C’est également dans ce contexte que la cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 21 janvier 2026 (RG n° 24/07488), a rappelé l’exigence de distinctivité de la marque antérieure comme condition préalable à l’appréciation du risque de confusion. La cour a rejeté le recours en annulation formé contre une décision du directeur de l’INPI, après avoir constaté que « les signes en présence produisent par conséquent, comme l’observe l’INPI, une impression proche, dominée par un élément figuratif identique constitué de la reprise à l’identique de la marque antérieure ».

Le présent article se propose d’analyser la construction prétorienne de cette imprescriptibilité nouvelle, d’en évaluer la portée rétroactive et d’en mesurer les conséquences sur l’architecture générale des contentieux de la propriété industrielle.

I. La rupture instaurée par l’imprescriptibilité des actions en nullité

A. De la prescription quinquennale à l’imprescriptibilité légale

Le droit antérieur à l’ordonnance du 13 novembre 2019 soumettait l’action en nullité de marque à la prescription quinquennale de droit commun, conformément à l’article 2224 du code civil. Cette prescription courait à compter du jour où le titulaire de l’action avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La jurisprudence avait précisé que ce délai de cinq ans constituait une garantie de sécurité juridique essentielle pour les titulaires de marques, leur assurant qu’une fois ce délai écoulé, leur titre ne pourrait plus être remis en cause sur le fondement d’une atteinte à des droits antérieurs.

La loi PACTE du 22 mai 2019 a opéré un revirement radical. L’article 124, III, de cette loi a rendu applicable aux marques en vigueur au 24 mai 2019 le nouveau régime de l’action en nullité, désormais codifié aux articles L. 716-2-6 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Le législateur a ainsi entendu renforcer la protection des droits antérieurs en permettant leur invocation sans limitation temporelle, au risque assumé d’une forme d’insécurité juridique pour les titulaires de marques postérieures. La doctrine s’est rapidement interrogée sur la conformité de cette innovation avec le principe de sécurité juridique, protégé tant par le droit interne que par la Convention européenne des droits de l’homme.

Parallèlement à cette évolution législative, la chambre commerciale a précisé les contours de la mauvaise foi du déposant, notion cardinale qui irrigue tant l’action en revendication que l’action en nullité. Dans un arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.355, publié au Bulletin), la Cour de cassation a jugé que « la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier ». Cette précision, qui s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, élargit considérablement le domaine de l’action en nullité pour dépôt frauduleux.

L’arrêt du 13 novembre 2025, rendu dans l’affaire dite « K Fermetures », a également précisé que « l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi, dès lors que la demande de marque est privée de justification au regard des objectifs visés par la première directive 89/104 ». La Cour de cassation a censuré la cour d’appel de Nancy pour n’avoir pas recherché « si la société [B] [K] avait exploité le signe « [K] fermetures » ou si elle avait eu une telle intention » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355). Cette décision impose aux juges du fond un contrôle renforcé de l’intention réelle du déposant au jour de la demande d’enregistrement.

Dans un registre connexe, la chambre commerciale a également précisé les conditions de recevabilité de l’action en déchéance pour déceptivité. Dans un arrêt du 28 février 2024 (pourvoi n° 22-23.833, publié au Bulletin), rendu dans une affaire opposant le créateur de mode éponyme au cessionnaire de ses marques, la Cour de cassation a énoncé que « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur ». Tempérant cette solution, la Cour a toutefois admis qu’il est fait exception à cette règle « lorsque l’action en déchéance pour déceptivité acquise d’une marque est fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire ». La Cour a également saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE, s’agissant de la déchéance pour usage trompeur d’une marque constituée du nom patronymique d’un créateur. La Cour de cassation a ainsi demandé à la CJUE de préciser si les directives européennes s’opposent au prononcé de la déchéance d’une marque en raison de son exploitation postérieure à la cession dans des conditions de nature à faire croire au public que le créateur participe toujours à la conception des produits, alors même que les conditions du refus d’enregistrement et celles de la déchéance sont, aux termes de la jurisprudence Emanuel de la CJUE (C-259/04), identiques. Cette interrogation, dont la réponse est attendue avec intérêt par la doctrine, pourrait avoir des conséquences directes sur la validité de nombreuses marques patrimoniales exploitées par des cessionnaires.

B. La consécration prétorienne d’une imprescriptibilité rétroactive par l’arrêt du 28 janvier 2026

L’arrêt du 28 janvier 2026 constitue le point d’orgue de cette construction prétorienne. La chambre commerciale y énonce que, par l’article 124, III, de la loi PACTE, « le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code ». La Cour précise que les actions en nullité sont désormais imprescriptibles pour toutes les marques en vigueur au 24 mai 2019, « sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée ».

La cassation prononcée sanctionne la cour d’appel de Paris qui, dans son arrêt du 15 mars 2024, avait jugé que l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle n’était pas applicable aux actions en nullité dont la prescription était déjà acquise lors de l’entrée en vigueur de la loi PACTE. La Cour de cassation affirme au contraire, par un motif de principe à la formulation particulièrement tranchée, que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760).

Cette affirmation est d’autant plus remarquable qu’elle est assortie d’un refus explicite de renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne. La Cour de cassation énonce en effet qu’« en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation des directives 89/104/CEE, 2008/95/CE et (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suggérée par les sociétés VF » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760). Ce refus de renvoi confère à l’interprétation retenue une autorité particulière, la Cour de cassation considérant que la solution ne soulève aucune difficulté sérieuse d’interprétation du droit de l’Union et qu’elle relève de l’acte clair.

Au-delà de la seule question de la prescription, l’arrêt du 28 janvier 2026 comporte des enseignements substantiels quant à l’office du juge saisi d’une demande de nullité pour dépôt frauduleux. La Cour y rappelle que « l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ne doit pas nécessairement être établie pour que la cause de nullité prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95/CE puisse s’appliquer ». Elle ajoute que l’appréciation de la mauvaise foi doit être « déterminée de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes » et qu’elle suppose une analyse globale de « l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce ». En censurant la cour d’appel pour n’avoir pas procédé à cette analyse globale des circonstances, y compris celles postérieures au dépôt, la chambre commerciale réaffirme avec force l’exigence d’un examen exhaustif des éléments de fait, au-delà de la seule comparaison des signes en présence.

II. Les conséquences sur l’architecture générale des actions en propriété industrielle

A. La distinction renforcée entre action en nullité et action en revendication

L’imprescriptibilité de l’action en nullité contraste désormais avec la prescription quinquennale qui continue de gouverner l’action en revendication de propriété. Aux termes de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, « à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement ». Cette dualité de régimes — imprescriptibilité de l’action en nullité d’un côté, prescription quinquennale de l’action en revendication de l’autre — produit des conséquences contentieuses considérables pour les justiciables et leurs conseils.

Le même arrêt du 28 janvier 2026 a apporté une précision procédurale déterminante quant à la distinction entre les deux actions. La Cour de cassation y juge que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi ». En conséquence, la Cour décide que la demande en revendication de propriété formée pour la première fois en appel est irrecevable lorsque les premiers juges n’étaient saisis que d’une demande de nullité de l’enregistrement (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760).

Cette irrecevabilité procédurale revêt une importance pratique majeure pour la stratégie contentieuse. Un justiciable qui, en première instance, n’a sollicité que la nullité de la marque adverse, ne pourra pas, en cause d’appel, y substituer ou y adjoindre une demande de transfert de propriété à son profit. L’orientation du litige doit donc être arrêtée dès l’acte introductif d’instance, sous peine d’une irrecevabilité que la cour d’appel est tenue de relever d’office.

La distinction entre nullité et revendication a été illustrée de manière particulièrement éclairante par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 janvier 2026 (RG n° 23/02709), rendu le même jour que l’arrêt Napapijri de la Cour de cassation. Dans cette affaire opposant la société canadienne Zig eyewear à la société française Socodeix à propos des marques CENDRINE O. et ZIGGY, la cour d’appel a jugé que l’action en revendication, exercée plus de treize années après la publication des demandes d’enregistrement, était prescrite. La cour a retenu que la mauvaise foi de la société déposante n’était pas caractérisée, dès lors que « l’intention de la société Socodeix au moment des demandes d’enregistrement des deux marques n’était pas de priver Mme [R] et la société Zig eyewear de signes nécessaires à leur activité mais d’accompagner le développement commercial de leur projet commun, dans les intérêts, alors partagés, des deux parties » (CA Versailles, 28 janv. 2026, RG n° 23/02709).

Cette décision illustre la subtilité de l’appréciation de la mauvaise foi dans les relations d’affaires préexistantes. La connaissance par le déposant de l’usage antérieur du signe par un tiers ne suffit pas, à elle seule, à caractériser la mauvaise foi. Encore faut-il établir une intention malhonnête, « guidée par la volonté de nuire ou s’inscrivant dans l’abus de droit ». C’est précisément cette intention frauduleuse que l’arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2025 a objectivée en la détachant de toute nécessité de viser un tiers particulier, créant ainsi un standard d’appréciation plus exigeant pour les déposants et plus protecteur pour les titulaires de droits antérieurs.

B. Le nouvel équilibre entre sécurité juridique et répression de la fraude

Le régime de l’imprescriptibilité des actions en nullité n’est pas dépourvu de tempéraments. L’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle réserve expressément les hypothèses visées aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, qui prévoient des cas d’irrecevabilité de l’action en nullité, notamment la forclusion par tolérance et l’autorité de la chose jugée. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle, « encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue de son fait propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ». Ces garde-fous témoignent de la volonté du législateur de ne pas sacrifier entièrement la sécurité juridique sur l’autel de la lutte contre la fraude.

L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 septembre 2024 (RG n° 22/06675), rendu sur recours contre une décision du directeur de l’INPI, fournit une illustration instructive des conditions de fond auxquelles est subordonnée la validité d’une marque. Saisie d’un refus d’enregistrement de la marque verbale ENTOURAGE pour des services d’assurance, la cour d’appel a annulé cette décision, jugeant que le signe était « suffisamment arbitraire pour permettre au public concerné d’attribuer les services d’assurance en cause à une entreprise en particulier ». La cour a considéré que la marque ENTOURAGE « ne présente pas un lien suffisamment direct et concret avec les services d’assurance dès lors qu’il n’est pas propre à ce domaine d’activité, mais relève du langage courant ». Rappelant qu’« un minimum de distinctivité suffit », la cour d’appel a ainsi fait application de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils le sont, sont susceptibles d’être déclarés nuls, les signes dépourvus de caractère distinctif ainsi que ceux exclusivement descriptifs d’une caractéristique du service.

L’article L. 711-2 précise en son 11° qu’est également susceptible d’être déclarée nulle « une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ». Cette cause de nullité, introduite par l’ordonnance du 13 novembre 2019 à l’article L. 711-2, 11°, est désormais une cause autonome de nullité absolue, distincte de la nullité pour atteinte à des droits antérieurs. La combinaison de cette nullité autonome avec l’imprescriptibilité de l’article L. 716-2-6 offre une arme contentieuse d’une efficacité redoutable entre les mains des titulaires de droits antérieurs.

La jurisprudence récente de la chambre commerciale manifeste ainsi une volonté de construire un équilibre aussi délicat que nécessaire. D’un côté, l’imprescriptibilité des actions en nullité renforce considérablement les droits des titulaires de marques antérieures, qui peuvent désormais agir sans limitation temporelle pour faire annuler des dépôts frauduleux. De l’autre, le maintien de la prescription quinquennale de l’action en revendication, la distinction procédurale rigoureuse entre les deux actions et les tempéraments légaux à l’imprescriptibilité préservent, dans une certaine mesure, les titulaires de bonne foi contre une remise en cause perpétuelle de leurs droits.

La cohérence d’ensemble de cette construction jurisprudentielle repose sur la notion unificatrice de mauvaise foi, dont la Cour de cassation a progressivement élargi et objectivé le domaine. L’arrêt du 28 janvier 2026, en consacrant l’imprescriptibilité rétroactive des nullités, et l’arrêt du 13 novembre 2025, en détachant la mauvaise foi de toute nécessité de cibler un tiers déterminé, convergent pour offrir aux titulaires de droits antérieurs une protection contentieuse renforcée. Dans le même temps, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 janvier 2026 rappelle que la connaissance de l’usage antérieur ne suffit pas, à elle seule, à constituer la mauvaise foi, laquelle demeure subordonnée à la preuve d’une intention frauduleuse ou d’un abus de droit avéré.

Conclusion

L’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque, consacrée par la loi PACTE et interprétée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 28 janvier 2026, constitue une mutation profonde du droit de la propriété industrielle. L’effet rétroactif de cette imprescriptibilité, qui s’applique aux titres en vigueur au 24 mai 2019 y compris ceux dont la prescription était déjà acquise, modifie substantiellement l’appréciation des risques contentieux pesant sur les portefeuilles de marques.

Ce nouveau régime appelle une vigilance accrue des praticiens, tant dans la stratégie contentieuse que dans la gestion quotidienne des portefeuilles. La distinction entre l’action en nullité, imprescriptible mais tendant à l’anéantissement du titre, et l’action en revendication, prescriptible mais permettant le transfert de propriété, doit désormais guider les choix procéduraux dès la première instance, la Cour de cassation ayant tiré les conséquences de cette dualité en sanctionnant par l’irrecevabilité toute demande nouvelle en appel. L’évolution de la jurisprudence de la chambre commerciale dans les prochaines années permettra de préciser les contours de cet équilibre fragile entre la répression des dépôts frauduleux et la préservation d’une sécurité juridique dont le législateur lui-même n’a pas entendu faire totalement abstraction.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».