I. Le contrôle renforcé de la validité intrinsèque de la marque au stade de l’enregistrement
A. L’appréciation du caractère distinctif au jour du dépôt : le principe et ses implications contentieuses
La marque de produits ou de services est, aux termes de l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. Cette définition fonctionnelle, qui place la distinctivité au coeur même de la notion de marque, commande l’ensemble du régime de la validité des titres. Or, l’article L. 711-2 du même code énonce que ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils le sont, sont susceptibles d’être déclarés nuls, notamment un signe qui ne peut constituer une marque au sens de l’article L. 711-1, une marque dépourvue de caractère distinctif, ou encore une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service. Le législateur a toutefois prévu que, dans ces hypothèses, le caractère distinctif peut être acquis à la suite de l’usage qui en a été fait, introduisant ainsi une dualité fondamentale entre distinctivité intrinsèque et distinctivité acquise par l’usage.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 6 décembre 2023, apporté une précision décisive quant au moment auquel doit être apprécié le caractère distinctif d’un signe. La Haute juridiction a en effet jugé « qu’il résulte de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, que le caractère distinctif de la marque s’apprécie au jour du dépôt au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné » (Com. 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-16.078). Cet énoncé, publié au Bulletin, consacre le principe de l’appréciation du caractère distinctif à la date du dépôt, ce qui emporte une conséquence majeure : la généralisation ultérieure d’une appellation dans un secteur donné est inopérante pour apprécier la validité du signe au moment où celui-ci a été déposé. En l’espèce, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que le terme « kiosque », certes évocateur, ne permettait pas au public concerné d’établir un rapport immédiat et concret avec les services d’abonnement et de distribution de journaux en ligne au moment du dépôt des marques litigieuses, et ce quand bien même la généralisation de l’appellation « kiosque » dans ce secteur aurait été constatée postérieurement. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 décembre 2025, a fait application de ces principes en rappelant que la distinctivité intrinsèque ne pouvait être palliée par les seuls efforts commerciaux du déposant postérieurs au dépôt et que la distinctivité acquise par l’usage devait être démontrée par des éléments probants antérieurs à la demande d’annulation (CA Versailles, 10 décembre 2025, n° 21/05747).
Par ailleurs, la question du moment de l’appréciation de la distinctivité a été complétée par la Cour de cassation dans un arrêt remarqué du 13 novembre 2025, au visa de l’article L. 711-3, 1°, b), du code de la propriété intellectuelle, qui transpose en droit interne l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive (UE) 2015/2436. La chambre commerciale a rappelé, en s’appuyant sur la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, que « l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce » et que « l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants » (Com. 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-10.672). En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait omis de rechercher si le terme « Circus », identique à la marque verbale antérieure, conservait une position distinctive autonome au sein du signe composé « Circus Baobab ». La censure prononcée est d’autant plus significative que l’arrêt est publié au Bulletin, ce qui atteste de l’importance que la chambre commerciale attache à la rigueur de l’analyse de la distinctivité dans le cadre des actions en nullité fondées sur l’existence d’un risque de confusion avec une marque antérieure.
B. L’exigence d’un examen produit par produit et la portée de l’office du juge
L’arrêt précité du 6 décembre 2023 a également consacré une exigence procédurale fondamentale, trop souvent négligée par les juridictions du fond : celle de l’examen du caractère distinctif pour chacun des produits ou services désignés à l’enregistrement de la marque contestée. La Cour de cassation, visant l’article L. 711-2, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 13 novembre 2019, énonce que « le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés ». Elle en déduit que la cour d’appel de Paris, qui s’était déterminée « au regard des seuls services en ligne, sans examiner le caractère distinctif des marques pour désigner les services de services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; distribution de journaux désignés à l’enregistrement de la marque n° 3431776 ni ceux de publication de livres et services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) désignés à l’enregistrement de la marque n° 3798336 », n’avait pas donné de base légale à sa décision. Cette cassation partielle constitue un rappel à l’ordre des juges du fond quant à la nécessité d’une analyse exhaustive et différenciée, produit par produit, de la validité du signe.
Cette exigence jurisprudentielle trouve son fondement dans la nature même du droit des marques, qui confère un droit exclusif non pas sur un signe en tant que tel, mais sur un signe en relation avec des produits ou services déterminés. En conséquence, il est parfaitement concevable qu’un même signe soit distinctif pour certains produits ou services et dépourvu de distinctivité pour d’autres au sein d’une même classe de la classification de Nice. La chambre commerciale impose ainsi aux juges du fond de procéder à un examen minutieux et individualisé, rejetant implicitement l’approche globalisante qui consisterait à apprécier la distinctivité du signe dans son ensemble, sans égard aux spécificités de chaque produit ou service visé. Dès lors, le praticien qui entend contester la validité d’une marque adverse doit veiller à articuler son argumentaire produit par produit, sous peine de voir ses prétentions rejetées pour défaut de base légale.
À cet égard, la synthèse opérée par la Cour de justice de l’Union européenne, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a intégrée dans son contrôle, offre un cadre d’analyse particulièrement complet pour guider l’office du juge. Ainsi, « l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants », mais « ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant » (CJUE, arrêt Nestlé/OHMI, C-193/06 P, rappelé par Com. 13 novembre 2025, précité). La Cour de cassation a encore précisé qu’il n’est pas exclu qu’une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé, conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, de sorte que le public attribue également au titulaire de cette marque l’origine des produits couverts par le signe composé. Tel est le cas lorsque, « en raison notamment de sa position dans le signe composé ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardée en mémoire par celui-ci » (CJUE, arrêt BGW, C-20/14, point 40).
II. La sanction de l’absence de caractère distinctif et ses tempéraments contentieux
A. La déchéance pour dégénérescence ou déceptivité : l’obligation de vigilance du titulaire
Au-delà de la nullité pour défaut de distinctivité au jour du dépôt, le droit des marques sanctionne également la perte de distinctivité survenue postérieurement à l’enregistrement, par le mécanisme de la déchéance. L’article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle dispose à cet égard qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue de son fait : a) la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ; b) propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 novembre 2025, a eu l’occasion de préciser les contours de l’obligation de vigilance qui pèse sur le titulaire d’une marque menacée de dégénérescence. La Cour énonce, au visa de l’article L. 714-6, a), interprété à la lumière de l’article 20, sous a), de la directive (UE) 2015/2436, « qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue, du fait de son activité ou de son inactivité, la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service pour lequel elle est enregistrée » (Com. 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-14.449).
En l’espèce, la société Tennis d’Aquitaine, titulaire de la marque « City stade » depuis 2006, n’avait adressé que trois mises en demeure à ses concurrents et n’avait engagé aucune action judiciaire, cependant que le terme était utilisé de manière générique par les acteurs économiques du secteur de manière régulière et progressive depuis 2016. La cour d’appel de Colmar, approuvée par la Cour de cassation, a considéré que le marquage d’origine anglo-saxonne ®, s’il permet d’attirer l’attention du public sur la protection accordée au signe, ne pouvait « en l’état des multiples usages génériques du terme city stade constatés pour désigner un stade multisport entouré d’une structure en bois ou en acier, pallier le faible nombre de démarches entreprises à l’égard des tiers qui font un tel usage du signe ». La Cour de cassation en a déduit que, « par son inactivité, la société Tennis d’Aquitaine a contribué à la dégénérescence de sa marque », ce qui justifiait la déchéance prononcée. Cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale apprécie le comportement du titulaire et l’étendue de son obligation de surveillance du marché.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a également précisé, s’agissant de la déchéance pour déceptivité, les conditions dans lesquelles le cédant d’une marque peut agir en déchéance de cette marque à l’encontre du cessionnaire. Dans un arrêt du 28 février 2024, la Cour a jugé que « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur, à moins que son action ne soit fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire » (Com. 28 février 2024, pourvoi n° 22-23.833). Cette solution, qui préserve l’équilibre contractuel entre les parties à la cession, démontre que tous les titulaires de droits antérieurs ne peuvent se prévaloir du mécanisme de la déchéance, le droit des obligations venant utilement limiter l’exercice des prérogatives du droit des marques.
La chambre commerciale a encore enrichi le régime de la perte du droit sur la marque par l’arrêt du 5 juin 2024, qui précise les conditions de la forclusion par tolérance prévue à l’article L. 716-5, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la loi PACTE. La Cour de cassation, interprétant cette disposition à la lumière de la directive (UE) 2015/2436, a jugé que « le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré en France pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s’opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, ni demander réparation du préjudice que lui aurait causé cet usage, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi » (Com. 5 juin 2024, pourvoi n° 23-15.380). En conséquence, la marque renommée ne bénéficie d’aucune immunité à l’égard du mécanisme de la forclusion par tolérance, la Cour de cassation ayant étendu le champ de la forclusion à l’ensemble des actions que le titulaire de la marque antérieure pourrait engager, y compris l’action en atteinte à la renommée, rompant ainsi avec l’interprétation antérieure qui cantonnait la forclusion à la seule action en contrefaçon.
B. L’imprescriptibilité de l’action en nullité et l’appréciation globale de la mauvaise foi
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE, a introduit une disposition fondamentale en matière de contentieux de la validité des marques : l’imprescriptibilité de l’action en nullité. L’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle dispose désormais que, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription. La chambre commerciale de la Cour de cassation, réunie en formation de section, a par un arrêt du 28 janvier 2026, publié au Bulletin, précisé la portée exacte de cette disposition transitoire. La Cour énonce que « par l’article 124, III, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code » (Com. 28 janvier 2026, pourvoi n° 24-14.760).
La portée de cette décision est considérable : la Cour de cassation a en effet jugé que l’imprescriptibilité nouvelle s’applique à toutes les marques en vigueur au 24 mai 2019, y compris celles pour lesquelles la prescription était déjà acquise sous l’empire du droit antérieur. La Cour précise que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement ». Cette solution, qui consacre un effet pleinement rétroactif de l’imprescriptibilité, a pour conséquence de rouvrir des contentieux que l’on pouvait croire définitivement clos, et impose aux praticiens de réévaluer la solidité des portefeuilles de marques anciennes, qui peuvent désormais être contestées sans limitation temporelle, sauf à démontrer l’existence d’une décision ayant force de chose jugée.
Le même arrêt du 28 janvier 2026 apporte un éclairage décisif sur l’appréciation de la mauvaise foi dans le cadre du dépôt de marque, motif autonome de nullité prévu par l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et le principe « fraus omnia corrumpit ». En s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la chambre commerciale rappelle que « l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ne doit pas nécessairement être établie pour que la cause de nullité prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95/CE puisse s’appliquer ». La Cour précise encore que « toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce », y compris celles qui sont postérieures au dépôt. La cour d’appel de Paris, qui avait écarté certains éléments invoqués par les demandeurs à l’action en nullité sans les examiner, a ainsi été censurée pour ne pas s’être livrée à l’analyse globale requise. L’intention subjective du déposant doit être déterminée de manière objective, notamment au regard de l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque.
À cet égard, la chambre commerciale a également été conduite à préciser l’articulation entre l’action en nullité et l’action en revendication de propriété. La Cour de cassation juge en effet que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi ». En conséquence, la demande en revendication de propriété, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable comme nouvelle lorsqu’elle n’était pas formulée en première instance, les deux actions ne tendant pas aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile. Cette distinction procédurale, dont la rigueur peut surprendre, impose aux praticiens de formuler l’ensemble de leurs prétentions dès la première instance, sous peine d’irrecevabilité.
L’analyse globale de la mauvaise foi, telle que consacrée par l’arrêt du 28 janvier 2026, invite le juge à prendre en considération un faisceau d’indices incluant la connaissance par le déposant de l’usage antérieur du signe par un tiers, l’intention d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser le signe, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe contesté, ainsi que les pratiques commerciales en cause. En s’abstenant d’examiner certains éléments postérieurs au dépôt, la cour d’appel de Paris avait privé sa décision de base légale, ce qui démontre que la mauvaise foi ne s’apprécie pas uniquement au jour du dépôt, contrairement au caractère distinctif, mais peut résulter d’un ensemble de circonstances antérieures et postérieures à celui-ci. Cette distinction fondamentale entre les deux causes de nullité confère à l’action fondée sur la mauvaise foi une plasticité temporelle qui en fait un instrument contentieux particulièrement redoutable.
Conclusion
La période 2023-2026 aura été marquée par un effort continu de la chambre commerciale de la Cour de cassation pour renforcer la cohérence du contentieux de la validité des marques. Trois axes majeurs se dégagent de cette construction prétorienne : l’ancrage temporel de l’appréciation de la distinctivité au jour du dépôt, l’exigence d’un examen produit par produit de la validité du signe, et la consécration de l’imprescriptibilité de l’action en nullité avec effet rétroactif. À ces trois piliers s’ajoute un contrôle approfondi de la motivation des juges du fond, qu’il s’agisse de l’obligation de rechercher la position distinctive autonome d’une marque antérieure dans un signe composé, ou de procéder à l’analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes en matière de mauvaise foi. L’ensemble de ces exigences, irriguées par le droit de l’Union européenne, contribue à un objectif de sécurité juridique renforcée, tant pour les titulaires de marques que pour les tiers qui entendent contester leur validité. La pratique du droit des marques s’en trouve rationalisée, au prix toutefois d’une charge procédurale accrue pour les justiciables, tenus d’anticiper l’ensemble de leurs prétentions dès la première instance et d’articuler leur argumentaire avec une précision croissante.
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