L’évaluation du préjudice en matière de contrefaçon de marque : la méthode d’analyse de l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle à l’épreuve de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation
I. Le cadre légal rénové de l’évaluation du préjudice de contrefaçon
A. La triple assiette d’évaluation instaurée par la transposition de la directive 2004/48/CE
L’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, issu de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 portant transposition de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, a profondément renouvelé la méthodologie d’évaluation du préjudice subi par le titulaire d’une marque victime d’actes de contrefaçon. Ce texte, qui figure désormais dans le chapitre VI du titre Ier du livre VII du Code de la propriété intellectuelle (LEGITEXT000006069414), impose à la juridiction saisie de prendre en considération distinctement trois chefs de préjudice : les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière, et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Cette architecture tripartite, directement inspirée de l’article 13 de la directive 2004/48/CE, marque une rupture avec la pratique antérieure qui tendait à globaliser l’évaluation du préjudice sans distinguer méthodiquement les différents postes qui le composent. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.589, Publié au Bulletin), a explicitement rappelé que ce texte « assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle », consacrant ainsi la portée normative de ce dispositif dans l’ordre juridique interne. Par cette référence expresse, la Cour de cassation ancre l’évaluation du préjudice de contrefaçon dans une logique de réparation intégrale, conformément au principe général dégagé de longue date par les chambres civiles selon lequel les dommages et intérêts doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime.
Le premier chef de préjudice, relatif aux conséquences économiques négatives, englobe tant le manque à gagner que la perte éprouvée par le titulaire de la marque. Le manque à gagner correspond à la marge bénéficiaire que le titulaire aurait réalisée s’il avait lui-même vendu les produits ou services commercialisés par le contrefacteur, ce qui implique une analyse contrefactuelle de l’évolution du marché en l’absence des actes illicites. La perte subie recouvre quant à elle l’ensemble des frais exposés par le titulaire pour faire cesser la contrefaçon, les dépenses engagées pour rétablir sa position sur le marché, ainsi que l’érosion de la valeur économique de sa marque résultant de la banalisation du signe distinctif. La jurisprudence de la chambre commerciale, notamment l’arrêt du 15 mai 2024 (pourvoi n° 22-17.813, Publié au Bulletin), rappelle à cet égard que l’usage illicite d’une marque par un tiers, fût-il accompagné d’un message humoristique, porte atteinte aux intérêts du titulaire en ce qu’il vise à tirer parti de la réputation de la marque, « détournant ainsi les investissements qu’il y a consacrés et nuisant à son image » (CA Versailles, 25 mars 2026, n° 24/00326, arrêt Hermès).
Le deuxième chef de préjudice, spécifique au droit de la propriété intellectuelle, concerne le préjudice moral subi par le titulaire de la marque. Ce préjudice, distinct des conséquences économiques, peut résulter de l’atteinte à l’image de marque, de la dépréciation de la valeur distinctive du signe, ou encore de la dilution de la force attractive de la marque notoire. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-11.071, Publié au Bulletin, arrêt Puma) a implicitement validé la reconnaissance d’un préjudice moral autonome en censurant l’arrêt qui avait omis d’examiner l’ensemble des conséquences de la saisie-contrefaçon annulée pour défaut de loyauté procédurale, ce qui illustre l’exigence d’une évaluation exhaustive de tous les postes de préjudice allégués.
Le troisième chef de préjudice, particulièrement novateur, permet au juge de prendre en considération les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Cette disposition, qui trouve son origine dans le considérant 26 de la directive 2004/48/CE, opère un renversement de perspective en permettant d’évaluer le préjudice non plus seulement du côté de la victime, mais également du côté de l’auteur de l’atteinte. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 25 mars 2026 dans l’affaire opposant les sociétés Hermès à la société Sherine Orient (n° 24/00326) fournit une illustration éclairante de la manière dont les économies d’investissements promotionnels réalisées par le contrefacteur peuvent être appréhendées par le juge, la cour ayant caractérisé le détournement des « investissements qu'[Hermès] y a consacrés et nuisant à son image » pour fonder la reconnaissance d’un préjudice distinct de la simple contrefaçon.
B. L’alternative de l’indemnisation forfaitaire comme instrument de simplification probatoire
Le second alinéa de l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle offre une alternative procédurale significative en permettant à la juridiction, sur demande de la partie lésée, d’allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme, précise le texte, est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte, et elle n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée (art. L. 716-4-10, al. 2, CPI).
Cette faculté, introduite par le législateur français dans le prolongement de la directive 2004/48/CE, répond à une difficulté pratique récurrente dans le contentieux de la contrefaçon de marque : la charge de la preuve du quantum du préjudice, qui pèse sur le demandeur en application de l’article 1353 du Code civil, est souvent difficile à satisfaire en raison de l’opacité des circuits de commercialisation des produits contrefaisants et de l’absence de coopération du défendeur. La somme forfaitaire permet au titulaire de la marque de solliciter une indemnisation sans avoir à démontrer avec précision l’étendue de son manque à gagner ou le montant exact des bénéfices réalisés par le contrefacteur, dès lors que la juridiction dispose d’éléments suffisants pour fixer un montant supérieur à la redevance hypothétique.
La redevance hypothétique, qui constitue le plancher de l’indemnisation forfaitaire, correspond au montant que le contrefacteur aurait dû acquitter s’il avait sollicité et obtenu une licence d’exploitation de la marque contrefaite. Cette référence, qui emprunte à la théorie de l’enrichissement sans cause et à la notion de « redevance indemnitaire » développée par la doctrine, offre un critère objectif minimal qui évite que le contrefacteur ne soit placé dans une situation plus favorable que le licencié de bonne foi. Par ailleurs, l’indemnisation du préjudice moral n’est pas absorbée par la somme forfaitaire, ce qui permet au titulaire de la marque de solliciter cumulativement la réparation de l’atteinte à l’image et à la distinctivité de son signe.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt précité du 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.589, Publié au Bulletin), a rappelé que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle ». Ce principe de non-cumul des indemnisations pour un même préjudice, fondé sur le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, constitue le garde-fou essentiel de l’architecture indemnitaire prévue par le Code de la propriété intellectuelle, et interdit au titulaire de la marque de solliciter successivement ou cumulativement une indemnisation calculée selon la méthode analytique et une somme forfaitaire pour les mêmes chefs de préjudice.
II. Les principes directeurs dégagés par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation
A. La prohibition de la double indemnisation comme corollaire du principe de réparation intégrale
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.589, Publié au Bulletin) constitue sans conteste l’une des décisions les plus structurantes de la période récente en matière d’évaluation du préjudice de contrefaçon de marque. Dans cette espèce opposant la société Meta Platforms Inc. à la société Cargo Media AG, exploitante du site internet « Fuckbook », la Cour de cassation a posé le principe selon lequel la victime d’actes de contrefaçon de marque ne peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation d’un préjudice déjà indemnisé sur le fondement de l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle.
La Cour énonce, au visa de l’article 1382 devenu 1240 du Code civil et de l’article L. 716-14 devenu L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». Elle précise ensuite, de manière décisive, que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle ».
Cette solution, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la Cour de cassation depuis l’arrêt de la troisième chambre civile du 8 juin 2010 (pourvoi n° 09-66.974) et celui de la deuxième chambre civile du 16 mai 2013 (pourvoi n° 12-17.147), présente l’intérêt majeur d’articuler le principe de non-cumul des indemnisations avec la spécificité du droit de la propriété intellectuelle. En effet, la chambre commerciale distingue soigneusement, d’une part, l’existence de faits distincts justifiant l’exercice simultané des deux actions, et d’autre part, le montant de l’indemnisation qui ne saurait excéder le préjudice réellement subi. Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente, comme l’illustre la distinction opérée par la Cour entre l’atteinte à la marque, protégée par le droit de la propriété industrielle, et l’atteinte au nom commercial ou au nom de domaine, protégés par le droit de la concurrence déloyale sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil.
Cette construction prétorienne, qui consacre la thèse de l’unité de fins des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale tout en préservant leur autonomie procédurale respective, rejoint le revirement opéré par la même chambre commerciale dans l’arrêt Panerai du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016, Publié au Bulletin) aux termes duquel « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». La cohérence de cette double construction, qui régit d’un côté l’articulation procédurale des actions et de l’autre l’articulation indemnitaire des préjudices, témoigne de la volonté de la chambre commerciale de rationaliser le contentieux de la propriété intellectuelle en prévenant les stratégies dilatoires fondées sur le cumul artificiel de fondements juridiques.
B. La préservation de la valeur distinctive de la marque face aux usages parasitaires
La question de l’évaluation du préjudice de contrefaçon ne saurait être dissociée de celle de la valeur protégée par le droit des marques. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 25 mars 2026 (n° 24/00326, arrêt Hermès), bien qu’il n’ait pas encore fait l’objet d’un pourvoi en cassation, apporte un éclairage remarquable sur la manière dont les juridictions du fond appréhendent l’atteinte à la valeur distinctive des marques de luxe à travers des usages commerciaux reposant sur l’humour et la dérision.
Dans cette espèce, la société Sherine Orient commercialisait des sacs revêtus des inscriptions « Mon Hermès est à La Maison » et « En attendant Mon Birkin ». La cour d’appel, infirmant le jugement du tribunal judiciaire qui avait écarté la contrefaçon, a jugé que « la marque BIRKIN, qui est bien connue du public dans le domaine des sacs à main, conserve, au sein de la phrase ‘En attendant mon Birkin’, tout son pouvoir attractif ». Elle a considéré que l’expression « En attendant mon Birkin », apposée sur un sac, ne pouvait être perçue que comme signifiant « En attendant mon sac de marque BIRKIN », établissant ainsi « un lien directement établi entre le terme Birkin et des sacs, produits identiques à ceux visés par la marque BIRKIN, dans le but de vendre des sacs ». La cour d’appel a enfin retenu, de manière décisive pour l’évaluation du préjudice, que « si le message sous forme de trait d’humour, véhiculé par les phrases ‘En attendant mon Birkin’ et ‘mon Hermès est à la maison’, laisse peu de doute sur le fait que les produits ne proviennent pas des sociétés Hermès, il n’en reste pas moins que ces agissements portent atteinte aux intérêts du titulaire des marques HERMÈS et BIRKIN, en ce qu’ils visent à tirer parti de leur réputation, détournant ainsi les investissements qu’il y a consacrés et nuisant à son image ».
Cette motivation, qui distingue soigneusement l’absence de risque de confusion quant à l’origine des produits et l’existence d’une atteinte à la fonction d’investissement de la marque, s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la fonction de la marque. La CJUE, dans son arrêt du 18 juin 2009 (L’Oréal e.a., C-487/07), avait déjà jugé que le titulaire d’une marque renommée est habilité à interdire l’usage d’un signe similaire lorsque cet usage tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice, y compris en l’absence de risque de confusion. La cour d’appel de Versailles transpose cette grille d’analyse au contexte spécifique des marques de luxe, en retenant que le détournement des investissements promotionnels réalisés par le titulaire constitue un préjudice économique distinct du manque à gagner traditionnel.
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a également précisé, dans l’arrêt précité du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-11.071, Publié au Bulletin, arrêt Puma), que l’évaluation du préjudice de contrefaçon est indissociable de l’exigence de loyauté dans l’administration de la preuve. Aux termes de cet arrêt, « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». La Cour de cassation en déduit que doit être annulé le procès-verbal de saisie-contrefaçon lorsque le requérant s’est abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel la mesure était sollicitée. Cette exigence de loyauté probatoire, qui constitue désormais un standard prétorien solidement établi, conditionne indirectement l’évaluation du préjudice en ce qu’elle détermine l’étendue des éléments de preuve dont le titulaire de la marque pourra se prévaloir pour établir l’existence et le quantum de son dommage.
Dès lors, l’évaluation du préjudice de contrefaçon de marque, telle qu’elle résulte de l’application combinée de l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle (art. L. 716-4-10 CPI) et des articles L. 713-2 et L. 713-3 du même code (LEGITEXT000006069414), doit être appréhendée comme un exercice méthodique qui exige du juge qu’il examine distinctement les trois chefs de préjudice prévus par la loi, qu’il prévienne toute double indemnisation pour un même dommage, et qu’il s’assure que les éléments de preuve sur lesquels il fonde son évaluation ont été loyalement obtenus et présentés. L’indemnisation forfaitaire, prévue par le second alinéa de l’article L. 716-4-10, constitue une alternative pragmatique à cette évaluation analytique, sans toutefois dispenser le juge de motiver sa décision au regard des éléments objectifs du dossier, ni exonérer le demandeur de l’obligation de produire les éléments de preuve dont il dispose raisonnablement.
Par ailleurs, l’arrêt de la chambre commerciale du 15 mai 2024 (pourvoi n° 22-17.813, Publié au Bulletin, arrêt Lohr) rappelle utilement que l’étendue de la protection conférée par le droit des marques n’est pas absolue et que le titulaire ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, lorsque cet usage est « conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée ». Cette limitation, qui consacre l’exception de la référence nécessaire, participe de la délimitation du champ de la protection et, partant, du périmètre du préjudice indemnisable. Le juge, saisi d’une demande d’indemnisation fondée sur l’article L. 716-4-10, doit ainsi préalablement vérifier que les actes incriminés ne relèvent pas d’un usage autorisé de la marque, ce qui le conduirait à exclure toute indemnisation.
Conclusion
L’évaluation du préjudice en matière de contrefaçon de marque a connu, sous l’impulsion conjuguée du législateur européen et de la chambre commerciale de la Cour de cassation, une profonde rationalisation dont le point d’orgue est l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle. Ce texte, qui impose au juge d’examiner distinctement les conséquences économiques négatives, le préjudice moral et les bénéfices du contrefacteur, tout en offrant une alternative forfaitaire, constitue désormais le cadre de référence de l’évaluation indemnitaire. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, en prohibant la double indemnisation d’un même préjudice et en soumettant l’administration de la preuve à une exigence renforcée de loyauté, a consolidé cet édifice en lui conférant une cohérence d’ensemble qui sécurise tant les droits des titulaires de marques que les garanties procédurales des défendeurs. Les prochaines étapes de cette construction prétorienne devraient notamment porter sur l’articulation entre l’indemnisation forfaitaire et l’évaluation des bénéfices du contrefacteur, ainsi que sur la prise en compte du préjudice écologique émergent lié à la destruction des marchandises contrefaisantes, à la lumière des principes dégagés par la directive 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 relative à l’autonomisation des consommateurs pour la transition écologique.