I. Les conditions d’existence du droit sur la marque : le caractère distinctif comme pierre angulaire de la protection
A. La définition légale du caractère distinctif et son appréciation par les juridictions
L’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ». Cette définition, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2015/2436, consacre le caractère distinctif comme condition première de la protection du signe à titre de marque. En effet, sans caractère distinctif, le signe ne peut remplir sa fonction essentielle qui est de garantir l’origine commerciale des produits ou services désignés. L’article L. 711-2 du même code précise, dans une énumération limitative, les signes qui ne peuvent être valablement enregistrés et qui, s’ils le sont, sont susceptibles d’être déclarés nuls, parmi lesquels figurent au 2° la marque dépourvue de caractère distinctif et au 3° la marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 septembre 2024 (RG n° 22/06675), a énoncé avec clarté le principe selon lequel « est dépourvu de caractère distinctif le signe qui, en lui-même, ne conduit pas le public concerné à penser que les produits ou services en cause proviennent d’une entreprise déterminée, tandis qu’un signe distinctif est apte à individualiser des produits ou des services dans le marché par rapport aux produits ou services du même genre offerts par les concurrents ». Dans cette affaire relative au signe verbal « ENTOURAGE » déposé pour des services d’assurance, la juridiction versaillaise a annulé la décision de rejet du directeur de l’INPI en considérant que le signe était suffisamment arbitraire pour permettre au public concerné d’attribuer les services en cause à une entreprise en particulier, présentant ainsi un minimum de distinctivité. Or, cette décision illustre la manière dont le juge exerce un contrôle de l’appréciation portée par l’INPI sur le caractère distinctif, en distinguant soigneusement les signes purement descriptifs de ceux qui, tout en évoquant une caractéristique du service, conservent une aptitude à individualiser l’offre commerciale.
En conséquence, le caractère distinctif s’apprécie de manière concrète, au regard des produits ou services visés et de la perception du public pertinent. La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé de manière constante que l’appréciation du caractère distinctif doit s’opérer in concreto, en tenant compte de tous les facteurs pertinents et notamment de l’usage qui a été fait du signe. Par ailleurs, l’article L. 711-2 du CPI prévoit, dans son dernier alinéa, que le caractère distinctif peut être acquis par l’usage, ce que l’on qualifie de distinctivité acquise ou « secondary meaning ». Ce mécanisme permet à un signe initialement dépourvu de caractère distinctif d’accéder à la protection par l’enregistrement dès lors qu’il a acquis, par un usage prolongé et intensif, la capacité d’identifier l’origine commerciale des produits ou services auprès du public concerné. À cet égard, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que la preuve de la distinctivité acquise doit être rapportée par le demandeur à l’enregistrement et ne peut se déduire de simples présomptions.
B. La distinction entre l’absence de caractère distinctif et le caractère descriptif du signe
La frontière qui sépare le signe dépourvu de caractère distinctif du signe descriptif est ténue, et la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation en a, au fil des années, affiné les contours. L’article L. 711-2, 3°, du Code de la propriété intellectuelle prohibe l’enregistrement d’une marque « composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service ». Cette prohibition se fonde sur un impératif de disponibilité des signes : il ne saurait être permis à un opérateur économique de monopoliser un terme que ses concurrents doivent nécessairement pouvoir utiliser pour décrire leurs propres produits ou services.
Dans un arrêt du 29 janvier 2025 (RG n° 23/05038), la cour d’appel de Versailles a confirmé la décision du directeur de l’INPI rejetant la demande d’enregistrement du signe « LE DROIT POUR MOI » pour des services de formation et d’information juridiques. La juridiction a considéré que ce signe, composé de termes usuels de la langue française dont la signification est immédiatement comprise par le public, ne possède pas le caractère distinctif requis. Elle a retenu que l’expression « présente un rapport direct et concret avec les services visés » en ce qu’elle désigne directement l’objet même de la prestation, à savoir la mise à disposition de contenus juridiques. En revanche, dans l’arrêt « ENTOURAGE » précité, la même cour a considéré que le signe, bien qu’évocateUR du service d’assurance, ne désignait pas directement une caractéristique du service, laissant subsister un degré de distinctivité suffisant pour accéder à l’enregistrement. Dès lors, l’office du juge consiste à déterminer si le rapport entre le signe et les produits ou services désignés est suffisamment direct et concret pour que le public pertinent perçoive immédiatement, sans réflexion supplémentaire, une description des produits ou services en cause, ou si au contraire le signe conserve une part d’arbitraire qui le rend distinctif.
Or, cette distinction revêt une importance pratique considérable. Lorsque le signe est jugé dépourvu de caractère distinctif en raison de son caractère descriptif, la nullité de la marque peut être prononcée, privant le titulaire de toute protection à l’égard des tiers. L’article 1240 du Code civil ne saurait alors être invoqué comme fondement subsidiaire pour obtenir une protection équivalente, la jurisprudence exigeant, en matière de concurrence déloyale, la démonstration d’une faute distincte de la simple reprise du signe non protégé. Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.409, publié au Bulletin), que la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du CPI « ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». Cette solution, bien que rendue en matière de dessins et modèles, illustre l’attachement de la haute juridiction au formalisme protecteur de la propriété intellectuelle, qui ne saurait être contourné par des arguments d’opportunité.
II. Les causes d’extinction du droit sur la marque : entre rigueur procédurale et contrôle de proportionnalité
A. La déchéance pour défaut d’usage sérieux et la forclusion par tolérance
L’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Ce mécanisme, qui trouve son origine dans la directive européenne du 21 décembre 1988, poursuit une double finalité : d’une part, éviter l’encombrement des registres par des marques non exploitées qui constituent autant d’obstacles à l’enregistrement de nouvelles marques, et d’autre part, sanctionner le titulaire qui, après avoir réservé un signe à son profit, ne le fait pas fructifier sur le marché. La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté des précisions essentielles sur les modalités d’appréciation de l’usage sérieux et sur l’identification des produits ou services pour lesquels la déchéance peut être prononcée.
Dans un arrêt du 14 mai 2025 (pourvoi n° 23-21.296, publié au Bulletin), la chambre commerciale a énoncé que « le juge saisi d’une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes ». La haute juridiction ajoute que cette recherche doit être effectuée « même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque » et précise que « le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel, ce qu’il convient d’apprécier de manière concrète ». Dans cette affaire opposant le groupe Rousselet, titulaire de la marque « G7 » pour les services de transport, à Tenscent France, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui avait rejeté la demande en déchéance sans rechercher si les preuves d’usage retenues ne se rapportaient pas à une sous-catégorie autonome moins large que les catégories de services visés dans le certificat d’enregistrement. En conséquence, le juge ne peut se satisfaire de constater un usage partiel pour rejeter globalement la demande en déchéance : il lui appartient de circonscrire les sous-catégories au sein desquelles l’usage est réellement établi et de prononcer, le cas échéant, une déchéance partielle pour les sous-catégories non exploitées.
Par ailleurs, la forclusion par tolérance constitue une autre cause d’extinction du droit d’agir du titulaire d’une marque antérieure. Dans un arrêt du 5 juin 2024 (pourvoi n° 23-15.380, publié au Bulletin), la chambre commerciale a rappelé que « le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré en France pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s’opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée ni demander réparation du préjudice que lui aurait causé cet usage, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi ». La Cour a précisé que la preuve de la connaissance de l’usage par le titulaire de la marque antérieure peut résulter d’une « connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation », cette connaissance pouvant être déduite notamment de la durée de l’utilisation. Ainsi, la tolérance prolongée du titulaire d’une marque antérieure est sanctionnée par l’impossibilité d’agir contre l’usager de la marque postérieure, le législateur ayant entendu protéger la sécurité juridique des opérateurs économiques qui ont investi dans le développement d’une marque enregistrée, même postérieure, sans que le titulaire du droit antérieur ne manifeste son opposition dans un délai raisonnable.
L’article L. 716-4-3 du Code de la propriété intellectuelle renforce ce dispositif en rendant irrecevable toute action en contrefaçon lorsque le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve d’un usage sérieux de la marque au cours des cinq années précédant la demande en contrefaçon, ou de justes motifs pour son non-usage. Cette irrecevabilité, qui opère comme une véritable fin de non-recevoir, constitue un moyen de défense particulièrement efficace pour le défendeur à une action en contrefaçon, qui peut, sur simple requête, contraindre le demandeur à justifier de l’exploitation effective de sa marque. À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que la preuve de l’usage sérieux doit être rapportée pour chacun des produits ou services invoqués à l’appui de l’action en contrefaçon et ne peut résulter de simples déclarations d’intention ou d’actes préparatoires à l’exploitation.
B. Le renouvellement de la marque à l’épreuve du contrôle de proportionnalité : l’irruption de la Convention européenne des droits de l’homme dans le droit français des marques
L’article R. 712-24 du Code de la propriété intellectuelle prévoit, en son 1°, que la déclaration de renouvellement d’une marque doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée au cours d’un délai d’un an précédant immédiatement le jour d’expiration de l’enregistrement, un délai supplémentaire de six mois, dit délai de grâce, étant ouvert moyennant le paiement d’un supplément de redevance. Ce dispositif, qui ne souffre dans le code de la propriété intellectuelle d’aucune exception, contrairement à la demande d’enregistrement, a récemment été confronté à l’exigence de proportionnalité découlant de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit au respect des biens.
Dans un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-10.651), la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu une décision remarquée dans l’affaire dite « Bébé Lilly ». En l’espèce, une marque avait été déposée le 1er juin 2006 et avait fait l’objet d’une longue procédure en revendication de propriété pour dépôt effectué en fraude des droits du demandeur légitime. Ce n’est que par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 mars 2022, soit plus de treize ans après la première assignation du 15 décembre 2008, que le transfert de propriété a été ordonné. L’inscription du transfert auprès de l’INPI étant intervenue en mai 2022, le propriétaire légitime a présenté une demande de renouvellement que l’INPI a rejetée pour tardiveté, le délai de renouvellement étant expiré depuis le 1er juin 2016. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 24 novembre 2023, avait rejeté le recours en annulation de cette décision, au motif que l’article R. 712-24 ne prévoit aucune exception au délai de renouvellement.
La Cour de cassation a censuré cette décision sur le fondement du contrôle de proportionnalité. Relevant d’office le moyen tiré de l’article 1er du Protocole n° 1 à la CEDH, la chambre commerciale a considéré que, dès lors qu’une marque constitue un bien au sens de ce texte, ainsi que la Cour européenne des droits de l’homme l’a reconnu à plusieurs reprises, et que le véritable propriétaire de la marque avait été placé dans l’impossibilité d’exercer son droit légitime à obtenir le renouvellement avant l’arrêt du 25 mars 2022, intervenu postérieurement à l’expiration du délai de renouvellement, le refus de renouvellement portait une atteinte excessive à son droit de propriété. En conséquence, la haute juridiction a jugé que « le point de départ du délai de six mois de présentation de la déclaration de renouvellement édicté à l’article R. 712-24, 1°, du Code de la propriété intellectuelle a été reporté à la date d’inscription au registre des marques du transfert de propriété de la marque litigieuse résultant de la décision de justice ayant accueilli la demande en revendication, seule date à compter de laquelle le véritable propriétaire de la marque avait la possibilité juridique de déclarer le renouvellement ».
Or, cette décision marque une évolution significative dans la manière dont la Cour de cassation appréhende les délais de procédure en matière de propriété intellectuelle. La rigueur procédurale du droit des marques, qui se justifiait par un impératif de sécurité juridique et de prévisibilité des droits, se trouve désormais tempérée par le contrôle de proportionnalité conventionnel, qui permet au juge de corriger les effets excessifs de l’application mécanique des textes. Cette pénétration du raisonnement de proportionnalité dans le droit des marques n’est pas isolée : la chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà, dans un arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-11.071, publié au Bulletin), imposé au requérant à une mesure de saisie-contrefaçon un devoir de loyauté dans l’exposé des faits, « afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ».
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680, publié au Bulletin), réaffirmé l’importance de distinguer la validité du titre de propriété industrielle de la qualité pour agir en contrefaçon, en jugeant que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers ». Cette solution, qui distingue nettement le droit au titre de la capacité processuelle, fonde une protection provisoire du déposant, même de mauvaise foi, dans l’attente de l’issue de l’action en revendication. Elle témoigne de la recherche constante par la haute juridiction d’un équilibre entre la protection effective des droits de propriété industrielle, la sécurité juridique des opérateurs économiques et les garanties fondamentales découlant de la Convention européenne des droits de l’homme.
En définitive, la décision Bébé Lilly du 15 octobre 2025 ouvre des perspectives nouvelles pour la conciliation entre les exigences procédurales du droit des marques et le respect des droits fondamentaux. Dès lors, la portée exacte de ce contrôle de proportionnalité devra être précisée par la jurisprudence à venir, notamment quant à son articulation avec les autres causes d’extinction du droit de marque telles que la déchéance pour défaut d’usage sérieux et la forclusion par tolérance. L’arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport) a, dans l’affaire du masque Easybreath, défini le parasitisme économique comme une forme de déloyauté qui consiste pour un opérateur économique à « se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis », rappelant ainsi que la loyauté constitue un principe transversal du droit de la propriété intellectuelle. Cette exigence de loyauté, combinée au contrôle de proportionnalité désormais exercé sous l’empire de la Convention européenne, dessine les contours d’un droit des marques renouvelé, dans lequel la protection du titulaire légitime ne saurait être sacrifiée sur l’autel d’un formalisme procédural excessif.
Conclusion
L’évolution récente de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle une double tendance dans l’appréhension des conditions d’existence et d’extinction du droit de marque. D’une part, l’exigence de caractère distinctif fait l’objet d’un contrôle juridictionnel approfondi, qui distingue avec une précision croissante les signes purement descriptifs de ceux qui conservent un degré d’arbitraire suffisant pour accéder à la protection. D’autre part, les mécanismes d’extinction du droit sur la marque, qu’il s’agisse de la déchéance pour défaut d’usage sérieux, de la forclusion par tolérance ou du refus de renouvellement, sont désormais traversés par l’exigence de proportionnalité issue de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette pénétration du contrôle de proportionnalité dans le contentieux de la marque, consacrée par l’arrêt Bébé Lilly du 15 octobre 2025, constitue sans doute l’un des apports les plus significatifs de la période récente, en offrant au juge un instrument de correction des effets excessifs de l’application mécanique des textes. L’articulation de cette exigence avec les autres principes directeurs du droit de la propriété intellectuelle, et notamment avec le principe de sécurité juridique, constituera l’un des enjeux majeurs des prochaines années.
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