La mauvaise foi du déposant en droit des marques : une notion européenne au service de la loyauté du commerce
Le droit des marques connaît, depuis une décennie, une mutation silencieuse mais profonde. La notion de mauvaise foi du déposant, longtemps cantonnée à une fonction résiduelle dans le contentieux de la propriété industrielle, s’est hissée au rang de concept structurant du droit positif. Cette évolution est le produit d’un double mouvement : d’une part, la construction par la Cour de justice de l’Union européenne d’une notion autonome de mauvaise foi, interprétée de manière uniforme dans l’ensemble des États membres ; d’autre part, l’appropriation raisonnée de cette notion par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui en a tiré des conséquences processuelles d’une portée considérable. L’année 2024-2025 a été, à cet égard, remarquablement féconde. Plusieurs arrêts publiés au Bulletin sont venus préciser les contours de la mauvaise foi, ses conditions de caractérisation, et ses effets sur les actions en nullité et en revendication. Le présent article se propose d’analyser cette jurisprudence récente afin d’en dégager les lignes de force et les implications pratiques pour le contentieux des marques.
I. L’émergence d’une notion autonome de mauvaise foi en droit européen des marques
A. La définition fonctionnelle de la mauvaise foi par la Cour de justice
La mauvaise foi du déposant n’est définie par aucun texte de droit positif. L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ». Le texte ajoute que, « à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement ». Mais il ne définit pas ce qu’il faut entendre par mauvaise foi. Ce silence législatif a été comblé par la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle a érigé la mauvaise foi en notion autonome du droit de l’Union.
Dans son arrêt du 29 janvier 2020 (Sky, C-371/18), la Cour de justice a posé le principe selon lequel « l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi, dès lors que la demande de marque est privée de justification au regard des objectifs visés par la première directive 89/104 ». La Cour a précisé qu’une telle mauvaise foi « ne peut cependant être caractérisée que s’il existe des indices objectifs pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque considérée, le demandeur de celle-ci avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque ».
Cette définition fonctionnelle a été reprise et affinée par la jurisprudence ultérieure. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt de renvoi préjudiciel du 10 janvier 2024 (Cass. com., 10 janv. 2024, n° 21-23.458, Publié au Bulletin), a rappelé que « la mauvaise foi n’est définie par aucun texte mais la CJUE a indiqué qu’elle constituait une notion autonome du droit de l’Union européenne, qui devait être interprétée de manière uniforme » et que « le moment pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur est celui du dépôt, par l’intéressé, de la demande d’enregistrement ». Dans cet arrêt, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de questions préjudicielles portant sur l’articulation entre les causes de nullité absolue et la mauvaise foi, concernant le dépôt d’une marque constituée par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. Par son arrêt du 7 janvier 2026 (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458), la chambre commerciale a rejeté le pourvoi après avoir constaté que, à la date du dépôt des marques en cause, les sociétés requérantes n’avaient pas eu l’intention d’agir de manière non conforme aux usages honnêtes.
La Haute juridiction a en outre jugé, dans cet arrêt, que « la mauvaise foi du demandeur ne peut pas être appréciée sur le fondement de circonstances survenues postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause ». Cette précision temporelle est essentielle : elle ancre l’appréciation de la mauvaise foi au moment précis du dépôt, à l’exclusion de tout comportement ultérieur, fût-il révélateur d’une intention frauduleuse initiale. Dès lors, la preuve de la mauvaise foi doit être rapportée par référence aux circonstances objectives contemporaines du dépôt.
B. La réception de la notion européenne par la chambre commerciale
La chambre commerciale de la Cour de cassation a intégré la jurisprudence européenne dans son office avec une rigueur qui mérite d’être soulignée. L’arrêt du 13 novembre 2025 (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin) constitue, à cet égard, une décision de principe dont la portée dépasse les circonstances de l’espèce.
Dans cette affaire, deux frères exploitaient des entreprises concurrentes dans le secteur de la menuiserie sous le nom « K fermetures ». L’un d’eux avait déposé la marque « K Fermetures » en 2013. L’autre, qui exploitait le même signe à titre de nom commercial depuis 2001, avait cédé son fonds de commerce en 2018 à une société tierce, laquelle agissait en revendication de la marque. La cour d’appel de Nancy avait déclaré cette action irrecevable comme prescrite, en écartant la mauvaise foi de la déposante au motif que « la volonté de protéger son nom patronymique, lorsqu’il est utilisé dans la vie des affaires, constitue en soi un but légitime et que le dépôt de la marque « K Fermetures » avait pour objet, non de porter atteinte à l’entreprise personnelle de M. [U] [K], mais de protéger le nom patronymique [K] contre tout tiers concurrent qui prétendrait en faire usage ».
La Cour de cassation casse cette décision au triple visa de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle. D’abord, elle censure l’arrêt pour avoir écarté la mauvaise foi « par des motifs impropres à écarter les moyens de la société [K] NB fermetures pris de ce que le signe « [K] Fermetures », qui n’est pas constitué du seul nom patronymique « [K] » et dont la société [B] [K] savait qu’il était déjà exploité par une entreprise tierce, avait été déposé de mauvaise foi ». Ensuite, elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché, comme il le lui était demandé, « si la société [B] [K] avait exploité le signe « [K] fermetures » ou si elle avait eu une telle intention », rappelant que le défaut d’intention d’exploiter est un indice puissant de mauvaise foi au sens de la jurisprudence Sky. Enfin, et surtout, la Cour de cassation énonce que « la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier », écartant ainsi le raisonnement de la cour d’appel qui avait retenu que la société cessionnaire du fonds « n’avait pas d’existence légale au jour du dépôt de la marque ».
Par cette double cassation, la chambre commerciale consacre une conception objective et fonctionnelle de la mauvaise foi : celle-ci peut résulter tant de la connaissance de l’exploitation antérieure du signe par un tiers que de l’absence d’intention d’exploiter la marque, sans qu’il soit nécessaire d’identifier une intention de nuire dirigée contre un tiers déterminé.
II. Les effets processuels de la caractérisation de la mauvaise foi
A. L’imprescriptibilité de l’action en nullité et le régime de l’action en revendication
La mauvaise foi ne produit pas seulement des effets sur le fond du droit ; elle commande également le régime processuel des actions ouvertes aux tiers. La chambre commerciale a apporté, sur ce terrain, des clarifications décisives dans son arrêt du 28 janvier 2026 (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin).
Cet arrêt, rendu dans le contentieux opposant la société VF International (titulaire des marques « Napapijri ») à un déposant de marques comportant des références géographiques norvégiennes, aborde deux questions fondamentales. La première concerne l’articulation entre l’action en nullité et l’action en revendication. La Cour de cassation juge que « l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque ». En conséquence, doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en appel la demande en revendication lorsque les premiers juges n’étaient saisis que d’une demande en nullité de l’enregistrement de la marque litigieuse.
La seconde question, plus structurante encore, porte sur le régime de la prescription. La Cour énonce qu’ « en application de l’article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite « loi Pacte » et de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, est imprescriptible, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée ». Cette imprescriptibilité de principe de l’action en nullité contraste avec le régime de l’action en revendication qui, aux termes de l’article L. 712-6 précité, se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement.
Or, la Cour de cassation a également précisé, au sein du même arrêt, que les indices de mauvaise foi peuvent résulter de « l’absence d’utilisation, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à la marque contestée » et que « d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer un ensemble d’indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur ». Elle ajoute que la mauvaise foi est caractérisée lorsqu’il ressort de ces circonstances « que le titulaire de la marque contestée a déposé la demande d’enregistrement de cette marque avec l’intention de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes ». En présence de tels indices, l’action en revendication échappe à la prescription quinquennale, le déposant de mauvaise foi ne pouvant se prévaloir de l’écoulement du temps.
L’arrêt du 26 juin 2024 (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, Publié au Bulletin, Publié au Rapport), bien que rendu en matière de parasitisme économique, fournit un éclairage utile sur la méthode d’appréciation des comportements déloyaux dans le contentieux de la propriété intellectuelle. La Cour y rappelle que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil (article 1240 du code civil), qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Elle précise qu’ « il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». Cette exigence probatoire rejoint, mutatis mutandis, celle qui pèse sur le demandeur à l’action en revendication : il lui incombe de rapporter la preuve d’indices objectifs, pertinents et concordants de la mauvaise foi du déposant.
B. L’extension du domaine de la fraude : le cas du renouvellement tardif
L’arrêt du 15 octobre 2025 (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.651, Publié au Bulletin), connu sous le nom d’arrêt « Bébé Lilly », illustre de manière saisissante les conséquences qu’une fraude au dépôt peut emporter sur le droit au renouvellement de la marque. Dans cette espèce, un arrêt irrévocable du 25 mars 2022 avait accueilli la demande en revendication formée dès le 25 décembre 2008 par le créateur de la marque « Bébé Lilly », déposée frauduleusement le 1er juin 2006. Cependant, l’inscription au registre national des marques de la décision de justice n’était intervenue que postérieurement à l’expiration de la période de protection de la marque, et le directeur de l’INPI avait refusé la déclaration de renouvellement comme tardive.
La Cour de cassation, après avoir rappelé qu’ « il résulte des articles L. 712-9 et R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle que seul le titulaire inscrit d’une marque peut déclarer la renouveler pour une nouvelle période de dix ans, au cours d’un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin la période de protection ou dans un délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain du dernier jour du mois d’expiration de la protection, de sorte que toute déclaration de renouvellement ultérieure est tardive et, partant irrecevable, sans prorogation possible », opère un contrôle de proportionnalité inédit. La Cour énonce que « si ces dispositions poursuivent un objectif légitime de sécurité juridique des tiers, elles ont pour effet, dans les circonstances particulières de l’espèce où la marque a été déposée en fraude aux droits d’un tiers, qui avait agi avec diligence en revendication de ladite marque, de le priver de son bien au sens de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
La Cour ajoute que le titulaire légitime de la marque était « placé, pendant toute la durée de la procédure judiciaire, dans l’impossibilité d’exercer son droit légitime à obtenir le renouvellement de la marque qu’il revendiquait ». Tirant les conséquences de l’atteinte excessive aux droits du titulaire légitime, la Cour, statuant au fond, écarte l’application des règles nationales et dit que « le point de départ du délai de grâce de six mois pour renouveler cette marque court à compter de la date de l’inscription au registre des marques du transfert de propriété de la marque litigieuse résultant de la décision de justice ayant accueilli la demande en revendication, seule date à compter de laquelle le véritable titulaire de la marque avait la possibilité juridique de déclarer le renouvellement ».
Cette décision, qui fait application directe du droit au respect des biens garanti par le Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme pour neutraliser les effets de la forclusion, constitue une innovation jurisprudentielle majeure. Elle démontre que la fraude au dépôt ne se limite pas à vicier l’enregistrement initial ; elle contamine l’ensemble de la vie administrative de la marque, au point d’autoriser le juge à écarter, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’application des règles nationales de forclusion.
Par ailleurs, l’arrêt du 13 novembre 2025 (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, précité) a également précisé les conditions d’articulation entre l’action en revendication et l’action en contrefaçon. La Cour y rappelle que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » et que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes ». Cette clarification processuelle complète utilement le régime de la mauvaise foi en rappelant que le cumul des actions, en présence de comportements frauduleux distincts dans le temps, demeure possible sans méconnaître le principe de non-cumul des responsabilités.
Au regard de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle (article L. 711-3 CPI), la marque portant atteinte à des droits antérieurs est susceptible d’être déclarée nulle. Mais l’imprescriptibilité de l’action en nullité consacrée par la loi Pacte, combinée au régime dérogatoire de la prescription de l’action en revendication en cas de mauvaise foi, offre désormais au titulaire d’un droit antérieur un arsenal processuel cohérent. La mauvaise foi du déposant fonctionne comme un commutateur : en sa présence avérée, la prescription quinquennale cède et l’action en revendication retrouve sa pleine effectivité, tandis que l’action en nullité demeure, quant à elle, perpétuellement ouverte.
Conclusion
La construction jurisprudentielle de la notion de mauvaise foi en droit des marques, telle qu’elle ressort des arrêts rendus par la chambre commerciale entre 2024 et 2026, témoigne d’une maturation remarquable du droit positif. La notion, d’origine européenne, est désormais pleinement intégrée dans l’office du juge national, qui en a dégagé des conséquences substantielles et processuelles d’une grande cohérence. La mauvaise foi ne se réduit plus à l’intention de nuire à un tiers déterminé ; elle s’apprécie objectivement, au jour du dépôt, au regard d’un faisceau d’indices incluant la connaissance de l’exploitation antérieure du signe par autrui, l’absence d’intention d’exploiter la marque, ou encore la volonté de détourner le droit des marques de ses fonctions essentielles. Ses effets sont considérables : elle neutralise la prescription quinquennale de l’action en revendication, commande l’articulation entre les différentes actions ouvertes au titulaire d’un droit antérieur, et peut même, dans des circonstances exceptionnelles, justifier que le juge écarte les règles nationales de forclusion pour préserver le droit au renouvellement du titulaire légitime. Le contentieux à venir dira si cette construction jurisprudentielle, déjà solidement étayée, trouvera à s’étendre à d’autres hypothèses de fraude au droit des marques.
L’arrêt du 10 janvier 2024 (Cass. com., 10 janv. 2024, n° 21-23.458, Publié au Bulletin) a en outre rappelé que la Cour de cassation juge de manière constante qu’ « un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité » (Cass. com., 25 avril 2006, n° 04-15.641, Bull. 2006, IV, n° 100). Cette définition traditionnelle de la fraude, centrée sur l’intention de nuire à un tiers déterminé, s’est trouvée enrichie par la référence à la jurisprudence Sky, qui admet que la mauvaise foi puisse exister indépendamment de toute intention de nuire à un tiers identifié. La chambre commerciale a ainsi opéré la synthèse entre la conception française de la fraude, fondée sur la privation d’un signe nécessaire à l’activité d’autrui, et la conception européenne de la mauvaise foi, fondée sur le détournement des fonctions de la marque.
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 mai 2026 (CA Versailles, 26 mai 2026, n° 24/05586), a fait application des principes dégagés par la Cour de cassation en retenant que la mauvaise foi s’apprécie « en prenant en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement ». La cour d’appel a notamment relevé que le fait pour le déposant d’avoir enregistré une marque à son nom alors qu’il était encore salarié de la société qui exploitait le signe constituait un indice de mauvaise foi, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice selon laquelle la mauvaise foi peut résulter de l’intention d’obtenir « un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, Sky, C-371/18, § 75). Cette décision illustre la diffusion, dans la pratique des juridictions du fond, des standards d’appréciation dégagés par la Cour de cassation et la Cour de justice.
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