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La déchéance de marque à l’épreuve des sous-catégories autonomes : l’office du juge redéfini par la chambre commerciale de la Cour de cassation

La déchéance de marque à l’épreuve des sous-catégories autonomes : l’office du juge redéfini par la chambre commerciale de la Cour de cassation

Le droit des marques connaît, depuis les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 mai 2025, une inflexion notable quant à l’office du juge saisi d’une demande en déchéance pour défaut d’usage sérieux. Ces deux décisions, publiées au Bulletin, imposent au juge une obligation de recherche proactive des sous-catégories autonomes de produits ou de services au sein des libellés d’enregistrement, y compris lorsque le titulaire de la marque s’est abstenu de les identifier. L’enjeu dépasse le seul contentieux de la déchéance : il engage la fonction essentielle de la marque, la sécurité juridique des opérateurs économiques et l’effectivité du principe de spécialité.

L’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le titulaire d’une marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits ou services visés à l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits. Ce texte transpose en droit interne les articles 19 et 21 de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, dite « paquet marques ». Il était constant, depuis l’arrêt Ferrari rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 22 octobre 2020 (C-720/18 et C-721/18), que la preuve de l’usage sérieux devait être rapportée pour chaque sous-catégorie autonome de produits ou de services lorsque la catégorie visée à l’enregistrement était large et susceptible de subdivision. Mais la Cour de cassation n’avait jamais, avant le 14 mai 2025, érigé cette recherche en obligation positive pesant sur le juge lui-même, indépendamment des moyens soulevés par les parties. C’est ce pas supplémentaire que les deux arrêts commentés franchissent, en précisant la méthode à suivre et le critère à appliquer.

I. L’obligation nouvelle imposée au juge de rechercher d’office les sous-catégories autonomes

A. Le dépassement de l’initiative des parties

La chambre commerciale de la Cour de cassation énonce, dans l’arrêt G7 du 14 mai 2025 (pourvoi n° 23-21.296), une règle dont la portée dépasse le seul cas d’espèce : « lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou de services pour laquelle la marque a été enregistrée se subdivise en sous-catégories et invoque un défaut d’usage sérieux pour certaines de ces sous-catégories, le juge doit rechercher si la catégorie visée à l’enregistrement de la marque peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance ».

Cette formulation est remarquable à plusieurs titres. En premier lieu, elle impose au juge du fond une obligation de recherche qui ne dépend pas de la complétude des écritures des parties : le titulaire de la marque ne peut se retrancher derrière l’absence d’identification préalable des sous-catégories dans son dépôt ou dans ses conclusions pour échapper à l’analyse. En second lieu, elle écarte toute automaticité dans le rejet ou l’accueil de la demande en déchéance : le juge ne peut ni se borner à constater un usage pour une partie des produits de la catégorie et en déduire la validité de la marque pour l’ensemble, ni prononcer la déchéance totale sans avoir préalablement vérifié si la catégorie est divisible. En troisième lieu, elle réaffirme le caractère objectif de l’analyse, qui ne saurait être subordonnée aux seules indications de la classification de Nice : la Cour précise que les intitulés de cette classification « ne sont qu’un simple indice de l’existence de sous-catégories autonomes », invitant ainsi le juge à dépasser le cadre formel de l’enregistrement pour appréhender la réalité économique des produits ou services en cause. La référence au caractère « non arbitraire » de la division des catégories suggère, en creux, que la méthode proposée doit aboutir à des résultats vérifiables et reproductibles, et non à une appréciation discrétionnaire du juge.

En l’espèce, la cour d’appel de Versailles avait retenu que la preuve d’un usage sérieux des marques G7 pour les services de « transport » et de « transport de voyageurs » était rapportée, dès lors que la société Groupe Rousselet justifiait de l’exploitation de ces marques pour une activité de taxis. La Cour de cassation casse cet arrêt au motif que les juges du fond auraient dû rechercher « si les preuves d’usage qu’elle retenait, qui ne concernaient que le seul service de taxis, ne se rapportaient pas à une sous-catégorie autonome moins large que les catégories de « transports » et « transports de voyageurs », de sorte que cet usage ne pouvait justifier le rejet de la demande de déchéance pour la totalité des services relevant de ces catégories ». L’arrêt de la cour d’appel est ainsi privé de base légale, pour n’avoir pas accompli l’office que la Cour de cassation lui assigne désormais.

Le même jour, la chambre commerciale rendait un second arrêt, dans l’affaire Skin’up (pourvoi n° 23-21.866), qui applique le même principe à la catégorie des « cosmétiques » de la classe 3. La cour d’appel de Colmar avait estimé que la société Skin’up démontrait un usage sérieux de sa marque pour les « cosmétiques » en produisant des preuves d’usage pour des produits cosméto-textiles et leurs recharges. La Cour de cassation censure cette analyse : « en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les produits cosméto-textiles et leurs recharges, destinés à procurer un effet amincissant par le port de vêtements, qui étaient les seuls pour lesquels la société Skin’up justifiait d’un usage de sa marque au cours des cinq dernières années, ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des « cosmétiques », la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Ces deux arrêts, rendus le même jour et publiés au Bulletin, traduisent une volonté délibérée de la chambre commerciale de renforcer le contrôle de l’office du juge en matière de déchéance. La cassation pour défaut de base légale, qui sanctionne une insuffisance de motivation, est ici employée comme vecteur d’une directive méthodologique à destination des juridictions du fond.

B. La méthodologie imposée : finalité, destination et appréciation concrète

La Cour de cassation ne se contente pas d’énoncer l’obligation : elle en précise la méthode. Le juge doit prendre en compte « le critère essentiel de finalité ou de destination des produits ou services, sans être tenu de se limiter aux indications de produits et de services figurant explicitement dans la classification de Nice, qui ne sont qu’un simple indice de l’existence de sous-catégories autonomes ». Cette précision est capitale, car elle écarte la tentation d’une approche purement formelle qui consisterait à s’en remettre aux intitulés de la classification internationale.

Cette méthodologie puise directement aux sources du droit de l’Union européenne. La Cour de justice, dans son arrêt Ferrari du 22 octobre 2020 (C-720/18 et C-721/18), avait énoncé que « le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits ». La Cour de justice ajoutait qu’il importait « d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou des services pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et aux services relevant de la classe de produits ou de services concernée, de manière à mettre en relation les produits ou les services pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits ou des services couverts par l’enregistrement de cette marque ».

La chambre commerciale reprend explicitement cette grille d’analyse européenne et l’incorpore dans le contrôle de cassation. L’arrêt G7 le rappelle en citant les points 37 à 41 de l’arrêt Ferrari, avant d’en tirer les conséquences pour l’office du juge national. Par ailleurs, la Cour rappelle que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, « si le titulaire d’une marque a enregistré sa marque pour une large gamme de produits ou de services qu’il pourrait éventuellement commercialiser, mais qu’il ne l’a pas fait pendant une période ininterrompue de cinq ans, son intérêt à bénéficier de la protection de sa marque pour ces produits ou services ne saurait prévaloir sur l’intérêt des concurrents à utiliser un signe identique ou similaire pour lesdits produits ou services, voire de demander l’enregistrement de ce signe en tant que marque ».

L’apport propre de la Cour de cassation réside dans l’articulation de cette grille avec la procédure française : le juge du fond ne peut se contenter d’attendre que les parties aient correctement caractérisé les sous-catégories. Il doit lui-même procéder à cette analyse, fût-ce en l’absence de tout cadrage par le titulaire de la marque. L’arrêt Skin’up le confirme en censurant la cour d’appel de Colmar qui s’était bornée à constater que les cosméto-textiles étaient « bien des cosmétiques puisqu’ils ont un lien, directement ou indirectement, avec la peau », sans rechercher s’ils constituaient une sous-catégorie autonome.

Cette exigence s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale relative à la déchéance partielle. L’article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés ». La Cour de cassation en tire désormais une obligation positive pour le juge de délimiter précisément le périmètre de cette déchéance partielle, en identifiant les sous-catégories pour lesquelles l’usage n’est pas démontré.

II. Les conséquences pratiques de la nouvelle grille d’analyse pour les acteurs du droit des marques

A. La charge probatoire renforcée du titulaire de la marque

La portée pratique des arrêts du 14 mai 2025 dépasse le seul office du juge : elle transforme la charge probatoire qui pèse sur le titulaire de la marque confronté à une action en déchéance. L’article L. 716-3-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée ». Désormais, cette preuve ne peut plus se satisfaire de la démonstration d’un usage pour un seul produit ou service au sein d’une catégorie large : le titulaire doit être en mesure de démontrer l’usage pour chacune des sous-catégories autonomes que le juge identifiera.

L’affaire G7 l’illustre de manière éclairante. La société Groupe Rousselet, titulaire de marques enregistrées pour les services de « transport » et « transport de voyageurs », justifiait d’un usage pour son activité de taxis. Cette démonstration aurait pu suffire sous l’empire de la jurisprudence antérieure, qui admettait qu’un usage pour une partie des services d’une catégorie valait usage pour l’ensemble de la catégorie lorsque celle-ci était homogène. La Cour de cassation impose désormais une analyse plus fine : le service de « taxis » constitue-t-il une sous-catégorie autonome au sein des « transports » ou des « transports de voyageurs » ? Si oui, l’usage pour les taxis ne vaut pas usage pour les autres sous-catégories de transport, telles que le transport ferroviaire, le transport aérien ou le transport maritime.

La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 2 juillet 2025 (RG n° 24/01285) relatif à la marque STOREE RETAIL, a fait application de cette méthode en distinguant, au sein de la classe 36, les services pour lesquels l’usage sérieux était démontré (estimations immobilières, gérance de biens immobiliers) de ceux pour lesquels il ne l’était pas (gestion financière, services de financement, consultation en matière financière). La cour a ainsi reconnu l’usage sérieux pour les services de gérance de biens immobiliers au motif que les prestations proposées, telles que « la mise en location, la recherche de locataire et la rédaction des contrats de location », relevaient de cette sous-catégorie, tout en confirmant l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon pour les services de « gestion financière » et « conseils en organisation et direction des affaires », faute d’usage sérieux démontré pour ces sous-catégories distinctes.

Cette approche différentiée, appliquée service par service, illustre la rigueur nouvelle avec laquelle les juridictions du fond doivent désormais examiner les preuves d’usage. La cour d’appel de Versailles, dans l’affaire PARFUMS LANSELLE du 5 mars 2025 (RG n° 23/05640), avait déjà anticipé cette exigence en écartant la demande du titulaire visant à ce que « la preuve de l’usage sérieux de la marque pour les produits de parfumerie lui permette d’échapper à la déchéance de ses droits pour l’ensemble des produits de la sous-catégorie autonome de produits de cosmétologie et de parfumerie à usage corporel ». La cour y rappelait, au visa de l’article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle, que la déchéance prend effet à la date de la demande et que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire, cette preuve pouvant être rapportée par tous moyens.

L’articulation entre la directive (UE) 2015/2436 et les arrêts du 14 mai 2025 mérite une attention particulière. Les articles 19 et 21 de cette directive imposent aux États membres de prévoir la déchéance du titulaire qui n’a pas fait un usage sérieux de sa marque dans un délai de cinq ans. La Cour de justice de l’Union européenne, dans l’arrêt ACTC du 16 juillet 2020 (C-714/18 P), avait déjà précisé que « si le titulaire d’une marque a enregistré sa marque pour une large gamme de produits ou de services qu’il pourrait éventuellement commercialiser, mais qu’il ne l’a pas fait pendant une période ininterrompue de cinq ans, son intérêt à bénéficier de la protection de sa marque pour ces produits ou services ne saurait prévaloir sur l’intérêt des concurrents ». Les arrêts G7 et Skin’up donnent à cette exigence européenne son ancrage procédural en droit interne, en imposant au juge national l’obligation positive de vérifier la divisibilité des catégories.

Le titulaire de la marque doit donc, dès la phase de constitution de ses preuves, anticiper l’analyse du juge en documentant l’usage de sa marque pour l’ensemble des sous-catégories qu’il entend préserver. Une stratégie de dépôt large, qui consiste à enregistrer une marque pour des catégories étendues de produits ou de services dans l’espoir de couvrir des activités futures, expose désormais le titulaire à une déchéance partielle plus étendue que par le passé.

B. La sécurité juridique des concurrents et l’effectivité du principe de spécialité

La doctrine des sous-catégories autonomes poursuit un objectif de politique jurisprudentielle clairement identifié par la Cour de justice de l’Union européenne : préserver l’intérêt des concurrents à utiliser des signes identiques ou similaires pour les produits et services non exploités par le titulaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation, en imposant au juge du fond une obligation de recherche active, renforce l’effectivité de ce principe.

L’arrêt G7 comporte une motivation explicite sur ce point. La Cour de cassation y rappelle que « si le titulaire d’une marque a enregistré sa marque pour une large gamme de produits ou de services qu’il pourrait éventuellement commercialiser, mais qu’il ne l’a pas fait pendant une période ininterrompue de cinq ans, son intérêt à bénéficier de la protection de sa marque pour ces produits ou services ne saurait prévaloir sur l’intérêt des concurrents à utiliser un signe identique ou similaire pour lesdits produits ou services, voire de demander l’enregistrement de ce signe en tant que marque ». Cette motivation, empruntée à la jurisprudence Ferrari de la Cour de justice, élève l’intérêt des tiers au rang de principe directeur de l’interprétation de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle.

La portée de cette jurisprudence ne se limite pas à la seule action en déchéance. L’article L. 716-4-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui subordonne la recevabilité de l’action en contrefaçon à la preuve de l’usage sérieux de la marque pour les produits ou services invoqués, est directement affecté par la nouvelle grille d’analyse. Le titulaire qui agit en contrefaçon sur le fondement d’une marque enregistrée pour une catégorie large devra démontrer, sous-catégorie par sous-catégorie, l’usage sérieux de sa marque pour les produits ou services argués de contrefaçon. L’arrêt STOREE RETAIL du 2 juillet 2025 en fournit une illustration concrète : la cour d’appel de Versailles y déclare le titulaire irrecevable à agir en contrefaçon pour les services de « gestion des affaires commerciales » et de « conseils en organisation et direction des affaires » (classe 35) ainsi que pour les services de « gestion financière » et « consultation en matière financière » (classe 36), faute de preuve d’un usage sérieux pour ces sous-catégories spécifiques.

Par ailleurs, la portée de la cassation dans l’arrêt G7 dépasse la seule action en déchéance. La Cour de cassation étend la cassation aux chefs de dispositif relatifs à la contrefaçon et à la concurrence déloyale, au motif que l’appréciation de la contrefaçon reposait sur la similarité des services de « transport » avec les services de « transport de marchandises », similarité qui pourrait être remise en cause par la nouvelle délimitation des sous-catégories. La Cour précise que « dès lors que l’action en concurrence déloyale doit être fondée sur des actes distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon, la nouvelle appréciation portée sur la demande en contrefaçon supposera une nouvelle appréciation sur l’existence de faits distincts sanctionnés par l’arrêt au titre de la concurrence déloyale ». Cette cascade de cassations illustre l’effet systémique de la nouvelle obligation pesant sur le juge : la délimitation des sous-catégories autonomes conditionne non seulement le sort de la déchéance, mais également celui des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale qui en découlent.

La distinction entre sous-catégories autonomes s’articule également avec le droit de l’Union européenne. La directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, transposée par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et dont les articles 19 et 21 ont été transposés aux articles L. 714-5 et L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle, impose aux États membres de prévoir que le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée. La Cour de justice, dans l’arrêt Ferrari, a donné à cette disposition une interprétation téléologique : il s’agit d’éviter que des marques non exploitées ne fassent obstacle à l’entrée de concurrents sur le marché. La chambre commerciale de la Cour de cassation, en imposant au juge du fond une obligation de recherche des sous-catégories autonomes, donne à cette finalité européenne sa pleine effectivité en droit interne.

Conclusion

Les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 mai 2025 marquent une avancée significative dans le contentieux de la déchéance de marque. En imposant au juge du fond une obligation positive de recherche des sous-catégories autonomes de produits ou de services, y compris en l’absence d’identification par les parties, la Cour de cassation renforce à la fois la sécurité juridique des opérateurs économiques et l’effectivité de la sanction du défaut d’usage sérieux. La méthode prescrite, fondée sur le critère essentiel de la finalité et de la destination des produits ou services, invite les juridictions du fond à une analyse concrète et objective, dégagée des seuls intitulés de la classification de Nice. Cette jurisprudence, qui s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt Ferrari de la Cour de justice de l’Union européenne, consolide l’articulation entre le droit national des marques et le droit de l’Union. Elle impose aux praticiens une rigueur renouvelée dans la stratégie de dépôt comme dans la constitution des preuves d’usage, et offre aux concurrents un levier contentieux plus efficace pour libérer des signes que leurs titulaires n’exploitent pas.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».