La déchéance des droits sur une marque pour déceptivité acquise : la chambre commerciale de la Cour de cassation face au risque de tromperie du consommateur (2024-2026)
I. La déceptivité acquise comme cause autonome de déchéance des droits sur la marque
A. Le fondement légal de la déchéance pour déceptivité et les conditions de sa mise en oeuvre
La déchéance des droits sur une marque pour déceptivité acquise constitue un mécanisme singulier du droit des marques, qui sanctionne non pas l’absence d’exploitation mais l’exploitation trompeuse du signe distinctif. L’article L. 714-6, b), du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. Ce texte a successivement assuré la transposition des dispositions de l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988, puis de celles, identiques, de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, et enfin de celles, également identiques, de l’article 20, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques.
La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 4 mars 1999 Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (C-87/97), a précisé que la marque ne doit pas être exploitée dans des conditions de nature à tromper effectivement le public ou à créer un risque grave de tromperie. Cette exigence de protection du consommateur contre les risques de confusion sur l’origine ou la qualité des produits constitue le fondement téléologique du mécanisme de déchéance pour déceptivité, qui se distingue ainsi nettement de la déchéance pour défaut d’usage sérieux prévue à l’article L. 714-5 du même code.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 février 2024 (pourvoi n° 22-23.833, publié au Bulletin) offre une illustration remarquable de ce mécanisme. En l’espèce, la société fondée par un créateur de mode pour commercialiser des vêtements et accessoires, dont les marques verbales étaient constituées du nom de famille de ce créateur, avait fait l’objet d’une procédure collective au terme de laquelle ces marques avaient été cédées à un tiers. Postérieurement à la cession, le cessionnaire avait poursuivi l’exploitation des marques dans des conditions que le cédant estimait trompeuses, le public étant selon lui conduit à croire que le créateur participait toujours à la conception des produits commercialisés sous ces marques. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 12 octobre 2022, avait prononcé la déchéance des droits du cessionnaire sur ces marques, après avoir relevé que le cessionnaire avait été condamné à deux reprises pour contrefaçon des droits d’auteur du cédant portant sur ses oeuvres récentes non cédées, ces condamnations étant devenues irrévocables.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le premier moyen du pourvoi dirigé contre cette décision, jugeant que l’action en déchéance pour déceptivité fondée sur des faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire était recevable. La Cour a en effet relevé que, selon l’arrêt attaqué, le cédant faisait valoir que la société cessionnaire exploitait les marques cédées de façon à laisser le public croire qu’il était toujours l’auteur des créations sur lesquelles ces marques étaient apposées. Dès lors, la Cour a substitué un motif de pur droit à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, pour déclarer l’action recevable.
A cet égard, la Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-16.078, publié au Bulletin), que le caractère distinctif de la marque s’apprécie au jour du dépôt, au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné. Cette règle temporelle d’appréciation est essentielle car elle détermine le périmètre de validité du signe déposé. L’arrêt Lekiosque retient ainsi que le terme « kiosque », certes évocateur, renvoyait le public concerné à l’abri édifié sur la voie publique mais ne lui permettait pas d’établir un rapport immédiat et concret avec les services d’abonnement et de distribution de journaux en ligne, de sorte qu’il était distinctif pour désigner de tels services au jour du dépôt, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération la généralisation ultérieure alléguée du terme dans le secteur de la distribution de la presse en ligne.
B. L’articulation délicate entre la garantie d’éviction du cédant et l’action en déchéance pour déceptivité
L’arrêt du 28 février 2024 (pourvoi n° 22-23.833) consacre une articulation inédite entre le droit commun de la vente et le droit spécial des marques. La chambre commerciale y rappelle en effet que le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur, ainsi qu’elle l’avait déjà jugé dans un arrêt du 31 janvier 2006 (pourvoi n° 05-10.116, publié au Bulletin). L’article 1628 du code civil, qui fonde la garantie d’éviction du vendeur, interdit en principe au cédant d’agir contre le cessionnaire pour le priver de la jouissance paisible de la chose cédée, cette garantie constituant une obligation essentielle du vendeur dans le contrat de vente.
Toutefois, la Haute juridiction a introduit une exception décisive à cette irrecevabilité de principe, en jugeant désormais que la garantie au profit du cessionnaire cesse lorsque l’éviction est due à sa faute. La Cour a retenu que l’action formée par le cédant n’était pas irrecevable nonobstant la garantie d’éviction due au cessionnaire, dès lors que l’action en déchéance pour déceptivité était fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire. Cette solution constitue un revirement de jurisprudence important qui concilie la protection du cessionnaire contre l’éviction et l’intérêt général à la loyauté des transactions par la sanction des comportements frauduleux du cessionnaire.
La Cour relève également, dans la motivation de cet arrêt, que le cédant peut être le mieux placé, voire le seul, à même d’identifier l’existence d’une tromperie effective du public ou d’un risque grave d’une telle tromperie. Cette considération pragmatique justifie l’exception ainsi introduite au principe d’irrecevabilité, en ce qu’elle reconnaît la légitimité de l’intérêt du cédant à préserver l’intégrité de son nom lorsque celui-ci est constitutif de la marque cédée. Par ailleurs, s’agissant du droit sur une marque, la Cour rappelle qu’il est soumis, pour son maintien même, à diverses conditions d’usage, et que la marque ne doit pas être exploitée dans des conditions de nature à tromper effectivement le public.
En conséquence, l’arrêt du 10 janvier 2024 (pourvoi n° 22-21.716, publié au Bulletin) apporte un éclairage complémentaire sur l’articulation entre les droits antérieurs et le droit des marques. La chambre commerciale y précise que le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité d’une marque déposée postérieurement s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, quand bien même le titulaire de la marque contestée dispose d’un droit plus ancien que le tiers qui la conteste. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment l’arrêt du 2 juin 2022 X BV contre Classic Coach Company (C-112/21), selon lequel la notion de droit antérieur signifie que « le fondement du droit concerné doit précéder dans le temps l’obtention de la marque avec laquelle il est réputé entrer en conflit. En effet, il s’agit de l’expression du principe de la primauté du titre antérieur d’exclusivité, qui représente l’un des fondements du droit des marques et, d’une façon plus générale, de tout le droit de la propriété industrielle ». La Cour de justice ajoute que si l’article 4, paragraphe 4, sous c), de la directive 2008/95 sert principalement à d’autres fins que celles visées à l’article 6, paragraphe 2, de la même directive, il n’en demeure pas moins que la notion de « droit antérieur » utilisée à ces deux dispositions doit avoir la même signification, dans la mesure où le législateur de l’Union n’a pas exprimé une volonté différente.
II. L’appréciation prétorienne de la déceptivité entre autonomie du signe distinctif et risque de confusion
A. La marque patronymique à l’épreuve du droit de l’Union : la question préjudicielle du 28 février 2024
La portée de l’arrêt du 28 février 2024 (pourvoi n° 22-23.833) dépasse le seul cadre du litige entre le créateur et son cessionnaire, puisqu’à l’occasion de l’examen des deuxième et troisième moyens du pourvoi, la chambre commerciale a décidé de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle d’une importance théorique et pratique considérable, sur le fondement de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La question est ainsi formulée : « Les articles 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques et 20, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au prononcé de la déchéance d’une marque constituée du nom de famille d’un créateur en raison de son exploitation postérieure à la cession dans des conditions de nature à faire croire de manière effective au public que ce créateur participe toujours à la création des produits marqués alors que tel n’est plus le cas ? »
Cette question préjudicielle intervient dans un contexte jurisprudentiel européen partiellement éclairé par l’arrêt de la Cour de justice du 30 mars 2006 Emanuel (C-259/04). Dans cette décision, la Cour de justice, interprétant la directive 89/104/CEE, avait jugé que, quand bien même un consommateur moyen pourrait être influencé dans son acte d’achat en imaginant que la personne physique a participé à la création du produit revêtu de la marque, cette circonstance ne peut être, à elle seule, de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance dudit produit. La Cour avait ajouté que « si, dans la présentation de la marque, il existait une volonté de l’entreprise de faire croire au consommateur que la personne physique est toujours la créatrice des produits portant la marque ou qu’elle participe à leur création, il s’agirait d’une manoeuvre qui pourrait être jugée dolosive mais qui ne pourrait être analysée comme une tromperie au sens de l’article 3 de la directive 89/104/CEE et qui, de ce fait, n’affecterait pas la marque elle-même et, par voie de conséquence, la possibilité de l’enregistrer ». Enfin, énonçant que les conditions de la déchéance prévues à l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 89/104/CEE sont identiques à celles du refus d’enregistrement fondé sur l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la même directive, la Cour de justice avait dit pour droit que le titulaire d’une marque correspondant au nom du créateur et premier fabricant des produits portant cette marque ne peut, en raison de cette seule particularité, être déchu de ses droits au motif que ladite marque induirait le public en erreur.
La chambre commerciale a néanmoins relevé que la portée exacte de l’arrêt Emanuel faisait débat entre les parties et au sein de la doctrine. Le cessionnaire soutenait en effet que cette décision devait être interprétée en ce sens que ses éventuelles manoeuvres destinées à faire croire au consommateur que le créateur participe toujours à la création des produits ne pouvaient affecter la marque elle-même, quand bien même elles seraient jugées trompeuses. C’est en ce sens que s’était prononcé le tribunal judiciaire de Paris par un jugement du 26 juin 2020, infirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 octobre 2022. La cour d’appel avait quant à elle considéré que la Cour de justice, dans l’arrêt Emanuel, n’avait pas expressément étendu les motifs du point 50 relatifs au refus d’enregistrement à l’interprétation de l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la même directive, qui régit la déchéance. La cour d’appel estimait ainsi que cette dernière disposition ne s’oppose pas au prononcé de la déchéance d’une marque en raison de son exploitation dans des conditions de nature à faire croire de manière effective au public que le créateur participe toujours à la création des produits.
Par ailleurs, le tribunal de l’Union européenne, par un arrêt du 14 mai 2009 (T-165/06), faisant application de l’article 50, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, dont les dispositions sont en substance identiques à celles de l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la première directive 89/104, avait écarté une demande de déchéance fondée sur l’utilisation trompeuse de la marque portant sur le nom de famille d’un créateur après son enregistrement. Cette décision du tribunal de l’Union n’avait toutefois pas exclu par principe qu’un usage trompeur de la marque puisse entraîner sa déchéance pour déceptivité, mais avait seulement relevé que l’intervenante n’apportait aucune preuve d’un tel usage. La réponse de la Cour de justice à la question préjudicielle posée le 28 février 2024 sera donc déterminante pour trancher ce débat doctrinal et clarifier l’articulation entre la protection du consommateur contre les risques de tromperie et la stabilité des droits de propriété industrielle sur les marques patronymiques cédées.
B. La position distinctive autonome de la marque et la dégénérescence du signe dans la jurisprudence récente
Au-delà de la seule déceptivité acquise, la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé les contours de notions voisines qui participent de la préservation de la fonction distinctive de la marque. L’arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-10.672, publié au Bulletin) a enrichi la théorie de la position distinctive autonome de la marque antérieure dans un signe composé postérieur. La Cour de cassation y énonce que, lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur dans lequel elle n’apparaît pas insignifiante, il appartient aux juges du fond, aux fins de déterminer si la marque antérieure conserve dans le signe postérieur composé une position distinctive autonome, de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément.
Cette formulation synthétise la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment l’arrêt Medion du 6 octobre 2005 (C-120/04), selon lequel il n’est pas exclu qu’une marque antérieure utilisée par un tiers dans un signe composé comprenant la dénomination de l’entreprise de ce tiers conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, de sorte que le public attribue également au titulaire de cette marque l’origine des produits ou soit conduit à croire que les produits proviennent d’entreprises liées économiquement. La Cour de justice a précisé, dans l’arrêt BGW du 22 octobre 2015 (C-20/14), que tel est le cas lorsque, en raison notamment de sa position dans le signe composé ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardée en mémoire par celui-ci. A l’inverse, la marque antérieure ne conserve pas une position distinctive autonome dans le signe composé postérieur si elle en constitue un élément négligeable ou si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément.
En l’espèce, la société Circus Belgium, titulaire des marques verbale et semi-figurative « Circus » pour désigner notamment des services de jeux, avait formé opposition à l’enregistrement du signe verbal « Circus Baobab » pour des services similaires. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 20 septembre 2023, avait rejeté cette opposition après avoir énoncé que le terme second « Baobab » était tout aussi distinctif et pas moins prépondérant que le terme « Circus », et que le consommateur n’aurait pas son attention davantage appelée sur le terme « Circus » que sur le terme « Baobab ». La Cour de cassation a censuré cette décision pour défaut de base légale, reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si le terme « Circus », qui est identique à la marque verbale antérieure et constitue l’élément verbal de la marque semi-figurative antérieure, ne conservait pas, au sein du signe composé « Circus Baobab », une position distinctive autonome et si, compte tenu de cette position, le public n’attribuerait pas au titulaire des marques antérieures l’origine des produits couverts par le signe composé ou ne serait pas conduit à croire que les produits et services en cause provenaient d’entreprises liées économiquement.
D’autre part, deux arrêts rendus le même jour par la chambre commerciale ont apporté des précisions importantes sur la technique des sous-catégories autonomes en matière de déchéance pour défaut d’usage sérieux. Le premier arrêt du 14 mai 2025 (pourvoi n° 23-21.296, publié au Bulletin), rendu à propos des marques « G-7 » et « G7 », juge que le juge saisi d’une demande en déchéance doit rechercher, lorsque le demandeur soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement. Le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel de cette identification, ce qu’il convient d’apprécier de manière concrète. Le second arrêt du 14 mai 2025 (pourvoi n° 23-21.866, publié au Bulletin), rendu à propos de la marque « Skin’up » pour les cosmétiques, confirme cette solution en précisant que le juge doit notamment rechercher si les produits pour lesquels le titulaire justifie d’un usage ne constituent pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des produits visés à l’enregistrement.
Enfin, l’arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.449) relatif à la marque « City stade » a rappelé qu’encourt également la déchéance le titulaire d’une marque devenue, du fait de son activité ou de son inactivité, la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service pour lequel elle est enregistrée, conformément à l’article L. 714-6, a), du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l’article 20, sous a), de la directive (UE) 2015/2436. Cette hypothèse de dégénérescence de la marque, distincte de la déceptivité acquise mais également fondée sur la perte de la fonction distinctive du signe, complète le dispositif de sanction des usages non conformes à la finalité essentielle de la marque. Dès lors, la convergence de ces solutions jurisprudentielles dessine un contrôle accru de la chambre commerciale sur les conditions de maintien des droits de marque, qu’il s’agisse de sanctionner l’exploitation trompeuse du signe, le défaut d’usage sérieux ou la dilution du caractère distinctif dans le langage courant.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation met en évidence une ligne directrice constante : la préservation de la fonction distinctive de la marque, qu’elle soit menacée par une exploitation trompeuse constitutive de déceptivité acquise, par un défaut d’usage sérieux ou par une dégénérescence du signe. L’arrêt du 28 février 2024 (pourvoi n° 22-23.833) constitue à cet égard une décision de principe dont la portée dépasse le cadre strict de la déceptivité pour embrasser l’articulation entre le droit commun de la garantie d’éviction et le droit spécial des marques, tout en ouvrant un dialogue inédit avec la Cour de justice de l’Union européenne sur la question de la déceptivité des marques patronymiques. La réponse attendue de la Cour de justice déterminera dans quelle mesure le droit de l’Union autorise ou prohibe le prononcé de la déchéance d’une marque constituée du nom d’un créateur, lorsque son exploitation postérieure à la cession crée dans l’esprit du public l’apparence trompeuse d’une participation continue du créateur à la conception des produits. Dans l’attente de cette réponse, les praticiens du droit des marques devront intégrer cette incertitude juridique dans leurs stratégies contentieuses et contractuelles, en particulier dans les opérations de cession de marques incluant la cession du nom patronymique du créateur.
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