La détermination du périmètre du droit de marque par le juge : l’office juridictionnel entre validité, déchéance et contrefaçon dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)
I. L’appréciation judiciaire des conditions de validité substantielle de la marque
A. La distinctivité des signes non verbaux : l’exigence d’une perception effective par le consommateur
L’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la marque est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes. Cette fonction essentielle d’identification de l’origine commerciale impose que le signe revendiqué soit doté d’un caractère distinctif, condition dont l’appréciation s’avère particulièrement exigeante lorsque la marque est constituée d’un signe non verbal, qu’il s’agisse d’une couleur, d’une forme tridimensionnelle ou de tout autre signe atypique. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 5 juillet 2024, a ainsi prononcé la nullité de la marque française de couleur Bleu Pantone 296C déposée par la société SOMFY pour désigner des moteurs tubulaires électriques, en retenant que « la propriété inhérente de distinguer les produits d’une certaine entreprise fait normalement défaut à une couleur en elle-même » et que « l’existence d’un caractère distinctif avant tout usage ne pourrait se concevoir que dans des circonstances exceptionnelles » (TJ Paris, 5 juillet 2024, RG n° 21/06263). Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, qui juge de longue date que « même si une couleur ne possède pas, en elle-même et ab initio, de caractère distinctif, elle peut toutefois l’acquérir à la suite de son usage en rapport avec les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé » (CJUE, 6 mai 2003, C-104/01, Libertel, point 67).
L’appréciation de la distinctivité acquise par l’usage suppose la démonstration par le titulaire que le public pertinent identifie effectivement les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque de couleur. Dans l’affaire SOMFY, le tribunal a relevé que les preuves d’usage produites ne suffisaient pas à démontrer un emploi continu de la couleur bleue Pantone 296C ni un usage que l’on pourrait qualifier d’intensif, la demanderesse ayant elle-même utilisé d’autres couleurs et nuances de bleu pour ses moteurs, ce qui affaiblissait la distinctivité invoquée. Le sondage réalisé auprès de trois cents professionnels n’a pas davantage convaincu la juridiction, qui a constaté que l’évaluation globale de l’association des moteurs SOMFY à la couleur bleue était plus large que la revendication d’un bleu sombre spécifique protégé par la marque. Cette approche rigoureuse reflète la préoccupation constante des juridictions de préserver la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs économiques, conformément à l’intérêt général rappelé par la Cour de justice dans l’arrêt Libertel.
La même exigence se retrouve en matière de marques tridimensionnelles, ainsi que l’illustre le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 juillet 2024, qui a prononcé la nullité de la marque française tridimensionnelle déposée par la société Tolix Steel Design pour des tabourets métalliques, au motif que le signe était constitué de la forme même du produit et ne présentait pas de caractéristique suffisamment distinctive par rapport aux normes et habitudes du secteur concerné (TJ Paris, 11 juillet 2024, RG n° 21/13750). La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 2 novembre 2023 relatif au biscuit Mikado, avait au demeurant rappelé que la représentation bidimensionnelle d’une marque tridimensionnelle ne peut, à elle seule, suffire à établir l’usage à titre de marque lorsque les consommateurs ne sont pas confrontés à la marque elle-même en tant que forme du produit (CA Versailles, 2 novembre 2023, RG n° 21/01236). Ces solutions, qui imposent au titulaire de démontrer que le public pertinent perçoit effectivement la forme ou la couleur revendiquée comme un indicateur d’origine commerciale et non comme un simple élément décoratif ou fonctionnel du produit, traduisent une conception fonctionnelle de la distinctivité qui fait primer la réalité de la perception du consommateur sur l’abstraction juridique de l’enregistrement.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, en outre, renvoyé à la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles relatives à l’articulation entre les motifs absolus de nullité et la mauvaise foi du déposant d’une marque de couleur, dans une espèce où la société CeramTec avait déposé une marque de couleur correspondant à une solution technique antérieurement protégée par un brevet (Cass. com., 10 janvier 2024, n° 21-23.458, Publié au Bulletin). Ces décisions témoignent d’une vigilance accrue du juge à l’égard des tentatives de contournement des conditions de fond du droit des marques par le recours à des signes non traditionnels dont la distinctivité intrinsèque fait par nature défaut, et consacrent le rôle du pouvoir juridictionnel dans la préservation de l’intégrité du système des marques face aux stratégies d’appropriation de signes qui, par leur nature même, devraient demeurer à la disposition de l’ensemble des opérateurs économiques.
B. La délimitation des catégories de produits et services : l’approche concrète du juge dans la détermination du périmètre protégé
La validité d’une marque ne se mesure pas uniquement à l’aune de la distinctivité du signe lui-même, mais également à celle du périmètre de protection revendiqué dans le libellé de l’enregistrement. L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2015/2436, prévoit que le titulaire qui, sans justes motifs, n’a pas fait un usage sérieux de sa marque pour les produits ou services visés à l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans encourt la déchéance de ses droits. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 14 mai 2025, l’office du juge saisi d’une demande en déchéance fondée sur une catégorie de produits ou services trop large. Elle énonce que « le juge doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, Publié au Bulletin).
Cette solution, qui s’inscrit dans le sillage de l’arrêt Ferrari rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 22 octobre 2020 (CJUE, 22 octobre 2020, C-720/18 et C-721/18), impose au juge une démarche analytique consistant à vérifier si les preuves d’usage apportées par le titulaire se rapportent à une sous-catégorie autonome moins large que la catégorie visée à l’enregistrement. Le critère essentiel retenu par la Cour de cassation est celui de la finalité et de la destination des produits ou services en cause, qu’il convient d’apprécier de manière concrète, sans être tenu de se limiter aux indications de la classification de Nice qui ne constituent qu’un simple indice de l’existence de sous-catégories autonomes. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 mai 2025, la cour d’appel de Versailles avait rejeté la demande de déchéance des marques G7 pour les services de « transport » et « transport de voyageurs » en retenant la preuve d’un usage sérieux pour ces services, sans rechercher si les preuves d’usage, qui ne concernaient que le seul service de taxis, ne se rapportaient pas à une sous-catégorie autonome moins large que les catégories visées à l’enregistrement. La cassation prononcée illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale encadre désormais l’office des juges du fond dans la détermination du périmètre effectif de protection de la marque.
Par ailleurs, l’arrêt rendu le 13 novembre 2025 par la même chambre dans l’affaire Circus a apporté une précision déterminante quant à l’appréciation du risque de confusion dans les signes composés, en énonçant que « lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur, dans lequel elle n’apparaît pas insignifiante, il appartient aux juges du fond de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.672, Publié au Bulletin). Cette formulation consacre en droit français le critère de la « position distinctive autonome » dégagé par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt BGW du 25 juillet 2018, tout en précisant la méthodologie que les juges du fond doivent mettre en oeuvre pour apprécier le maintien ou la dilution de la fonction identificatrice de la marque antérieure au sein d’un signe complexe postérieur.
II. Le contrôle juridictionnel du maintien et de l’étendue des droits de marque
A. L’action en déchéance comme instrument de régulation du périmètre protecteur
L’action en déchéance constitue un mécanisme essentiel de régulation du droit des marques, en ce qu’elle permet de sanctionner le titulaire qui revendique une protection pour des produits ou services qu’il n’exploite pas effectivement sur le marché. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 28 février 2024, que « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur, à moins que son action ne soit fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire » (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin). Cet arrêt, qui a donné lieu à un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne, illustre la complexité des interactions entre le droit commun des obligations et le droit spécial de la propriété industrielle dans l’appréciation de la recevabilité des actions en déchéance.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 19 mars 2025 dans l’affaire Tour de France a par ailleurs précisé que la demande de déchéance pour défaut d’exploitation et celle fondée sur le caractère trompeur de la marque constituent deux causes distinctes obéissant à des régimes juridiques autonomes, le caractère trompeur résultant d’une modification postérieure à l’enregistrement de la perception du signe par le public pertinent (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728). Cette distinction revêt une importance pratique considérable pour les praticiens, dès lors que le choix du fondement de l’action en déchéance détermine l’étendue de la preuve à rapporter par le demandeur et conditionne la portée de la décision de déchéance, qui peut être totale ou partielle selon les cas. La chambre commerciale a également jugé, le 28 janvier 2026, que l’action en nullité d’une marque fondée sur un motif absolu est imprescriptible, dès lors que l’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, ne soumet plus cette action à un délai de prescription déterminé, rompant ainsi avec l’ancien régime qui enfermait l’action en nullité dans le délai de droit commun de la prescription extinctive (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin). Cette solution, qui parachève la réforme introduite par la loi PACTE du 22 mai 2019, confère aux défendeurs à l’action en contrefaçon une arme procédurale pérenne leur permettant de contester la validité du titre opposé sans limitation temporelle.
Enfin, l’arrêt du 7 janvier 2026 dans l’affaire CeramTec a ouvert une perspective nouvelle en interrogeant la Cour de justice de l’Union européenne sur la question de savoir si la mauvaise foi du déposant peut être appréciée au regard du seul motif absolu de refus d’enregistrement tiré de la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, sans qu’il soit constaté que le signe déposé à titre de marque soit constitué exclusivement par cette forme (Cass. com., 10 janvier 2024, n° 21-23.458, Publié au Bulletin). La réponse de la Cour de justice pourrait conduire à une extension du domaine de la mauvaise foi comme cause autonome de nullité, distincte des motifs absolus énumérés à l’article 7 du règlement sur la marque de l’Union européenne, et renforcer ainsi l’arsenal juridique à la disposition des défendeurs à l’action en contrefaçon.
B. L’articulation procédurale entre nullité, déchéance et contrefaçon dans la détermination du périmètre protecteur
La question de l’articulation entre les différentes actions offertes au défendeur à une action en contrefaçon a fait l’objet de développements jurisprudentiels significatifs au cours de la période récente, qui témoignent d’une volonté de la chambre commerciale de la Cour de cassation de rationaliser le contentieux de la propriété intellectuelle. L’arrêt rendu le 18 mars 2026 dans l’affaire Officine Panerai contre Tism constitue, à cet égard, un revirement de jurisprudence dont la portée doctrinale et pratique est considérable. La Cour juge désormais que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation », et en déduit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin).
Ce revirement met un terme à une divergence jurisprudentielle qui opposait, d’un côté, la jurisprudence constante selon laquelle l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins, et de l’autre, la possibilité reconnue de fonder une action en concurrence déloyale sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif. La Cour de cassation a, par cet arrêt, opéré une synthèse remarquable de sa jurisprudence antérieure en retenant qu’il se déduit de l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et de la possibilité de former une demande subsidiaire que ces actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile. Cette solution, qui procède d’une analyse finaliste des différentes actions ouvertes au titulaire de droits de propriété intellectuelle, facilite l’accès au juge tout en préservant l’interdiction du cumul indemnitaire pour un même préjudice.
L’arrêt du 24 avril 2024 rendu dans l’affaire Sony contre Subsonic a par ailleurs précisé les conditions de recevabilité de l’action en contrefaçon de brevet en énonçant que « tant que l’acte de cession de la propriété d’un brevet n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte » et n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin). Cette solution a été complétée par l’arrêt du 24 juin 2026 dans l’affaire Minakem, qui a jugé que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin).
Ces deux arrêts, bien que rendus en matière de brevets, éclairent la réflexion du praticien du droit des marques sur la question plus générale de l’opposabilité des droits de propriété industrielle aux tiers et de la qualité à agir en contrefaçon. Ils confirment que la détermination du périmètre de protection d’un titre de propriété industrielle ne se limite pas à l’examen des conditions de fond du droit, mais implique également la vérification de l’accomplissement régulier des formalités de publicité qui conditionnent l’opposabilité du titre aux tiers. L’inscription au registre national, qu’il s’agisse du registre national des brevets pour les inventions ou du registre national des marques pour les signes distinctifs, constitue ainsi une condition procédurale déterminante de l’efficacité du droit de propriété industrielle, dont le non-respect prive le titulaire de la possibilité d’agir en contrefaçon à l’encontre des tiers.
L’ensemble de ces décisions dessine un cadre juridictionnel dans lequel le juge exerce un contrôle approfondi sur la détermination du périmètre du droit de marque, en vérifiant successivement la validité du titre à la date de son dépôt, le maintien de cette validité à la date des actes argués de contrefaçon, l’étendue exacte de la protection conférée au regard des produits et services effectivement exploités, et enfin, la recevabilité et le bien-fondé de l’action en contrefaçon au regard des formalités de publicité accomplies. Cette approche séquentielle et rigoureuse garantit un équilibre entre la protection des investissements des titulaires de marques et la préservation de la liberté du commerce et de l’industrie, conformément aux principes fondamentaux qui gouvernent le droit de la propriété intellectuelle.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue au cours de la période 2023-2026 révèle une construction prétorienne cohérente et méthodique de l’office du juge dans la détermination du périmètre du droit de marque. Qu’il s’agisse de l’appréciation de la distinctivité des signes non verbaux à la lumière des exigences posées par la Cour de justice de l’Union européenne, de la délimitation concrète des catégories de produits et services au moyen du critère de la finalité et de la destination, ou de l’articulation procédurale entre les actions en nullité, en déchéance et en contrefaçon, le juge dispose désormais d’instruments juridiques précis lui permettant d’assurer un équilibre satisfaisant entre la protection des droits privatifs et la préservation d’un espace de concurrence non faussée. Le praticien du droit des marques trouvera dans ces décisions, dont la plupart sont publiées au Bulletin, des lignes directrices claires pour orienter sa stratégie contentieuse, qu’il agisse en demande ou en défense.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.