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L’imprescriptibilité des actions en nullité des droits de marque : la chambre commerciale de la Cour de cassation et le parachèvement de la loi PACTE (2026)

L’imprescriptibilité des actions en nullité des droits de marque : la chambre commerciale de la Cour de cassation et le parachèvement de la loi PACTE (2026)

I. La consécration législative d’un régime d’imprescriptibilité des actions en nullité par la loi PACTE du 22 mai 2019

A. De la prescription quinquennale à l’imprescriptibilité : les fondements de la rupture législative

Le droit français des marques a longtemps été régi par le principe de la prescription quinquennale de l’action en nullité, conformément au droit commun de l’article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Ce régime, ancré dans la tradition civiliste française, produisait un effet paradoxal dans le contentieux de la propriété industrielle : une marque dont l’enregistrement était entaché d’une cause de nullité absolue, tel un dépôt frauduleux ou une atteinte à un droit antérieur, pouvait, par le seul écoulement du temps, acquérir une validité de fait, faute pour la partie lésée d’avoir agi dans le délai imparti. La doctrine s’était largement émue de cette situation, soulignant que la prescription extinctive aboutissait à conférer une forme de légitimité à des titres qui n’auraient jamais dû être enregistrés (Code de la propriété intellectuelle, article L. 714-3 ancien).

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, a constitué une rupture fondamentale avec ce paradigme. L’article 124, III, de ce texte a introduit, par son renvoi à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, le principe selon lequel l’action en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription. Le législateur a ainsi entendu aligner le droit français sur le standard du droit de l’Union européenne, lequel ne prévoit pas de prescription pour les actions en nullité fondées sur les motifs absolus énumérés à l’article 4 de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. Cette directive, dans son considérant 30, souligne que les marques doivent bénéficier d’une même protection dans tous les États membres et que l’existence d’un intérêt général commande que les marques enregistrées en violation des motifs absolus de refus ou de nullité puissent être annulées à tout moment.

Par ailleurs, l’imprescriptibilité nouvellement consacrée ne saurait être confondue avec une quelconque forme d’insécurité juridique. Le législateur a pris soin de réserver, aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, les hypothèses de forclusion par tolérance, qui permettent au titulaire d’une marque postérieure enregistrée d’opposer au titulaire du droit antérieur une fin de non-recevoir lorsque ce dernier a toléré l’usage de la marque postérieure pendant cinq années consécutives en connaissance de cause, à moins que le dépôt de cette marque n’ait été effectué de mauvaise foi. Cette distinction est essentielle : là où la prescription extinctive anéantit le droit d’agir par le seul fait du temps écoulé, indépendamment de toute conscience de l’atteinte, la forclusion par tolérance suppose un comportement actif — ou plutôt une inertie délibérée — du titulaire du droit antérieur dans la défense de ses prérogatives. En conséquence, le dispositif issu de la loi PACTE réalise une pondération subtile entre l’intérêt général commandant de purger le registre des marques des titres irrégulièrement délivrés et la sécurité juridique des opérateurs économiques ayant investi dans le développement de signes distinctifs.

A cet égard, l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, entrée en vigueur le 11 décembre 2019, a procédé à la recodification à droit constant de la partie législative du code de la propriété intellectuelle consacrée aux marques, abrogeant l’article L. 714-3-1 pour en transférer la substance à l’article L. 716-2-6 du même code. Cette opération de codification, qui visait à améliorer la lisibilité du droit positif, a toutefois suscité une difficulté d’interprétation de nature à nourrir le contentieux : le nouvel article L. 716-2-6 ne reproduisait pas expressément la disposition de l’article L. 714-3-1 relative à l’application rétroactive du nouveau régime aux titres en vigueur au jour de la publication de la loi PACTE. Cette lacune rédactionnelle a offert aux juridictions du fond l’occasion de développer une jurisprudence divergente sur l’applicabilité temporelle du nouveau régime, et c’est précisément cette divergence qui a conduit la chambre commerciale de la Cour de cassation à intervenir de manière décisive.

B. La question cruciale de l’application du régime nouveau aux titres antérieurement prescrits

L’article 2222 du code civil pose un principe cardinal en matière de droit transitoire : la loi nouvelle qui allonge la durée d’une prescription ou qui en modifie le point de départ est sans effet sur les prescriptions déjà acquises à la date de son entrée en vigueur. Ce principe, qui constitue une émanation du principe plus général de non-rétroactivité de la loi, a servi de fondement à plusieurs décisions de cours d’appel qui ont refusé d’appliquer le régime d’imprescriptibilité issu de la loi PACTE aux marques dont l’action en nullité était déjà prescrite à la date du 24 mai 2019, date de publication de la loi. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 15 mars 2024 (n° 21/21118), avait ainsi jugé que l’article 124, III, de la loi PACTE ne comportait pas de mention expresse suffisante pour caractériser une volonté du législateur de déroger aux dispositions de l’article 2222 du code civil.

Cette interprétation restrictive avait été également retenue par la cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 8 octobre 2024, dans le cadre d’un contentieux opposant l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) et le Comité interprofessionnel du vin de Bordeaux à la société Domaines Peyronie au sujet des marques « Château [Localité 3] » et « Château [Localité 2] ». La cour d’appel de Bordeaux avait, elle aussi, déclaré irrecevable comme prescrite l’action en nullité des marques litigieuses, au motif que le droit nouveau allongeait la durée de la prescription et que l’article 124, III, de la loi PACTE ne manifestait pas, avec une clarté suffisante, l’intention du législateur de déroger aux dispositions de l’article 2222 du code civil.

Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans deux arrêts rendus respectivement le 28 janvier 2026 (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin) et le 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-22.175), a censuré de manière éclatante cette jurisprudence des juges du fond. Dans l’arrêt du 28 janvier 2026, la Cour affirme que « par l’article 124, IIl, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code ». La formule est sans équivoque : le texte de l’article 124, III, est clair et ne saurait être écarté par le jeu des règles de droit transitoire.

La portée de cette cassation est d’autant plus remarquable qu’elle s’accompagne d’une précision quant à l’étendue de l’imprescriptibilité ainsi consacrée. Dès lors, comme l’énonce l’arrêt du 28 janvier 2026, « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement ». L’arrêt du 24 juin 2026 reprend cette formule en termes quasi identiques, confirmant que la solution est stabilisée. Il en résulte que la seule limite à l’imprescriptibilité de l’action en nullité réside dans l’existence d’une décision passée en force de chose jugée : en d’autres termes, si un tribunal a déjà statué de manière définitive sur la validité d’une marque, l’action en nullité ne peut plus être réintroduite. En revanche, toutes les autres marques en vigueur au 24 mai 2019 peuvent être contestées, sans considération du délai écoulé depuis leur enregistrement ou depuis la découverte de la cause de nullité.

II. La consolidation prétorienne du régime de l’imprescriptibilité par la chambre commerciale de la Cour de cassation

A. L’autonomie procédurale de l’action en nullité au regard de l’action en revendication

L’arrêt du 28 janvier 2026 ne se borne pas à trancher la question de la prescription. Il consacre également une distinction procédurale fondamentale entre l’action en nullité de marque et l’action en revendication de propriété, régie par l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ». En l’espèce, les sociétés du groupe VF International, titulaires des marques « Napapijri », avaient introduit en première instance une action en nullité des marques « Geographical Norway » et « Geo Norway » déposées par M. [D], avant de former, pour la première fois en appel, une demande subsidiaire en revendication de propriété de ces mêmes marques sur le fondement de l’article L. 712-6.

La cour d’appel de Paris avait déclaré irrecevable cette demande en revendication, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, qui prohibent les demandes nouvelles en appel, sauf si elles tendent aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge ou si elles en constituent l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La Cour de cassation approuve cette analyse dans des termes qui méritent d’être cités intégralement : « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin).

Cette dualité d’actions révèle une différence de nature irréductible entre les deux voies de droit offertes au titulaire d’un droit antérieur lésé par un dépôt frauduleux. L’action en revendication a pour finalité de sanctionner la fraude en transférant la titularité de la marque à la victime, tout en maintenant le titre en vigueur ; elle opère ainsi une forme de régularisation du titre frauduleux au profit de son légitime propriétaire. En revanche, l’action en nullité, qui sanctionne la mauvaise foi du déposant, anéantit rétroactivement le titre de propriété industrielle, le privant de toute existence juridique ab initio. La Cour de cassation ajoute, dans son sommaire publié au Bulletin, que « la demande en revendication de propriété ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque ». En conséquence, le plaideur qui entend solliciter cumulativement ou alternativement la nullité et la revendication d’une marque doit formuler ces prétentions dès la première instance, à peine d’irrecevabilité en appel.

Par ailleurs, la Cour de cassation précise la nature juridique de la fraude et de la mauvaise foi dans le contentieux des marques, en rappelant que ces deux notions « reçoivent une interprétation équivalente », ainsi que l’a jugé la chambre commerciale dans un arrêt du 13 novembre 2025 (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355). Cette équivalence conceptuelle ne doit toutefois pas masquer l’autonomie procédurale des deux actions : si les conditions de fond se recoupent largement, les conséquences juridiques et le régime procédural de chaque action demeurent distincts.

B. L’appréciation de la mauvaise foi du déposant : le dépassement du critère du risque de confusion

L’arrêt du 28 janvier 2026 apporte également une contribution substantielle à la définition et au régime probatoire de la mauvaise foi en droit des marques. La cour d’appel de Paris avait écarté le grief de mauvaise foi au motif que la seule reprise d’un élément caractéristique des marques de VF International — le drapeau norvégien — n’était pas suffisante à caractériser un risque de confusion entre les signes litigieux, de sorte que la mauvaise foi du déposant ne pouvait être retenue. La Cour de cassation censure ce raisonnement avec une rigueur doctrinale remarquable.

La haute juridiction rappelle en effet que « l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ne doit pas nécessairement être établie pour que la cause de nullité prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95/CE puisse s’appliquer » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760). Elle se réfère, à l’appui de cette solution, à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, et notamment aux arrêts du 12 septembre 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P) et du 13 novembre 2019, Outsource Professional Services/EUIPO (C-528/18 P). La Cour de justice y a jugé que l’intention du demandeur de la marque contestée de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, suffit à caractériser la mauvaise foi, indépendamment de toute similitude entre les signes en présence.

En conséquence, comme l’énonce la chambre commerciale, « en l’absence de risque de confusion entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée, ou en cas d’absence d’utilisation, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à la marque contestée, d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer un ensemble d’indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur ». La Cour ajoute que « ladite intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes » et que « toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760).

Cette exigence d’une appréciation globale de la mauvaise foi conduit la Cour de cassation à reprocher à la cour d’appel d’avoir écarté, sans les examiner comme elle y était tenue, plusieurs éléments invoqués par les demanderesses à l’action en nullité : les procédures antérieures ayant opposé les parties au litige, les demandes d’enregistrement de marques déposées par M. [D] dont les sociétés VF soutenaient qu’elles portaient atteinte aux droits de tiers, ainsi que l’association du drapeau norvégien avec les termes « Geographical Norway » sur des modèles de vêtements imitant ceux commercialisés par les sociétés VF. Dès lors, la Cour de cassation impose aux juges du fond un véritable office d’instruction des circonstances de fait, les obligeant à examiner tous les indices convergents de mauvaise foi sans s’arrêter au constat d’une absence de similitude entre les signes.

Cette solution consacre une conception large et finaliste de la mauvaise foi, qui dépasse la seule hypothèse du dépôt parasitaire pour englober toute instrumentalisation du droit des marques à des fins étrangères à sa fonction essentielle de garantie d’origine. A cet égard, la Cour de justice a clairement indiqué, dans l’arrêt Koton précité, que doit être retenue la mauvaise foi « lorsque le titulaire de la marque contestée a déposé la demande d’enregistrement de cette marque avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque ». En transposant fidèlement ce standard européen en droit interne, la chambre commerciale de la Cour de cassation aligne le droit français des marques sur le niveau de protection le plus élevé au sein de l’Union.

Par ailleurs, l’articulation entre l’imprescriptibilité de l’action en nullité et l’appréciation renouvelée de la mauvaise foi produit des effets procéduraux significatifs. Le titulaire d’un droit antérieur qui découvrirait, même de nombreuses années après l’enregistrement d’une marque litigieuse, que le dépôt a été effectué de mauvaise foi, peut désormais agir en nullité sans se voir opposer la prescription de son action. Or, cette possibilité est encadrée par les mécanismes de forclusion par tolérance prévus aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, qui sanctionnent l’inertie délibérée du titulaire du droit antérieur. La combinaison de l’imprescriptibilité de l’action en nullité et de la forclusion par tolérance réalise ainsi un équilibre entre la protection des intérêts privés et la sécurité juridique des opérateurs économiques.

Enfin, l’arrêt du 24 juin 2026 confirme la pleine effectivité de ce régime en l’appliquant à un contentieux vitivinicole dans lequel l’INAO et le CIVB poursuivaient la nullité de marques incorporant des appellations d’origine protégée. La Cour de cassation y censure l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui avait, par un raisonnement analogue à celui de la cour d’appel de Paris, déclaré prescrite l’action en nullité des marques litigieuses, en écartant l’argumentation fondée sur l’abrogation de l’article L. 714-3-1 par l’ordonnance du 13 novembre 2019. La Cour rappelle avec force que « depuis l’entrée en vigueur de la loi Pacte, dont le III de l’article 124 n’a pas été abrogé, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, les actions et demandes en nullité des marques en vigueur au 23 mai 2019 sont imprescriptibles, sauf décisions ayant force de chose jugée » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-22.175).

Dès lors, le double arrêt des 28 janvier et 24 juin 2026 consacre un régime de l’imprescriptibilité des actions en nullité qui répond à l’objectif de conformité du droit français au droit de l’Union européenne, tout en préservant la sécurité juridique par le jeu de la forclusion par tolérance et de l’autorité de la chose jugée. En conséquence, les praticiens du droit des marques doivent intégrer cette nouvelle donne contentieuse dans leur stratégie de conseil et de défense, en ayant à l’esprit que la simple ancienneté d’un dépôt frauduleux ne constitue plus, désormais, un obstacle à sa remise en cause.

Conclusion

L’imprescriptibilité des actions en nullité des marques, consacrée par la loi PACTE du 22 mai 2019 et confirmée avec autorité par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans ses arrêts des 28 janvier et 24 juin 2026, constitue une évolution majeure du droit français de la propriété industrielle. En dérogeant expressément au principe de l’article 2222 du code civil et en conférant un effet rétroactif à la réforme pour tous les titres en vigueur au 24 mai 2019, le législateur et la haute juridiction ont offert aux titulaires de droits antérieurs un instrument contentieux d’une efficacité renouvelée, tout en maintenant les garanties de sécurité juridique attachées à l’autorité de la chose jugée et à la forclusion par tolérance. Par ailleurs, la distinction rigoureuse entre l’action en nullité et l’action en revendication, ainsi que l’appréciation globale de la mauvaise foi du déposant indépendante de toute exigence de risque de confusion, parachèvent un édifice jurisprudentiel d’une cohérence remarquable, en parfaite adéquation avec les standards du droit de l’Union européenne.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».