La déchéance des droits de marque pour défaut d'usage sérieux à l'épreuve du marché de la seconde main : la construction d'un standard probatoire exigeant par les juridictions françaises (2025-2026)
I. Le renforcement de l'obligation d'usage sérieux par la chambre commerciale de la Cour de cassation et la Cour de justice de l'Union européenne
A. Le cadre légal de l'obligation d'usage et la fonction épura trice du mécanisme de déchéance
L'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que le titulaire d'une marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits (Article L. 714-5 du CPI). Ce texte, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, érige l'obligation d'exploitation effective de la marque en condition de survie du droit. Le point de départ de cette période quinquennale est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque, suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'État. Le même article assimile à un usage l'usage fait avec le consentement du titulaire, l'usage par une personne habilitée à utiliser une marque collective ou de garantie, l'usage sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, ainsi que l'apposition de la marque en vue exclusive de l'exportation.
Or, ce mécanisme de déchéance remplit une fonction économique fondamentale que la Cour de justice de l'Union européenne a expressément rappelée dans son arrêt du 22 octobre 2020, Ferrari (C-720/18 et C-721/18). La Cour de justice y énonce en effet que « si le titulaire d'une marque a enregistré sa marque pour une large gamme de produits ou de services qu'il pourrait éventuellement commercialiser, mais qu'il ne l'a pas fait pendant une période ininterrompue de cinq ans, son intérêt à bénéficier de la protection de sa marque pour ces produits ou services ne saurait prévaloir sur l'intérêt des concurrents à utiliser un signe identique ou similaire pour lesdits produits ou services, voire de demander l'enregistrement de ce signe en tant que marque » (CJUE, 22 oct. 2020, Ferrari, C-720/18 et C-721/18, point 39). Cette formulation consacre le principe d'épuration du registre des marques comme corollaire de la liberté du commerce et de l'industrie, en évitant que des signes enregistrés mais inexploités ne constituent un obstacle injustifié à l'entrée de concurrents sur le marché.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé dans ses arrêts du 14 mai 2025 que la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 constitue le cadre d'interprétation auquel doivent être rapportées les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives à l'usage sérieux de la marque. En conséquence, l'obligation d'usage ne saurait être satisfaite par une exploitation purement symbolique, dont la seule finalité serait le maintien artificiel des droits conférés par l'enregistrement. Il appartient au titulaire de la marque de démontrer qu'il a effectivement commercialisé les produits ou services désignés sous sa marque, dans la vie des affaires, aux fins de créer ou de conforter des débouchés dans le secteur économique considéré. Cette exigence probatoire, dont la rigueur a été sensiblement accrue par la jurisprudence la plus récente, s'impose avec une intensité particulière lorsque la marque a été enregistrée pour des catégories larges de produits ou de services.
B. La théorie des sous-catégories autonomes et l'office du juge dans la délimitation du périmètre de l'usage
La Cour de justice de l'Union européenne a élaboré, dans l'arrêt Ferrari précité, une grille d'analyse particulièrement exigeante pour l'appréciation de la portée de la preuve d'usage. La Cour distingue deux hypothèses : d'une part, celle de la catégorie de produits ou de services « ayant été définie de façon particulièrement précise et circonscrite », au sein de laquelle il n'est pas possible d'opérer des divisions significatives, hypothèse dans laquelle la preuve d'usage pour une partie de la catégorie suffit à maintenir le droit pour l'ensemble ; d'autre part, celle de la catégorie large, « susceptible d'être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes », pour laquelle le titulaire doit apporter la preuve de l'usage sérieux de sa marque pour chacune de ces sous-catégories, à défaut de quoi il sera susceptible d'être déchu de ses droits pour les sous-catégories non couvertes (CJUE, 22 oct. 2020, Ferrari, C-720/18 et C-721/18, points 37 et 38).
Le critère essentiel retenu par le juge de l'Union pour identifier une sous-catégorie autonome est celui de « la finalité et de la destination des produits ou des services en cause ». La Cour de justice enjoint au juge national d'apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou services pour lesquels le titulaire a apporté la preuve de l'usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et services relevant de la classe concernée. Cette méthodologie a été intégralement reprise par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans ses deux arrêts publiés au Bulletin du 14 mai 2025. Dans l'affaire opposant la société Univers Pharmacie à la société Skin'Up, la Haute juridiction a censuré l'arrêt de la cour d'appel de Colmar qui avait refusé de rechercher si les cosméto-textiles, seuls produits pour lesquels un usage était démontré, ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des « cosmétiques » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.866).
Dans le même sens, l'arrêt rendu le même jour dans l'affaire G7 (pourvoi n° 23-21.296) a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui s'était bornée à constater un usage sérieux pour les services de « transport » et « transports de voyageurs », sans rechercher si les preuves produites, qui ne concernaient que le seul service de taxis, ne se rapportaient pas à une sous-catégorie autonome moins large que les catégories revendiquées (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296). La chambre commerciale a précisé de manière particulièrement didactique que, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou de services se subdivise en sous-catégories, le juge doit rechercher si la catégorie visée à l'enregistrement peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, même en l'absence d'identification de telles sous-catégories par le titulaire lors de l'enregistrement ou au cours de l'instance en déchéance.
À cet égard, les indications de produits et de services figurant dans la classification de Nice ne constituent qu'un simple indice de l'existence de sous-catégories autonomes, le juge n'étant pas tenu de s'y limiter. Cette solution prétorienne confère au juge du fond une responsabilité considérable dans la délimitation du périmètre des droits, en l'invitant à procéder à une analyse concrète de la finalité et de la destination des produits et services en cause, au-delà du seul libellé du dépôt. Dès lors, les titulaires de marques ne sauraient se contenter d'enregistrer des catégories larges dans l'espoir de bénéficier d'une protection extensive, sans se donner les moyens d'en démontrer l'exploitation effective dans toute l'étendue revendiquée.
II. L'impossible invocation de la revente d'occasion pour justifier l'usage sérieux de la marque
A. La position de principe de la cour d'appel de Paris dans l'arrêt du 29 mai 2026
L'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 29 mai 2026 (RG n° 25/01842, Pôle 5, Chambre 2) constitue une décision de principe dont la portée dépasse le cadre du litige individuel qui l'a suscitée. Dans cette affaire, une société titulaire d'une marque semi-figurative enregistrée depuis 1999 pour de multiples produits en classes 3, 14, 18 et 25 invoquait, pour faire échec à une demande de déchéance partielle formée par une société tierce, l'offre en vente de produits revêtus de sa marque sur des plateformes de vente de produits de seconde main ainsi que par des maisons de ventes aux enchères. La titulaire soutenait que la mise en vente de produits de seconde main reproduisant la marque avec l'accord du titulaire valait usage sérieux de cette marque, la revente de produits d'occasion constituant un usage dans la vie des affaires conforme à la fonction essentielle de la marque, et qu'en acceptant de telles ventes, le titulaire en retirait un profit économique contribuant au maintien de la qualité de ses produits et de sa renommée.
La cour d'appel de Paris a rejeté cette argumentation avec une netteté remarquable. Elle a retenu que « l'offre à la vente de produits portant la marque litigieuse par des maisons de ventes aux enchères ou des sites Internet de revente n'est pas de nature à établir que le titulaire de la marque a autorisé ces ventes en vue de créer ou conforter des débouchés sur le marché concerné » (CA Paris, 29 mai 2026, RG n° 25/01842). La cour a relevé que la titulaire de la marque était restée passive, sans démontrer son implication ou son autorisation dans la vente des produits et sans en tirer un avantage économique. En d'autres termes, la simple présence de produits marqués sur le marché de l'occasion, fût-elle licite au regard des règles de l'épuisement des droits, ne saurait constituer un usage sérieux au sens de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que ce phénomène ne résulte pas d'une stratégie active du titulaire tendant à développer ou maintenir sa position sur le marché primaire.
Par ailleurs, la cour d'appel a confirmé la décision du directeur général de l'INPI du 17 décembre 2024 qui avait prononcé la déchéance partielle de la marque pour les produits suivants : savons, produits de parfumerie, cosmétiques, produits de maquillage, joaillerie, bijouterie, horlogerie, cuir, vêtements, chaussures et chapellerie, la marque restant enregistrée pour les seuls produits de maroquinerie pour lesquels des factures contemporaines à la période de référence établissaient une commercialisation effective. La cour a en outre accueilli le recours incident de la demanderesse à la déchéance, étendant la déchéance aux boîtes à bijoux, au motif que la preuve d'un usage sérieux pour ces produits n'était pas rapportée, les quelques factures produites portant sur des ventes sporadiques et limitées qui ne caractérisaient pas l'exploitation effective requise par la loi.
En conséquence, cette décision établit une distinction fondamentale entre, d'une part, le phénomène juridique de l'épuisement des droits, qui permet au titulaire de contrôler la première mise dans le commerce des produits marqués mais qui le prive du droit d'interdire l'usage ultérieur de la marque pour des produits authentiques licitement commercialisés, et, d'autre part, l'obligation positive d'usage sérieux qui pèse sur le titulaire et qui exige de lui une implication active dans la commercialisation des produits sous sa marque. La revente sur le marché secondaire, fût-elle consentie par le titulaire, ne relève pas de cette obligation positive d'usage et ne peut donc en aucune manière suppléer la carence du titulaire dans l'exploitation directe de sa marque.
B. La consolidation d'un standard probatoire exigeant et les implications stratégiques pour les titulaires de marques
La convergence des solutions dégagées par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 mai 2025 et par la cour d'appel de Paris le 29 mai 2026 témoigne de l'émergence d'un standard probatoire particulièrement exigeant en matière de démonstration de l'usage sérieux de la marque. Ce standard se caractérise par une double exigence : le titulaire doit non seulement démontrer une exploitation effective, continue et non symbolique de sa marque, mais il doit également établir que cette exploitation couvre de manière suffisamment étendue la catégorie de produits ou services pour laquelle la protection est revendiquée. La combinaison de la théorie des sous-catégories autonomes, consacrée par les arrêts de la Cour de cassation de mai 2025, et du rejet de l'argument tiré de la revente d'occasion, posé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris de mai 2026, réduit considérablement la marge de manœuvre des titulaires de marques confrontés à une action en déchéance.
Dès lors, les titulaires de marques doivent impérativement adopter une stratégie proactive de constitution et de conservation des preuves d'usage, singulièrement lorsque la marque approche du terme de la période quinquennale de grâce. Ces preuves doivent être contemporaines de la période de référence et doivent établir de manière circonstanciée la commercialisation effective des produits ou services désignés sous la marque. Il est également recommandé de veiller, lors du dépôt d'une marque, à définir le libellé des produits et services avec une précision suffisante pour éviter que la catégorie ne soit ultérieurement considérée comme trop large et susceptible d'être subdivisée en sous-catégories autonomes, ce qui exposerait le titulaire au risque d'une déchéance partielle étendue.
Par ailleurs, le développement exponentiel du marché de la seconde main, porté par des plateformes telles que Vinted, Vestiaire Collective ou eBay, ne saurait constituer un palliatif à l'absence d'exploitation directe de la marque par son titulaire. La cour d'appel de Paris a clairement écarté l'idée selon laquelle la présence de produits marqués sur ces plateformes pourrait valoir usage sérieux, même si ces ventes contribuent indirectement au maintien de la notoriété de la marque auprès du public. Cette solution, qui s'inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence européenne relative à l'obligation d'usage, conforte l'analyse selon laquelle l'usage sérieux s'apprécie exclusivement au regard de l'activité commerciale active du titulaire sur le marché primaire.
Il convient également de relever que l'article L. 714-5, alinéa 2, 1° du code de la propriété intellectuelle assimile à un usage l'usage fait avec le consentement du titulaire. Cette disposition pourrait, en théorie, permettre au titulaire de se prévaloir de l'exploitation de la marque par un licencié ou un distributeur agréé. Toutefois, la cour d'appel de Paris a implicitement mais nécessairement écarté l'application de cette assimilation aux ventes opérées par des tiers sur le marché de l'occasion, dès lors que ces ventes ne procèdent pas d'une autorisation spécifique du titulaire tendant à créer ou conforter des débouchés, mais résultent du seul jeu de l'épuisement des droits.
À cet égard, la frontière entre l'épuisement des droits, régi par l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle, et l'obligation d'usage sérieux, fondée sur l'article L. 714-5 du même code, se trouve clarifiée avec une précision bienvenue. L'épuisement des droits constitue une limitation négative au droit exclusif du titulaire, qui l'empêche d'interdire l'usage de la marque pour des produits mis dans le commerce dans l'Union européenne avec son consentement. L'obligation d'usage sérieux constitue, quant à elle, une condition positive de maintien du droit, qui exige du titulaire une implication commerciale effective sur le marché. Ces deux mécanismes, bien que distincts dans leur finalité, se rejoignent néanmoins dans leur effet d'ensemble, qui est de limiter le périmètre de la protection conférée par la marque à ce qui est strictement nécessaire pour garantir la fonction essentielle de celle-ci, à savoir la garantie d'identité d'origine des produits ou services désignés.
Conclusion
La convergence des jurisprudences européenne et nationale récentes témoigne d'un mouvement de fond qui tend à renforcer significativement les exigences pesant sur les titulaires de marques en matière de démonstration de l'usage sérieux de leurs droits. La théorie des sous-catégories autonomes, consacrée par l'arrêt Ferrari de la Cour de justice de l'Union européenne et intégralement reprise par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 mai 2025, impose aux titulaires de justifier de l'exploitation effective de leur marque pour l'ensemble des sous-catégories pertinentes, sous peine de déchéance partielle. Le rejet par la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 29 mai 2026, de l'argument tiré de la revente de produits d'occasion sur le marché secondaire pour établir l'usage sérieux de la marque parachève cette construction en privant les titulaires d'une ligne de défense qui, pour séduisante qu'elle fût sur le plan théorique, ne satisfaisait pas aux exigences de la loi.
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