L’upcycling des produits de luxe à l’épreuve du droit des marques : entre épuisement des droits et contrefaçon
I. La transformation de produits authentiques et l’épuisement conditionné des droits de marque
A. Le principe d’épuisement des droits et ses implications dans le secteur du luxe
Le droit des marques, tel qu’il résulte de l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle, consacre un principe d’épuisement des droits dont la portée pratique intéresse au premier chef les opérations d’upcycling de produits de luxe. Ce texte dispose que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 6 décembre 2023, que « le droit exclusif du titulaire d’une marque de consentir à la mise sur le marché d’un produit revêtu de sa marque, qui constitue l’objet spécifique du droit de marque, s’épuise par la première commercialisation de ce produit avec son consentement » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 20-18.653, Publié au Bulletin). Cette règle, qui garantit la libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur, constitue le fondement sur lequel s’appuient les acteurs de l’économie circulaire pour justifier la transformation et la revente de produits authentiques d’occasion.
L’application de ce principe au secteur du luxe soulève toutefois des difficultés singulières, tenant à la nature même des produits concernés et aux modalités de leur distribution. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a précisé, dans l’arrêt L’Oréal du 12 juillet 2011 (C-324/09), que la fourniture par le titulaire d’une marque, à ses distributeurs agréés, d’objets revêtus de celle-ci destinés à la démonstration, ainsi que d’échantillons gratuits, ne constitue pas, en l’absence d’éléments probants contraires, une mise dans le commerce au sens de la directive sur les marques. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a tiré la conséquence que « la distribution d’échantillons gratuits, même revêtus de la marque, ne vaut pas mise dans le commerce » et que « la commercialisation ultérieure de ces échantillons caractérise une atteinte à l’objet spécifique du droit des marques et donc à la fonction essentielle de garantie d’origine des produits d’une marque ». Cette solution, rendue à propos d’échantillons de produits cosmétiques de marque Chanel revendus par un magasin d’articles d’occasion, démontre que l’épuisement des droits n’est pas un mécanisme automatique, mais un régime conditionné à la preuve d’une première commercialisation licite. Il appartient en effet à celui qui se prévaut de l’épuisement d’en rapporter la preuve pour chacun des produits concernés, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, consacrée notamment par l’arrêt Zino Davidoff du 20 novembre 2001 (C-414/99).
En conséquence, lorsqu’un opérateur d’upcycling acquiert un produit de luxe d’occasion et le transforme pour lui donner une nouvelle destination, il ne peut se prévaloir de l’épuisement des droits de marque que s’il démontre que le produit a été initialement mis dans le commerce dans l’Espace économique européen par le titulaire de la marque ou avec son consentement exprès. Cette preuve, qui incombe au revendeur, est souvent difficile à rapporter dans le cadre de circuits de distribution parallèles ou de marchés de l’occasion où la traçabilité des produits fait défaut. La charge probatoire qui pèse sur l’opérateur d’upcycling constitue ainsi une première limite significative à la liberté de transformation et de revente des produits authentiques de marque.
Par ailleurs, la notion d’usage dans la vie des affaires, consacrée aux articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, délimite le champ des actes que le titulaire de la marque peut interdire. Est ainsi prohibé l’usage, sans autorisation, d’un signe identique à la marque pour des produits identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée, de même que l’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Cette notion, dont l’interprétation a été précisée par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Arsenal Football Club du 12 novembre 2002 (C-206/01), suppose que l’usage du signe se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique, et non dans le domaine privé. La marque de produits ou de services est, aux termes de l’article L. 711-1 du même code, un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. Cette fonction distinctive, doublée de la fonction de garantie d’origine, constitue l’essence même du droit des marques, et c’est à l’aune de ces fonctions que doivent être appréciées les opérations d’upcycling qui utilisent ou mentionnent des marques de luxe.
B. L’altération du produit comme motif légitime d’opposition à la revente
Le second alinéa de l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle introduit une restriction substantielle au principe d’épuisement en disposant que, malgré une mise dans le commerce licite, « faculté reste ouverte au titulaire de la marque de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits ». Cette disposition, qui constitue une transposition fidèle de la directive européenne sur les marques, trouve un champ d’application particulièrement pertinent dans le contentieux de l’upcycling de produits de luxe. En effet, par hypothèse, l’upcycling implique une transformation, parfois substantielle, du produit authentique d’origine, que ce soit par l’ajout de nouveaux matériaux, la modification de sa forme ou de sa fonction, ou encore l’incorporation de logos ou signes distinctifs sur des produits différents de ceux initialement commercialisés.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a fait application de ce motif légitime dans l’arrêt précité du 6 décembre 2023, en retenant que « la commercialisation de produits cosmétiques dépourvus de leur emballage d’origine constituait une altération de l’état de ces produits ». La cour d’appel de Rennes avait en effet constaté que, s’agissant de parfums et de produits cosmétiques, toute utilisation partielle d’un produit conduit à son altération, laquelle est gravement préjudiciable à l’image de la société titulaire de la marque et à l’univers de luxe et de pureté qu’elle véhicule. La Cour de cassation a approuvé cette analyse en jugeant que la cour d’appel avait pu retenir que ces altérations justifiaient l’opposition du titulaire à tout nouvel acte de commercialisation, sans inverser la charge de la preuve. Cette solution invite à s’interroger sur la qualification juridique des transformations opérées dans le cadre d’une activité d’upcycling et sur l’applicabilité de ce motif légitime aux produits de luxe transformés.
Dès lors, l’opérateur d’upcycling qui acquiert un produit authentique de luxe, le transforme en profondeur, puis le commercialise sous la marque d’origine s’expose à un risque contentieux réel. Le titulaire de la marque pourra en effet invoquer les motifs légitimes de l’article L. 713-4, alinéa 2, pour s’opposer à cette commercialisation, dès lors que la transformation du produit constitue une altération de son état au sens de ce texte. La notion de motifs légitimes, qui doit s’interpréter de manière autonome et uniforme dans l’ensemble de l’Union européenne, couvre également l’hypothèse dans laquelle la revente du produit transformé porterait atteinte à la réputation ou à l’image de la marque, comme l’a jugé la Cour de justice dans l’arrêt Dior du 4 novembre 1997 (C-337/95).
L’appréciation du caractère légitime des motifs invoqués par le titulaire de la marque relève de l’office du juge du fond, qui doit procéder à une mise en balance des intérêts en présence, d’une part ceux du titulaire à préserver l’intégrité et la réputation de sa marque, d’autre part ceux de l’opérateur économique à assurer la libre circulation des marchandises. Cette mise en balance, particulièrement délicate dans le secteur du luxe où la valeur du produit est intimement liée à son authenticité et à son état d’origine, implique une appréciation concrète de la nature et de l’ampleur des transformations apportées au produit. En conséquence, la pratique de l’upcycling, qui repose sur un modèle économique d’économie circulaire et de développement durable, se heurte à un cadre juridique conçu pour protéger l’intégrité des produits revêtus de marques et l’investissement des titulaires dans leur réputation. Cette tension entre les impératifs de durabilité et la protection des droits de propriété intellectuelle constitue l’un des enjeux majeurs du droit des marques contemporain.
II. Les sanctions de la transformation illicite entre contrefaçon et parasitisme
A. La contrefaçon de marque par usage détourné dans la vie des affaires
L’opération d’upcycling, lorsqu’elle procède à un usage de la marque d’autrui sans autorisation dans la vie des affaires, est susceptible de recevoir la qualification de contrefaçon au sens des articles L. 713-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle. La jurisprudence récente de la cour d’appel de Versailles illustre avec netteté cette analyse. Dans un arrêt du 25 mars 2026, la chambre commerciale de cette juridiction a jugé que la commercialisation de sacs revêtus des phrases « Mon Hermès est à la maison » ou « En attendant mon Birkin » constituait une contrefaçon des marques HERMÈS et BIRKIN (CA Versailles, 25 mars 2026, n° 24/00326). La cour a retenu que la marque BIRKIN, bien connue du public dans le domaine des sacs à main, conserve tout son pouvoir attractif au sein de la phrase litigieuse, et que l’expression « En attendant mon Birkin », apposée sur un sac, ne pourra être perçue que comme signifiant « En attendant mon sac de marque BIRKIN », établissant un lien direct entre le terme et des produits identiques à ceux visés par la marque.
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles énonce avec une particulière rigueur que « ces agissements portent atteinte aux intérêts du titulaire des marques HERMÈS et BIRKIN, en ce qu’ils visent à tirer parti de leur réputation, détournant ainsi les investissements qu’il y a consacrés et nuisant à son image ». Cette motivation, qui fait application de la théorie de la protection des marques de renommée, s’articule autour de deux fonctions essentielles de la marque : la fonction d’investissement, qui protège les efforts commerciaux et publicitaires du titulaire, et la fonction de communication, qui préserve la capacité de la marque à véhiculer une image de qualité et de prestige. La cour a ainsi caractérisé un usage dans la vie des affaires de signes identiques aux marques protégées, pour des produits identiques à ceux pour lesquels elles sont enregistrées, écartant l’argument selon lequel le message humoristique écarterait tout risque de confusion sur l’origine des produits.
Par ailleurs, la notion de référence nécessaire, consacrée par l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, pourrait constituer une défense pour l’opérateur d’upcycling qui se borne à indiquer la compatibilité de son produit transformé avec le produit authentique d’origine. La chambre commerciale de la Cour de cassation a toutefois rappelé, dans un arrêt du 15 mai 2024, que cette exception n’est admise que lorsque l’usage de la marque est « conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale » et « nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin). Or, l’usage de la marque de luxe sur un produit transformé qui ne constitue pas un accessoire ou une pièce détachée du produit authentique, mais un produit substantiellement différent, ne saurait bénéficier de cette exception. La frontière entre l’information licite du consommateur et l’exploitation parasitaire de la réputation d’autrui s’avère en pratique délicate à tracer.
B. Le parasitisme comme fondement subsidiaire de réparation
À défaut de pouvoir caractériser un acte de contrefaçon de marque au sens strict, le titulaire de droits de propriété intellectuelle dispose d’un fondement alternatif ou complémentaire : l’action en parasitisme. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 18 mars 2026, un arrêt d’une importance procédurale majeure pour l’articulation de ces deux actions. Saisie d’un litige opposant les sociétés Officine Panerai et Cartier à la société Tism, qui commercialisait des montres reproduisant les caractéristiques essentielles du modèle Radiomir, la Cour a jugé que « les prétentions ne sont pas nouvelles, et sont donc recevables, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). L’arrêt précise encore que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ».
Cette jurisprudence consacre ainsi une unité fonctionnelle des finalités entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme, qui permet au demandeur débouté de son action en contrefaçon en première instance de former, pour la première fois en appel, une demande fondée sur le parasitisme. La solution présente un intérêt pratique considérable pour le contentieux de l’upcycling de produits de luxe, car elle offre au titulaire de la marque une voie de recours subsidiaire lorsque la contrefaçon ne peut être établie, notamment dans l’hypothèse où le produit transformé ne reproduit pas la marque à l’identique, mais s’inspire de son esthétique ou de sa réputation. Il est en effet constant, depuis un arrêt de la chambre commerciale du 26 juin 2024, que le parasitisme consiste à se placer dans le sillage d’un opérateur économique en profitant indûment de sa notoriété, de ses investissements ou de son savoir-faire, sans rien acquitter en contrepartie (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, Publié au Bulletin).
En outre, la chambre commerciale a également jugé, le 13 novembre 2025, que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). Les faits distincts peuvent être constitués par des actes commis à des périodes différentes ou par des agissements de nature différente de ceux qui fondent l’action en contrefaçon. Cette possibilité de cumul permet au titulaire de marques de luxe confronté à une activité d’upcycling de déployer une stratégie contentieuse complète, en invoquant à la fois la contrefaçon de ses marques pour l’usage non autorisé des signes distinctifs, et le parasitisme pour l’exploitation indue de la valeur économique de ses produits et de leur réputation.
À cet égard, la protection des dessins et modèles, consacrée par l’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle, peut également constituer un fondement utile pour les titulaires de droits confrontés à des opérations d’upcycling qui reproduisent l’apparence caractéristique de leurs produits. Cet article dispose que peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. L’upcycling, qui consiste précisément à réutiliser l’apparence d’un produit de luxe en la transformant ou en l’incorporant dans une création nouvelle, se trouve ainsi au carrefour de plusieurs droits de propriété intellectuelle, dont l’articulation requiert une analyse minutieuse au cas par cas.
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 5 mars 2025 a également précisé les contours de la faute parasitaire en retenant que le parasitisme se caractérise par « la volonté de se placer dans le sillage d’autrui afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements réalisés » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, Publié au Bulletin). Ce critère de la captation indue de la valeur économique d’autrui trouve une application naturelle dans le contentieux de l’upcycling, où le transformateur utilise précisément la notoriété et l’attrait de la marque de luxe pour commercialiser ses propres créations. La frontière entre l’inspiration légitime, qui relève de la liberté du commerce et de l’industrie, et le parasitisme, qui constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur, dépend de la mesure dans laquelle l’opérateur d’upcycling a investi ses propres efforts créatifs sans chercher à capter indûment la valeur économique de la marque d’autrui.
En définitive, le contentieux de l’upcycling des produits de luxe révèle une tension fondamentale entre deux finalités légitimes : la promotion de l’économie circulaire et la protection des droits exclusifs des titulaires de marques. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, par sa rigueur et sa constance, offre un cadre juridique prévisible, qui subordonne la licéité des opérations d’upcycling à l’absence d’altération des produits revêtus de la marque et à l’absence d’atteinte aux fonctions essentielles de celle-ci. Les titulaires de droits disposent désormais d’un arsenal juridique complet, articulant action en contrefaçon et action en parasitisme, pour sanctionner les usages non autorisés de leurs signes distinctifs dans le cadre d’activités de transformation de produits authentiques.
Conclusion
L’essor des pratiques d’upcycling dans l’industrie du luxe confronte le droit des marques à des questions inédites, qui exigent une articulation délicate entre le principe d’épuisement des droits et ses exceptions. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par ses arrêts des 6 décembre 2023 et 18 mars 2026, dessine les contours d’un régime juridique qui reconnaît au titulaire de la marque le droit de s’opposer à la commercialisation de produits altérés, tout en offrant une voie procédurale subsidiaire par le parasitisme lorsque la contrefaçon ne peut être établie. Ces solutions, conjuguées à l’application rigoureuse des articles L. 713-2 et L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle par les juridictions du fond, confèrent aux titulaires de droits les instruments nécessaires pour protéger l’intégrité de leurs marques, sans toutefois compromettre le développement d’une économie circulaire respectueuse des droits de propriété intellectuelle. L’équilibre ainsi recherché entre la protection des investissements des marques de luxe et les impératifs de durabilité constituera, à n’en pas douter, un axe majeur de l’évolution du droit de la propriété industrielle dans les années à venir.
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