La saisie-contrefaçon et la répression de la contrefaçon de marque : l’émergence d’un ordre public de la propriété intellectuelle à la lumière de la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)
I. La saisie-contrefaçon, un instrument probatoire au service d’une répression effective de la contrefaçon de marque
A. Le mécanisme probatoire exorbitant du droit commun
La saisie-contrefaçon constitue, en droit de la propriété intellectuelle, une mesure d’instruction probatoire dérogatoire au droit commun qui permet au titulaire de droits de rapporter la preuve des actes de contrefaçon dont il s’estime victime. L’article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle énonce que « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens » et qu’« à cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant » (article L. 716-4-7 du CPI). Ce dispositif, qui autorise une intrusion dans la sphère privée du défendeur avant tout débat contradictoire, place le titulaire de marque dans une position procédurale privilégiée. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de manière constante, qualifié cette mesure de « mesure exorbitante de droit commun », ainsi qu’elle l’a rappelé dans un arrêt remarqué du 6 décembre 2023 (Cass. com., 6 déc. 2023, n°22-11.071, Publié au Bulletin).
La finalité de cette mesure est double : d’une part, permettre la description ou la saisie réelle des produits contrefaisants, et d’autre part, autoriser l’appréhension de tout document s’y rapportant, y compris en l’absence matérielle des produits litigieux. La juridiction peut également ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits contrefaisants. L’ordonnance rendue sur requête peut subordonner l’exécution des mesures à la constitution de garanties destinées à indemniser le défendeur si l’action est ultérieurement jugée non fondée. À défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond dans le délai réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. Cette sanction de l’inaction du requérant garantit que la saisie-contrefaçon ne soit pas détournée de sa finalité probatoire pour devenir un instrument de pression économique.
Ce régime probatoire trouve son pendant en matière de certificats d’obtention végétale, la chambre commerciale ayant précisé par un arrêt du 14 novembre 2024 que, selon l’article L. 623-27-1 du même code, la même faculté est ouverte au titulaire d’un tel certificat (Cass. com., 14 nov. 2024, n°22-20.447, Publié au Bulletin). L’arrêt énonce que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente ». Par ailleurs, la compétence pour délivrer une telle ordonnance obéit à des règles procédurales rigoureuses que la Cour de cassation n’a cessé de préciser au fil de sa jurisprudence récente.
En effet, la chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 1er février 2023, que les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée, ou au juge déjà saisi, en application de l’article 845, alinéa 3, du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 (Cass. com., 1er fév. 2023, n°21-22.225, Publié au Bulletin et au Rapport). La Cour a en outre précisé que « cette compétence ne peut être contestée que par une exception d’incompétence et non par une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge ayant autorisé la mesure de saisie-contrefaçon » (Cass. com., 1er fév. 2023, n°21-22.225). Dès lors, le mécanisme de la saisie-contrefaçon se trouve étroitement encadré, dans sa mise en œuvre, par des garanties procédurales que la jurisprudence contemporaine a substantiellement renforcées, et la distinction entre exception d’incompétence et fin de non-recevoir emporte des conséquences pratiques majeures pour le défendeur à la mesure.
B. L’encadrement prétorien de la loyauté procédurale dans la requête en saisie-contrefaçon
Or, la puissance de l’instrument probatoire a conduit la chambre commerciale à imposer un devoir de loyauté renforcé à la charge du requérant. L’arrêt du 6 décembre 2023 constitue, à cet égard, une décision de principe. La Cour y énonce que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n°22-11.071). La Haute juridiction se fonde sur la combinaison de l’article L. 716-4-7 du CPI, de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, et de l’article 10 du code civil pour consacrer cette exigence de loyauté. En l’espèce, la société Puma s’était abstenue de présenter au juge de la requête l’ensemble des éléments objectifs de nature à lui permettre d’appréhender complètement les enjeux du litige, ce qui avait conduit à l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon. La Cour approuve l’arrêt d’appel ayant constaté que le requérant avait manqué à son obligation de présenter « l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée l’autorisation de faire procéder à cette mesure exorbitante de droit commun ».
Cette exigence de loyauté n’est pas isolée dans le paysage jurisprudentiel contemporain. La chambre commerciale a, dans l’arrêt du 14 novembre 2024, apporté une précision essentielle quant à la sanction des irrégularités affectant la saisie-contrefaçon. Elle y affirme que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées », de sorte que la nullité est circonscrite aux mesures réalisées en violation de l’autorisation donnée par l’ordonnance (Cass. com., 14 nov. 2024, n°22-20.447). Cette solution de proportionnalité dans la sanction des irrégularités révèle un équilibre prétorien entre la protection des droits du titulaire de marque et le respect des droits de la défense. Il en résulte qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation, les autres constatations demeurant valables.
En conséquence, le formalisme probatoire de la saisie-contrefaçon ne saurait être instrumentalisé par le requérant au détriment du contradictoire, sous peine de voir la mesure annulée, totalement ou partiellement, selon la gravité et l’étendue du manquement constaté. L’évolution jurisprudentielle s’inscrit dans un mouvement plus large de moralisation des procédures civiles d’exécution amorcé par la directive 2004/48/CE. Par ailleurs, la compétence internationale du juge des marques de l’Union européenne a également été précisée par un arrêt du 15 mai 2024, dans lequel la chambre commerciale a jugé, au visa des articles 125, paragraphe 4, sous b), et 126, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n°2017/1001 du 14 juin 2017, que tout tribunal des marques de l’Union dont la compétence territoriale n’est pas contestée par le défendeur qui comparaît est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre (Cass. com., 15 mai 2024, n°22-17.813). Cette décision consolide l’effectivité des mesures probatoires transfrontalières dans le contentieux de la contrefaçon de marque, en permettant au titulaire de droits de déployer la saisie-contrefaçon sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne à partir d’une juridiction unique.
À cet égard, la Cour a également rappelé, dans ce même arrêt, que le titulaire d’une marque ne peut interdire à un tiers d’en faire usage dans la vie des affaires pour désigner ou mentionner des produits comme étant ceux du titulaire, lorsque cet usage est « conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée ». Cette exception dite de la référence nécessaire témoigne de la recherche constante d’un point d’équilibre entre les droits exclusifs du titulaire et la liberté du commerce. Dès lors, la jurisprudence de la chambre commerciale dessine un cadre procédural cohérent qui, sans affaiblir l’efficacité de la saisie-contrefaçon, en garantit l’exercice loyal et proportionné.
II. L’articulation des sanctions civiles, pénales et douanières : vers une répression intégrée de la contrefaçon de marque
A. Le volet pénal et la retenue douanière : une réponse graduée à la gravité des atteintes
La lutte contre la contrefaçon de marque ne se limite pas au contentieux civil. Le législateur a institué un arsenal répressif gradué qui mobilise tant les juridictions pénales que l’administration des douanes. L’article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle punit de quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 euros d’amende le fait, pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaisante, d’importer, d’exporter, de réexporter ou de transborder de telles marchandises, de les produire industriellement ou de donner des instructions ou des ordres pour la commission de ces actes (article L. 716-9 du CPI). L’article L. 716-10 réprime, quant à lui, de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de détenir sans motif légitime, d’importer, d’exporter, d’offrir à la vente, de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante, ou encore de reproduire, d’imiter, d’utiliser, d’apposer, de supprimer ou de modifier une marque en violation des droits conférés par son enregistrement (article L. 716-10 du CPI). La gradation des peines entre ces deux articles révèle la distinction opérée par le législateur entre la contrefaçon à dimension industrielle ou transnationale, réprimée plus sévèrement, et les actes de détention ou de vente au détail.
Lorsque les délits prévus aux articles L. 716-9 et L. 716-10 sont commis en bande organisée, sur un réseau de communication au public en ligne, ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité de l’homme ou l’animal, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende. La récidive emporte, en vertu de l’article L. 716-12, un doublement des peines encourues, et les coupables peuvent être privés, pour une durée maximale de cinq ans, du droit d’élection et d’éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres de métiers ainsi que pour les conseils de prud’hommes (article L. 716-12 du CPI). Cette disposition, qui emporte une incapacité professionnelle, manifeste la volonté du législateur de dissuader les acteurs économiques de se livrer à des pratiques contrefaisantes en les exposant à des conséquences qui dépassent la seule sanction pécuniaire.
En complément de ces sanctions pénales, le législateur a confié à l’administration des douanes un rôle majeur dans l’interception des marchandises contrefaisantes. L’article L. 716-8 du même code dispose que « l’administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon » (article L. 716-8 du CPI). La retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur, et le procureur de la République est informé de cette mesure. Les informations relatives à la nature, à la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au titulaire du droit, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes relatif au secret professionnel. La procédure obéit à un formalisme rigoureux que la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, notamment dans un arrêt du 11 mars 2014 qui a rappelé la chronologie impérative des diligences à accomplir par le demandeur à la retenue (Cass. com., 11 mars 2014, n°12-22.241).
À défaut pour le demandeur de justifier, dans un délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, de l’engagement de mesures conservatoires ou d’une action au fond, civile ou pénale, la mesure de retenue est levée de plein droit. L’administration des douanes peut proroger ce délai de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur, ce qui porte le délai total à vingt jours ouvrables. Les frais liés à la mesure de retenue sont à la charge du demandeur. Cette urgence procédurale traduit la recherche d’un équilibre entre l’efficacité de la lutte contre la contrefaçon et le respect des libertés économiques du détenteur des marchandises. La procédure de retenue douanière ne porte toutefois pas sur les marchandises de statut communautaire légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un autre État membre et simplement en transit sur le territoire douanier français.
La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 25 mars 2026 concernant les marques de la société Hermès, a constaté que « les importation, exposition, offre en vente, mise sur le marché, détention et commercialisation » de produits revêtus de marques protégées sans autorisation caractérisent des actes de contrefaçon au sens de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle (CA Versailles, 25 mars 2026, n°24/00326). La juridiction versaillaise a en outre infirmé le jugement de première instance qui avait rejeté les demandes de la société Hermès au titre de ses marques verbales, consacrant ainsi la protection étendue des marques de luxe face aux réseaux de distribution illicite. De même, la cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 2 juillet 2025, rappelé que selon l’article L. 716-4-3 du Code de la propriété intellectuelle, « est irrecevable toute action en contrefaçon lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve que la marque a fait l’objet, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande » (CA Versailles, 2 juil. 2025, n°24/01285). Cette exigence de l’usage sérieux, condition de recevabilité de l’action, impose au titulaire de démontrer l’exploitation effective de sa marque préalablement à toute action contentieuse.
B. Les mesures réparatrices : entre destruction des marchandises et indemnisation du préjudice
L’article L. 716-13 du Code de la propriété intellectuelle confère à la juridiction pénale le pouvoir d’ordonner, aux frais du condamné, le retrait des circuits commerciaux des objets jugés contrefaisants et de toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction (article L. 716-13 du CPI). La juridiction peut également ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. La destruction des marchandises contrefaisantes constitue une mesure cardinale de la répression, en ce qu’elle prive le contrefacteur du bénéfice économique de son activité illicite et prévient la réintroduction des produits dans le circuit commercial. La juridiction peut en outre ordonner l’affichage ou la diffusion du jugement de condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal, ce qui ajoute une dimension de réparation morale et dissuasive à la sanction.
En matière d’indemnisation du préjudice, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 26 mars 2025, apporté une précision déterminante sur l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale. La Cour y affirme que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 26 mars 2025, n°23-13.589, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue sur le fondement de l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. La Cour précise que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». En conséquence, si la victime d’actes de contrefaçon peut cumuler les fondements juridiques de son action, elle ne saurait obtenir une double réparation pour un même préjudice économique, ce qui consacre un principe de non-cumul indemnitaire protecteur du défendeur.
L’articulation de la répression pénale et de la réparation civile permet ainsi de restaurer l’intégrité des droits du titulaire de marque tout en dissuadant les comportements contrefaisants. L’affaire dite du Marché du Soleil, à Marseille, jugée devant le tribunal correctionnel au mois de juin 2026 et ayant donné lieu à la saisie de plus de 206 000 articles contrefaisants portant les marques Hermès, Louis Vuitton, Givenchy, Lacoste, Adidas ou encore Nike, illustre l’ampleur des réseaux de distribution parallèle auxquels les titulaires de droits sont confrontés. Les dispositions de l’article L. 716-9, qui sanctionnent pénalement l’importation et la détention de marchandises contrefaisantes en vue de leur vente, trouvent dans ces affaires d’envergure leur pleine application. La destruction partielle des articles saisis, intervenue dans la caserne des douanes de Marseille, témoigne de la mise en œuvre concrète des pouvoirs conférés par l’article L. 716-13.
La retenue douanière se présente dès lors comme un instrument préventif complémentaire du dispositif répressif. La procédure, guidée par l’urgence, permet aux autorités douanières d’intercepter les marchandises suspectes avant leur introduction sur le marché, à la condition que le titulaire de la marque ait préalablement déposé une demande d’intervention auprès de l’administration. Le demandeur peut obtenir des services douaniers la communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que des informations sur leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination, par dérogation au secret professionnel auquel sont tenus les agents des douanes. Cette levée du secret professionnel au bénéfice du titulaire de droits constitue un atout majeur pour l’identification des réseaux de contrefaçon et la constitution des preuves nécessaires à l’engagement de poursuites judiciaires efficaces. Le dispositif législatif et réglementaire, conjugué à l’œuvre prétorienne de la chambre commerciale, dessine ainsi une architecture juridique intégrée où chaque instrument trouve sa place dans une chaîne de répression cohérente et graduée.
Conclusion
La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation témoigne d’une consolidation remarquable des instruments de lutte contre la contrefaçon de marque. La saisie-contrefaçon, mesure probatoire exorbitante du droit commun, se trouve désormais encadrée par une exigence de loyauté qui en garantit l’usage proportionné et prévient les abus de procédure. Les sanctions pénales, graduées selon la gravité des faits et la dimension organisée de l’entreprise contrefaisante, sont complétées par une procédure de retenue douanière qui permet l’interception des marchandises illicites avant leur diffusion sur le marché intérieur. La réparation du préjudice subi par le titulaire de marque obéit au principe de non-cumul des indemnités, qui prévient tout enrichissement indu de la victime tout en préservant la possibilité d’agir sur des fondements distincts lorsque des fautes autonomes sont caractérisées. Enfin, la destruction effective des marchandises contrefaisantes, ordonnée par le juge pénal et exécutée sous le contrôle de l’administration des douanes, donne à l’action publique sa pleine effectivité en retirant du marché les produits illicites. Cette architecture juridique intégrée, qui mobilise les dimensions probatoire, pénale, douanière et indemnitaire du droit de la propriété intellectuelle, confère au titulaire de marque un arsenal complet dont l’efficacité commande une mise en œuvre rigoureuse et loyale, à la hauteur de l’enjeu économique et sociétal que représente la protection des signes distinctifs dans l’économie contemporaine.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.