Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’imprescriptibilité des actions en nullité des droits de propriété industrielle : la consolidation prétorienne de la réforme issue de la loi PACTE

L’imprescriptibilité des actions en nullité des droits de propriété industrielle : la consolidation prétorienne de la réforme issue de la loi PACTE

I. La consécration législative et jurisprudentielle de l’imprescriptibilité des actions en nullité

A. Le fondement légal : l’article 124, III, de la loi PACTE et la refonte du Code de la propriété intellectuelle

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE (Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019), a opéré une refonte d’une ampleur considérable du droit français des marques, en transposant notamment la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. Parmi les innovations les plus marquantes figure la création d’une procédure administrative de nullité et de déchéance des marques devant l’Institut national de la propriété industrielle, effective depuis le 1er avril 2020. Toutefois, c’est une disposition d’apparence technique, insérée à l’article 124, III, de cette loi, qui devait produire les effets les plus profonds sur l’équilibre du contentieux de la propriété industrielle. Ce texte dispose que les nouvelles règles relatives à la nullité des marques s’appliquent aux titres en vigueur au jour de la publication de la loi, à l’exception des hypothèses dans lesquelles une décision passée en force de chose jugée a déjà été rendue. Par cette disposition, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du Code de la propriété intellectuelle, dont la substance a été reprise, à droit constant, par l’article L. 716-2-6 du même code, issu de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. Ce dernier article énonce, dans une formulation d’une remarquable concision, que « sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription » (CPI, art. L. 716-2-6).

L’innovation est radicale. Avant l’entrée en vigueur de la loi PACTE, les actions en nullité des marques étaient, en l’absence de disposition spéciale dérogeant au droit commun, soumises au délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil. Ce délai courait à compter du jour où le titulaire d’un droit avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. Il en résultait une insécurité juridique patente : un titulaire de droits antérieurs qui tardait à agir se voyait opposer la prescription de son action, tandis que le titulaire d’une marque potentiellement nulle pouvait, par le simple écoulement du temps, consolider un titre qui n’aurait jamais dû être délivré. La loi PACTE a entendu rompre avec cette logique en consacrant, pour la première fois en droit français des marques, le principe d’imprescriptibilité des actions en nullité. À cet égard, le dispositif légal est dépourvu de toute ambiguïté : le législateur, en ne prévoyant aucun délai de prescription pour les actions en nullité, a manifesté sa volonté de faire prévaloir l’intérêt général attaché à la purge du registre des marques sur la sécurité juridique des titulaires d’enregistrements potentiellement invalides.

Or, cette réforme d’ampleur n’a pas été immédiatement comprise par l’ensemble des juridictions du fond. Plusieurs cours d’appel, et en premier lieu la cour d’appel de Paris, ont continué d’appliquer le délai de prescription quinquennal de droit commun aux actions en nullité, en se fondant sur une interprétation littérale de l’article 2222 du Code civil, aux termes duquel « la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise » (C. civ., art. 2222). Selon cette lecture, la loi PACTE, en supprimant purement et simplement le délai de prescription, aurait eu pour effet d’allonger indéfiniment la durée de la prescription, de sorte que les prescriptions déjà acquises au moment de son entrée en vigueur devaient demeurer insensibles à la réforme. Cette position, si elle avait prévalu, aurait privé la réforme de l’essentiel de sa portée pratique, en maintenant dans le registre des marques des titres indéfiniment protégés par le jeu d’une prescription antérieurement acquise. Par ailleurs, les juridictions du fond s’interrogeaient sur l’articulation entre l’article L. 714-3-1 ancien du Code de la propriété intellectuelle, issu de la loi PACTE, et l’article L. 716-2-6 nouveau, issu de l’ordonnance du 13 novembre 2019, certains juges considérant que l’abrogation du premier par le second avait emporté disparition de la disposition transitoire de l’article 124, III.

B. La confirmation par la Cour de cassation : de l’arrêt fondateur du 28 janvier 2026 à l’arrêt de consolidation du 24 juin 2026

C’est dans ce contexte d’incertitude jurisprudentielle que la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu, le 28 janvier 2026, un arrêt de section promis à la plus large publication, qui constitue l’acte fondateur du nouveau régime d’imprescriptibilité. Statuant sur le pourvoi n° 24-14.760 dans l’affaire opposant les sociétés VF International SAGL et VF J France, titulaires des marques « Napapijri », aux sociétés Super Brand Licencing et Artextyl, la Haute juridiction a très clairement énoncé le principe nouveau. Aux termes d’un attendu de principe qui a vocation à régir l’ensemble du contentieux de la nullité des marques, la Cour de cassation affirme « qu’il résulte de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, qui reprend en substance les dispositions de l’article L. 714-3-1, de ce code, lu en combinaison avec le texte susvisé, que, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque en vigueur au jour de la publication de la loi Pacte, n’est soumise à aucun délai de prescription » (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760, publié au Bulletin). La Cour précise ensuite, avec une netteté qui ne laisse place à aucune échappatoire interprétative, que « par l’article 124, IIl, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code ».

La Cour de cassation en tire une conséquence d’une portée considérable : « a ainsi été rendue imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, toute action en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée ». En d’autres termes, la Haute juridiction consacre une imprescriptibilité générale des actions en nullité, qui ne connaît que deux tempéraments : d’une part, les cas de forclusion par tolérance prévus aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle, qui permettent au titulaire d’une marque postérieure d’opposer au demandeur en nullité sa connaissance et sa tolérance de l’usage de la marque contestée pendant une période de cinq années consécutives ; d’autre part, l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions ayant déjà statué sur la nullité de la marque, qui interdit de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé. En dehors de ces deux réserves, l’imprescriptibilité est absolue.

Par ailleurs, la Cour de cassation écarte expressément l’application de l’article 2222 du Code civil, en affirmant que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement ». Cette précision est capitale : elle signifie que même les marques à l’encontre desquelles la prescription quinquennale était déjà acquise avant le 24 mai 2019 redeviennent vulnérables à une action en nullité. La Cour opère ainsi un renversement complet de la hiérarchie des valeurs : à la sécurité juridique du titulaire, elle préfère l’intégrité du registre des marques et la protection des droits des tiers. À cet égard, la solution retenue par la Cour de cassation s’inscrit dans une tendance plus large du droit de la propriété intellectuelle, qui tend à privilégier la validité substantielle des titres sur la stabilité formelle des situations juridiques constituées.

Enfin, la Cour de cassation a refusé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, en jugeant qu’il n’existait aucun « doute raisonnable quant à l’interprétation des directives 89/104/CEE, 2008/95/CE et (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ». Ce refus est significatif : il indique que, pour la Haute juridiction, l’imprescriptibilité des actions en nullité est non seulement conforme au droit de l’Union, mais encore qu’elle ne soulève aucune difficulté d’interprétation susceptible de justifier un renvoi préjudiciel. Dès lors, la solution est consolidée et ne pourra être remise en cause que par une intervention du législateur ou par un revirement de jurisprudence dont la probabilité est, à ce stade, infime. La Cour de cassation a, du reste, confirmé cette analyse cinq mois plus tard, dans un arrêt du 24 juin 2026, rendu sur le pourvoi n° 24-22.175, dans lequel elle réitère, dans des termes quasiment identiques, le principe de l’imprescriptibilité des actions en nullité des marques, en précisant que « depuis l’entrée en vigueur de la loi Pacte, dont le III de l’article 124 n’a pas été abrogé, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, les actions et demandes en nullité des marques en vigueur au 23 mai 2019 sont imprescriptibles, sauf décisions ayant force de chose jugée » (Com. 24 juin 2026, n° 24-22.175). Cette seconde décision, qui casse un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux ayant déclaré prescrite l’action en nullité des marques « Château » litigieuses, confirme que la jurisprudence de la chambre commerciale est parfaitement stabilisée et que les juridictions du fond ne sauraient plus résister au principe d’imprescriptibilité.

II. La portée et les implications du nouveau régime d’imprescriptibilité

A. La portée de l’imprescriptibilité : étendue matérielle, personnelle et application dans le temps

La portée de la solution dégagée par la Cour de cassation doit être mesurée à l’aune de ses dimensions matérielle et temporelle. Sur le plan matériel, le principe d’imprescriptibilité concerne au premier chef les actions en nullité des marques françaises, qu’elles soient intentées devant l’INPI par la voie administrative ou devant les tribunaux judiciaires par la voie contentieuse. En effet, l’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 » (CPI, art. L. 714-3). Les causes de nullité visées par ce texte recouvrent aussi bien les motifs absolus, tirés de l’absence de distinctivité ou du caractère descriptif ou déceptif du signe, que les motifs relatifs, tenant à l’atteinte à des droits antérieurs tels qu’une marque antérieure, une dénomination sociale, un nom commercial, une enseigne, un nom de domaine, une appellation d’origine ou un droit d’auteur.

En conséquence, l’imprescriptibilité s’étend à l’ensemble des causes de nullité, sans distinction entre les nullités absolues et les nullités relatives. Cette indifférenciation est lourde de conséquences : un concurrent qui aurait toléré pendant des décennies l’usage d’une marque portant atteinte à sa dénomination sociale pourra désormais agir en nullité sans se voir opposer l’écoulement du temps, sous la seule réserve de la forclusion par tolérance prévue aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8. Or, la tolérance ne se présume pas : elle suppose la preuve, par le titulaire de la marque contestée, que le demandeur en nullité avait connaissance de l’usage de cette marque et l’a toléré pendant cinq années consécutives. La charge de la preuve pesant sur le défendeur, le nouveau régime d’imprescriptibilité confère un avantage procédural considérable au demandeur en nullité. Par ailleurs, si l’arrêt du 28 janvier 2026 concerne spécifiquement les marques, la formulation large retenue par la Cour de cassation, qui vise « l’action ou la demande en nullité d’une marque », n’exclut pas que le principe puisse être étendu, par analogie, aux autres titres de propriété industrielle, tels que les brevets et les dessins et modèles, pour lesquels la loi PACTE a également prévu des dispositions transitoires comparables.

S’agissant de l’application dans le temps, le principe dégagé par la Cour de cassation commande de distinguer trois situations. En premier lieu, pour les marques enregistrées postérieurement au 24 mai 2019, date d’entrée en vigueur de la loi PACTE, l’imprescriptibilité s’applique sans réserve, sous la seule exception de l’autorité de la chose jugée et de la forclusion par tolérance. En deuxième lieu, pour les marques qui étaient en vigueur au 24 mai 2019 et à l’encontre desquelles la prescription quinquennale n’était pas encore acquise, l’imprescriptibilité s’applique également, la Cour de cassation ayant expressément écarté l’article 2222 du Code civil. En troisième lieu, pour les marques à l’encontre desquelles la prescription était déjà acquise au 24 mai 2019, l’imprescriptibilité s’applique rétroactivement, sous la seule réserve des décisions ayant force de chose jugée. Cette dernière hypothèse est la plus audacieuse : elle conduit à « ressusciter » des actions que l’on croyait définitivement éteintes et à faire peser sur les titulaires de marques anciennes une menace de nullité qu’ils pouvaient légitimement croire écartée. La Cour de cassation a, sur ce point, opéré une pondération entre, d’une part, le principe de sécurité juridique et, d’autre part, l’objectif d’intérêt général de purge du registre des marques, en faisant prévaloir le second sur le premier.

À cet égard, le parallèle avec le contentieux de la nullité des brevets d’invention est éclairant. Dans un arrêt du 10 janvier 2024, la chambre commerciale avait déjà admis qu’une dénomination sociale antérieure, bien que juridiquement protégée et non contestée, pouvait fonder une action en nullité d’une marque postérieure, quand bien même la marque contestée aurait été déposée antérieurement à la dénomination sociale (Com. 10 janv. 2024, n° 22-21.716, publié au Bulletin). Cette décision annonçait, dans une certaine mesure, le mouvement de fond qui devait aboutir à l’arrêt du 28 janvier 2026. De même, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 24 juin 2026 également, que la circonstance que le demandeur sache ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment du dépôt de la demande de brevet n’affecte ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet, et que le demandeur conserve, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, publié au Bulletin). Cette décision, qui concerne la qualité à agir en contrefaçon de brevet, témoigne de la volonté constante de la chambre commerciale de renforcer l’efficacité des actions en justice en matière de propriété industrielle, en écartant les obstacles procéduraux qui entravaient jusqu’alors l’exercice des droits des titulaires légitimes. Un mouvement analogue se dessine dans le contentieux des dessins et modèles, la Cour de cassation ayant précisé, dans un arrêt du 31 janvier 2024, que la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle « ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com. 31 janv. 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin).

B. Les conséquences pratiques pour les titulaires de droits et les praticiens

Les implications pratiques de cette jurisprudence sont considérables et doivent être appréhendées avec la plus grande rigueur par l’ensemble des acteurs du droit de la propriété industrielle. Pour les titulaires de marques, le nouveau régime d’imprescriptibilité emporte une vulnérabilité accrue des portefeuilles de titres. Une marque enregistrée depuis plusieurs décennies, que son titulaire pouvait jusqu’alors considérer comme inattaquable en raison de la prescription acquise, redevient susceptible de faire l’objet d’une action en nullité à tout moment. Il en résulte que les audits de portefeuille, qui pouvaient naguère se limiter à une vérification périodique, doivent désormais être menés avec une fréquence et une profondeur accrues. Chaque marque doit être examinée au regard des causes de nullité absolue, telles que le défaut de distinctivité ou le caractère descriptif, mais également au regard des causes de nullité relative, en particulier l’existence de droits antérieurs susceptibles de fonder une action en nullité. Le titulaire avisé devra constituer et conserver, de manière méthodique, un dossier de preuves attestant de l’acquisition de la distinctivité par l’usage, de la renommée de la marque, et de l’absence d’atteinte aux droits des tiers.

Pour les praticiens du droit de la propriété intellectuelle, cette jurisprudence ouvre des perspectives contentieuses nouvelles. Des dossiers qui avaient été classés sans suite en raison de la prescription doivent être rouverts et réexaminés. Des clients dont les droits antérieurs étaient bafoués par une marque postérieure, mais qui s’étaient vu opposer la prescription de leur action, doivent être informés de la possibilité nouvelle d’agir en nullité. La décision de la Cour de cassation constitue, à cet égard, un fait nouveau au sens de l’article 119 du Code de procédure civile, susceptible de justifier la réouverture des procédures ou le dépôt de nouvelles actions. En outre, les praticiens devront intégrer cette nouvelle donne dans la rédaction des actes de cession ou de licence de marques. Les clauses de garantie d’éviction, par lesquelles le cédant garantit le cessionnaire contre l’éviction résultant de l’annulation du titre, devront être rédigées avec une attention particulière, dès lors que le risque de nullité n’est plus cantonné dans un horizon temporel défini mais se prolonge indéfiniment. De même, les audits préalables aux opérations de fusion-acquisition devront intégrer une analyse approfondie de la validité des marques du portefeuille cible, en tenant compte de la possibilité nouvelle d’actions en nullité dirigées contre des titres que l’on croyait jusqu’alors protégés par la prescription.

En ce qui concerne la stratégie contentieuse, le nouveau régime d’imprescriptibilité modifie profondément l’équilibre des forces entre les parties au procès. Le demandeur en nullité bénéficie désormais d’un avantage procédural significatif : il n’a plus à justifier de la recevabilité temporelle de son action, ce qui allège substantiellement la charge de la preuve pesant sur lui. Le défendeur, en revanche, ne peut plus se retrancher derrière l’écoulement du temps et doit, pour résister à l’action, démontrer soit l’autorité de la chose jugée d’une précédente décision, soit la réunion des conditions de la forclusion par tolérance, soit, sur le fond, l’absence de cause de nullité. Or, cette dernière démonstration est particulièrement exigeante : le défendeur doit établir que la marque répond à l’ensemble des conditions de validité, ce qui suppose, pour les marques anciennes, de reconstituer la preuve du caractère distinctif au jour du dépôt ou de l’acquisition de la distinctivité par l’usage, tâche d’autant plus ardue que les archives commerciales et publicitaires se sont amenuisées avec le temps.

La décision de la Cour de cassation doit également être replacée dans le contexte plus large de l’articulation entre le droit français des marques et le droit de l’Union européenne. Si l’arrêt du 28 janvier 2026 ne concerne, en tant que tel, que les marques françaises régies par le Code de la propriété intellectuelle, la solution qu’il consacre pourrait influencer la pratique du contentieux des marques de l’Union européenne. En effet, le règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (Règlement (UE) 2017/1001) ne prévoit pas de délai de prescription pour les actions en nullité, et la jurisprudence de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle et du Tribunal de l’Union européenne s’oriente vers une interprétation large de la recevabilité des demandes en nullité. Dès lors, un titulaire de droits qui aurait échoué dans une procédure en nullité devant l’EUIPO pourrait être tenté de saisir les juridictions françaises d’une action en nullité d’une marque française parallèle, en se prévalant du principe d’imprescriptibilité. Cette stratégie, si elle devait prospérer, pourrait créer des divergences entre la validité d’une marque de l’Union et celle de sa contrepartie nationale, avec les difficultés de coordination que cela implique.

En définitive, le nouveau régime d’imprescriptibilité des actions en nullité des marques, consacré par la Cour de cassation le 28 janvier 2026 et confirmé le 24 juin 2026, constitue une évolution majeure du droit français de la propriété industrielle. Il impose aux titulaires de droits une vigilance renforcée et leur commande de mettre en place des procédures de suivi et d’audit de leurs portefeuilles de marques. Il ouvre, pour les tiers et les praticiens, des perspectives contentieuses nouvelles, en permettant de remettre en cause des titres que l’on croyait définitivement protégés par la prescription. Il manifeste, enfin, la volonté du législateur et du juge de faire prévaloir l’intégrité du registre des marques sur la sécurité juridique des situations acquises, dans un souci de protection des droits des tiers et de loyauté de la concurrence. Seule une connaissance approfondie de la jurisprudence la plus récente permettra aux acteurs économiques et à leurs conseils de tirer le meilleur parti de cette révolution juridique silencieuse.

Conclusion

La consécration de l’imprescriptibilité des actions en nullité des marques par la chambre commerciale de la Cour de cassation, intervenue dans les arrêts des 28 janvier et 24 juin 2026, marque une rupture décisive avec l’état du droit antérieur et parachève l’œuvre réformatrice engagée par la loi PACTE du 22 mai 2019. En écartant l’application de l’article 2222 du Code civil et en conférant un effet rétroactif à l’article 124, III, de cette loi, la Haute juridiction a fait le choix résolu de privilégier la validité substantielle des titres de propriété industrielle sur la stabilité des situations juridiques constituées. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle doivent désormais intégrer ce nouveau paradigme dans l’ensemble de leurs activités de conseil et de contentieux, qu’il s’agisse de la gestion des portefeuilles de marques, de la rédaction des actes translatifs de droits ou de la conduite des actions en justice.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».