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L’intensité de la renommée comme critère cardinal de la protection des marques renommées : la chambre commerciale de la Cour de cassation à l’œuvre (2024-2026)

L’intensité de la renommée comme critère cardinal de la protection des marques renommées : la chambre commerciale de la Cour de cassation à l’œuvre (2024-2026)

I. La redéfinition prétorienne de l’étendue de la protection des marques renommées par le critère de l’intensité de la renommée

A. Le dépassement du cantonnement de la renommée au public des produits et services visés à l’enregistrement

La protection des marques renommées constitue l’un des régimes les plus protecteurs du droit de la propriété industrielle, en ce qu’elle permet au titulaire d’une marque jouissant d’une renommée de s’opposer à l’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services non similaires à ceux visés à l’enregistrement. L’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 (legifrance.gouv.fr), transpose en droit français les dispositions de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques et prohibe l’usage sans juste motif d’un signe identique ou similaire à une marque notoirement connue lorsque cet usage tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte préjudice. Or, la mise en œuvre de ce dispositif légal suppose, au préalable, que soit établie l’existence d’un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent, condition dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours dans un arrêt du 19 mars 2025 promis à une large diffusion (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).

Dans cette affaire opposant la Société du Tour de France et la société Amaury Sport Organisation à un tiers ayant déposé la marque semi-figurative « Tour de France à la rame », la cour d’appel de Paris avait, par un arrêt du 5 juillet 2023, rejeté les demandes fondées sur l’atteinte à la renommée de la marque verbale française « Tour de France » n° 1368310, en retenant que la renommée de cette marque était cantonnée au public concerné par les services d’organisation d’épreuves cyclistes pour lesquels cette renommée avait été acquise. La chambre commerciale censure ce raisonnement au visa de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, tel qu’interprété à la lumière de l’article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008. Elle rappelle que, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquels ces marques ont été enregistrées et que, dans une telle hypothèse, il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu’il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée (CJUE, 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, points 51 à 53).

La Cour de cassation reproche dès lors à la cour d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations, selon lesquelles la marque « Tour de France » avait été déposée en 1977, que l’événement qu’elle désigne, créé en 1903, s’était déroulé chaque année sans interruption depuis ce dépôt, qu’il faisait l’objet d’une retransmission télévisuelle par les chaînes publiques connaissant des scores d’audience très élevés, qu’il était qualifié de troisième événement sportif mondial par une encyclopédie en ligne et que des études portant sur plusieurs pays, dont la France, évaluaient respectivement à 92 %, 94 % ou 95 % le taux de notoriété de l’événement sportif ou du nom sous lequel il est connu, lequel se confond avec la marque litigieuse. En statuant ainsi, en postulant que la renommée d’une marque est nécessairement cantonnée au public concerné par les produits ou services pour lesquels cette renommée a été acquise, la cour d’appel a violé le texte susvisé. En conséquence, l’intensité exceptionnelle de la renommée d’une marque constitue désormais un critère déterminant pour étendre sa protection au-delà du cercle des produits et services qu’elle désigne, dès lors que cette intensité est telle que la marque est connue de la quasi-totalité du public français.

B. L’autonomie de la comparaison des signes par rapport aux conditions d’exploitation de la marque antérieure

Par ailleurs, l’arrêt du 19 mars 2025 apporte une précision méthodologique essentielle concernant l’appréciation de la similitude des signes en conflit. La chambre commerciale énonce, au visa du même article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, que l’appréciation de la similitude des signes en conflit implique de les comparer afin de déterminer si ces signes présentent, sur l’un ou l’autre des plans visuel, phonétique et conceptuel, un degré de similitude et que cette comparaison doit s’opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit sans tenir compte des conditions de commercialisation des produits ou des services qu’ils désignent (CJUE, 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, points 43 et 71). La Cour censure ainsi la cour d’appel de Paris qui, pour conclure à la faible similarité conceptuelle des signes « Tour de France » et « Tour de France à la rame », avait retenu que le signe « Tour de France » serait perçu par le public visé comme un tour de France en vélo, alors que la marque incriminée « Tour de France à la rame » évoquait un périple effectué en bateau à rames.

À cet égard, la Haute juridiction rappelle que la prise en compte des conditions d’exploitation de la marque antérieure au stade de la comparaison des signes est prohibée : la similitude conceptuelle doit être évaluée in abstracto, par référence aux seules qualités intrinsèques des signes, indépendamment du contexte dans lequel la marque antérieure est exploitée. Cette précision méthodologique revêt une portée considérable pour les titulaires de marques renommées, dont la protection se trouve renforcée par l’interdiction faite aux juges du fond de restreindre l’analyse comparative des signes aux contingences factuelles de l’exploitation de la marque. Dès lors, l’arrêt du 19 mars 2025 consacre un double mouvement d’extension de la protection des marques renommées : extension du cercle du public pertinent au-delà du public des produits et services visés à l’enregistrement, d’une part, et abstraction de la comparaison des signes des conditions concrètes d’exploitation de la marque, d’autre part.

Enfin, la Cour de cassation censure également la cour d’appel pour ne pas avoir recherché, comme il lui était demandé, si l’exploitation de la marque postérieure « Tour de France à la rame » n’exposait pas la marque antérieure « Tour de France » à un risque de brouillage en affaiblissant le rattachement opéré par le public et les médias avec ladite marque et en amenant ces derniers à penser que ces termes sont génériques, affectant ainsi son caractère distinctif propre et sa fonction d’origine essentielle. Cette troisième branche de la cassation rappelle que le risque de dilution par brouillage constitue une atteinte autonome à la marque renommée, indépendante du risque de confusion, et que le juge du fond est tenu d’examiner ce chef de préjudice lorsqu’il est invoqué par le demandeur.

II. La convergence des standards d’appréciation de la mauvaise foi et de l’usage sérieux : vers une systématisation de l’office du juge des marques

A. L’analyse globale de la mauvaise foi affranchie de l’exigence de similitude des signes

La protection des marques renommées ne saurait être appréhendée isolément du contentieux plus vaste de la validité des titres de propriété industrielle. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans le même temps, procédé à une refonte substantielle des standards d’appréciation de la mauvaise foi du déposant, au travers de deux arrêts majeurs rendus les 10 janvier 2024 et 28 janvier 2026. Dans l’affaire CeramTec (Cass. com., 10 janvier 2024, n° 21-23.458, Publié au Bulletin, courdecassation.fr), la Cour a saisi la Cour de justice de l’Union européenne de trois questions préjudicielles relatives à l’articulation entre les causes de nullité absolue fondées sur l’article 7 du règlement n° 207/2009 et la mauvaise foi visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement. La juridiction européenne était interrogée sur le point de savoir si un dépôt effectué dans l’intention de protéger une solution technique au-delà du terme du brevet pouvait être annulé pour mauvaise foi, alors même que les conditions du motif absolu de refus tiré de la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique n’étaient pas réunies.

Cette interrogation, qui procède d’une divergence d’interprétation entre la cour d’appel de Paris et la cour d’appel de Stuttgart, met en lumière la tension entre l’autonomie des motifs absolus de nullité et l’appréciation subjective de la mauvaise foi du déposant. La Cour de cassation rappelle, dans ses motifs, que selon la jurisprudence de la CJUE, la mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union européenne devant être interprétée de manière uniforme et pour l’appréciation de laquelle il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement (CJUE, 27 juin 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12). Elle précise en outre que, lorsqu’il ressort des circonstances que le titulaire de la marque contestée a déposé la demande d’enregistrement avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, l’existence d’une telle intention doit conduire à l’application de la cause de nullité absolue (CJUE, 12 septembre 2019, Koton, C-104/18 P, points 46, 54 et 56).

Par ailleurs, dans l’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026 (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin, courdecassation.fr), la chambre commerciale apporte une contribution décisive à la théorie de la mauvaise foi en droit des marques. La Cour énonce que l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ne doit pas nécessairement être établie pour que la cause de nullité pour dépôt frauduleux puisse s’appliquer. Elle précise qu’en l’absence de risque de confusion entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée, ou en cas d’absence d’utilisation par un tiers d’un signe identique ou similaire à la marque contestée, d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer un ensemble d’indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur. En conséquence, l’absence de similitude entre les marques en conflit ne dispense pas le juge de procéder à l’analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles qui sont postérieures au dépôt.

Cette solution, qui s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence Koton de la CJUE, consacre un affranchissement du standard de la mauvaise foi par rapport à la condition de similitude des signes qui gouverne traditionnellement le contentieux de la contrefaçon. La Cour de cassation censure ainsi la cour d’appel de Paris qui, après avoir relevé l’absence de similitude entre la marque « Geographical Norway Expedition » et les marques « Napapijri » des sociétés VF, avait écarté, sans les examiner comme elle y était tenue, certains des éléments invoqués par les demandeurs à l’action en nullité, notamment les procédures antérieures ayant opposé les parties, les demandes d’enregistrement de marques déposées par le défendeur et l’association du drapeau norvégien avec les termes « Geographical Norway » sur des modèles de vêtements imitant ceux commercialisés par les sociétés demanderesses. Dès lors, le faisceau d’indices pertinent pour caractériser la mauvaise foi du déposant se trouve considérablement élargi, au bénéfice des titulaires de marques antérieures.

À cet égard, l’arrêt Napapijri présente également un intérêt procédural majeur en ce qu’il affirme l’autonomie de l’action en revendication de propriété d’une marque par rapport à la demande en nullité de l’enregistrement. La Cour juge que l’action en revendication, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle et laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle. La demande en revendication ne constitue pas davantage l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en appel lorsque les premiers juges n’étaient saisis que d’une demande en nullité. Cette distinction essentielle, qui gouverne la stratégie contentieuse des titulaires de marques, se double d’une confirmation de l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque résultant de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr) et de l’article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte, cette imprescriptibilité s’appliquant à tous les titres en vigueur au 24 mai 2019, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement, sauf décisions ayant force de chose jugée.

B. La méthode des sous-catégories autonomes et l’office du juge dans le contentieux de la déchéance pour défaut d’usage sérieux

La protection renforcée des marques renommées ne saurait occulter l’autre versant du contentieux des marques, qui consiste pour les concurrents et les tiers intéressés à solliciter la déchéance des droits du titulaire pour défaut d’usage sérieux. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 14 mai 2025 (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, Publié au Bulletin, courdecassation.fr), posé une méthodologie rigoureuse destinée à encadrer l’office du juge saisi d’une demande en déchéance. En l’espèce, la société Groupe Rousselet, titulaire de la marque verbale « G7 » enregistrée pour les services de « transport » en classe 39, agissait en contrefaçon contre des sociétés de transport frigorifique ayant adopté la dénomination « G7 », tandis que ces dernières sollicitaient reconventionnellement la déchéance des droits sur la marque pour défaut d’usage sérieux.

La Cour de cassation, au visa de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr), dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 13 novembre 2019, et se fondant sur la jurisprudence Ferrari de la CJUE (CJUE, 22 octobre 2020, Ferrari, C-720/18 et C-721/18), énonce que lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou de services visés à l’enregistrement est trop large, le juge doit rechercher si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance. Aux fins de l’identification d’une sous-catégorie cohérente de produits ou de services susceptible d’être envisagée de manière autonome, le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel, ce qu’il convient d’apprécier de manière concrète.

En conséquence, la Cour censure l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui, pour rejeter la demande en déchéance des droits sur la marque « G7 » pour les services de transport, s’était bornée à retenir la preuve d’un usage sérieux de ces marques pour ces services, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les preuves d’usage qu’elle retenait, qui ne concernaient que le seul service de taxis, ne se rapportaient pas à une sous-catégorie autonome moins large que les catégories de « transports » et « transports de voyageurs », de sorte que cet usage ne pouvait justifier le rejet de la demande de déchéance pour la totalité des services relevant de ces catégories. Cette solution emporte des conséquences pratiques considérables pour les titulaires de marques, qui ne sauraient se prévaloir d’un usage sérieux limité à une sous-catégorie de produits ou de services pour faire échec à une demande en déchéance portant sur une catégorie plus large, sauf à démontrer que cette catégorie constitue un ensemble homogène ne pouvant faire l’objet de divisions significatives.

Par ailleurs, la cassation prononcée sur la déchéance entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif relatifs à la contrefaçon et à la concurrence déloyale, dès lors que la cour d’appel s’était fondée, pour retenir l’existence d’actes de contrefaçon, sur la similarité des services « transport » et « transport de voyageurs » avec les services de « transport de marchandises ». La Cour de cassation rappelle en outre, par une motivation dont la portée dépasse le cadre de l’espèce, que l’action en concurrence déloyale doit être fondée sur des actes distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon, de sorte que la nouvelle appréciation portée sur la demande en contrefaçon supposera une nouvelle appréciation sur l’existence de faits distincts sanctionnés au titre de la concurrence déloyale. Cette exigence de fondement factuel distinct irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété industrielle et témoigne de la rigueur avec laquelle la chambre commerciale encadre l’articulation des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale.

Dès lors, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la période 2024-2026 révèle une double dynamique d’approfondissement et de systématisation des standards d’appréciation en droit des marques. D’un côté, l’arrêt Tour de France du 19 mars 2025 renforce la protection des marques jouissant d’une renommée exceptionnelle en imposant au juge du fond de prendre en considération l’intensité de cette renommée pour déterminer l’étendue du public pertinent et, au-delà, l’existence d’un lien entre les marques en conflit. De l’autre, les arrêts G7 du 14 mai 2025 et Napapijri du 28 janvier 2026 imposent aux juges du fond une méthodologie structurée dans l’appréciation de l’usage sérieux et de la mauvaise foi, en les contraignant à motiver leur décision par référence à l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes et en prohibant les raisonnements fondés sur des critères uniques ou insuffisamment explicités. Cette convergence des standards contentieux illustre la volonté de la Haute juridiction de consolider un droit des marques à la fois protecteur des investissements des titulaires et respectueux des exigences de sécurité juridique et de loyauté concurrentielle qui fondent l’ordre public économique.

Conclusion

L’analyse des arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2024 et 2026 met en évidence une recomposition substantielle des standards d’appréciation qui gouvernent le contentieux des marques. L’arrêt Tour de France du 19 mars 2025 consacre le critère de l’intensité de la renommée comme instrument d’extension de la protection au-delà du public des produits et services visés à l’enregistrement, tandis que l’arrêt G7 du 14 mai 2025 impose au juge de la déchéance une méthodologie rigoureuse fondée sur l’identification de sous-catégories autonomes de produits ou de services. L’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026 parachève cette construction prétorienne en affranchissant l’appréciation de la mauvaise foi de l’exigence de similitude des signes et en consacrant l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque. Enfin, le renvoi préjudiciel opéré dans l’affaire CeramTec le 10 janvier 2024 illustre l’imbrication croissante des droits français et de l’Union en matière de propriété industrielle. L’ensemble de ces décisions dessine un cadre contentieux renouvelé, dans lequel l’office du juge des marques se trouve à la fois renforcé dans ses pouvoirs d’appréciation et contraint par une exigence de motivation circonstanciée qui innerve désormais l’ensemble des actions en validité et en contrefaçon.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».