La déchéance des marques de créateurs pour usage trompeur : l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 décembre 2025 et ses répercussions sur le contentieux français des marques
I. L’encadrement européen de la déchéance pour usage trompeur des marques patronymiques : de l’arrêt Emanuel au renvoi préjudiciel de la chambre commerciale
A. La construction jurisprudentielle antérieure : le principe de libre cessibilité des marques constituées d’un nom de créateur
La question de la déchéance des marques constituées du patronyme d’un créateur pour usage trompeur occupe, depuis deux décennies, une place singulière à l’intersection du droit des marques et du droit commun de la responsabilité civile. L’article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue de son fait propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. Cette disposition, qui transpose successivement l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988, puis les dispositions identiques de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, et enfin celles de l’article 20, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, a donné lieu à une construction prétorienne dont les équilibres ont été profondément renouvelés par la Cour de justice de l’Union européenne au terme de l’année 2025.
Le point de départ de cette construction réside dans le célèbre arrêt Emanuel rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 30 mars 2006 (affaire C-259/04). Interprétant l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 89/104/CEE, la Cour y avait jugé que « quand bien même un consommateur moyen pourrait être influencé dans son acte d’achat en imaginant que la personne physique a participé à la création du produit revêtu de la marque, cette circonstance ne peut être, à elle seule, de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance dudit produit ». La Cour précisait en outre que « s’il existait une volonté de l’entreprise de faire croire au consommateur que la personne physique est toujours la créatrice des produits portant la marque ou qu’elle participe à leur création, il s’agirait d’une manœuvre qui pourrait être jugée dolosive mais qui ne pourrait être analysée comme une tromperie au sens de l’article 3 de la directive et qui, de ce fait, n’affecterait pas la marque elle-même ». Cette solution, qui distinguait nettement la sanction du comportement dolosif de l’opérateur économique de la survie du droit de marque, a durablement orienté la jurisprudence des juridictions françaises et européennes dans le sens d’une protection renforcée de la libre cessibilité des marques patronymiques.
La jurisprudence française s’était inscrite dans le prolongement de cette orientation libérale. La célèbre affaire dite « Inès de la Fressange » avait ainsi consacré le principe selon lequel l’exploitation de la marque correspondant au nom d’une créatrice, après la rupture de ses liens contractuels avec la société titulaire, n’était pas en elle-même constitutive d’un usage trompeur, en l’absence de manœuvres destinées à faire croire au public à une collaboration persistante. Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait érigé la garantie d’éviction due par le cédant au cessionnaire en obstacle à la recevabilité de l’action en déchéance pour déceptivité acquise intentée par le cédant lui-même. Dans un arrêt du 31 janvier 2006 (pourvoi n° 05-10.116, Bulletin 2006, IV, n° 27), la haute juridiction avait ainsi jugé que « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur ». Cette solution, fondée sur les articles 1626 et 1628 du code civil relatifs à la garantie d’éviction, conférait au cessionnaire une sécurité juridique élevée en lui permettant d’opposer une fin de non-recevoir à l’action du cédant qui, après avoir aliéné ses droits, entendait en contester la pérennité.
Or, cette architecture jurisprudentielle, qui privilégiait la sécurité des transactions et la libre circulation des droits de propriété industrielle, laissait subsister une question délicate : celle de l’hypothèse dans laquelle le cessionnaire, postérieurement à la cession, exploite la marque dans des conditions de nature à créer une tromperie effective du public quant à l’implication du créateur dans la conception des produits. C’est précisément cette question qui s’est trouvée au cœur de l’affaire ayant conduit au renvoi préjudiciel opéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 février 2024.
B. Le renvoi préjudiciel du 28 février 2024 et la réponse de la Cour de justice : une redéfinition des conditions de la déchéance pour usage trompeur
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 28 février 2024 (pourvoi n° 22-23.833, publié au Bulletin) constitue l’acte initial de la redéfinition du régime de la déchéance pour usage trompeur des marques patronymiques. Dans cette affaire, la société PMJC, qui avait acquis dans le cadre d’un plan de cession les marques verbales françaises constituées du nom de famille d’un créateur de mode reconnu, se pourvoyait en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 octobre 2022 qui avait prononcé la déchéance de ses droits sur ces marques pour déceptivité (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-23.833). La cour d’appel avait retenu que la société cessionnaire, condamnée à deux reprises pour contrefaçon des droits d’auteur du créateur cédant portant sur des œuvres récentes non cédées, avait exploité les marques de manière à laisser croire au public que le créateur participait toujours à la conception des produits, créant ainsi un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur.
Statuant sur le premier moyen du pourvoi, la Cour de cassation a opéré un infléchissement important de sa jurisprudence relative à la garantie d’éviction. Après avoir rappelé la règle constante selon laquelle « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur », la haute juridiction a énoncé par un motif de pur droit qu’« il est fait exception à cette règle lorsque l’action en déchéance pour déceptivité acquise d’une marque est fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire ». Cette exception, qui constitue un infléchissement significatif de la solution de 2006, trouve sa justification dans le constat que « la garantie au profit du cessionnaire cesse lorsque l’éviction est due à sa faute » et que « le cédant peut être le mieux, voire le seul, à même d’identifier l’existence d’une tromperie effective du public ou d’un risque grave d’une telle tromperie ». En conséquence, l’action formée par le créateur cédant est désormais recevable nonobstant la garantie d’éviction, dès lors qu’elle est fondée sur des faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire.
Sur le deuxième moyen, la Cour de cassation a constaté l’existence d’une difficulté sérieuse d’interprétation du droit de l’Union européenne et a décidé de surseoir à statuer pour poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : « Les articles 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques et 20, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au prononcé de la déchéance d’une marque constituée du nom de famille d’un créateur en raison de son exploitation postérieure à la cession dans des conditions de nature à faire croire de manière effective au public que ce créateur participe toujours à la création des produits marqués alors que tel n’est plus le cas ? » Cette question, dont la formulation précise témoigne de la délicatesse de l’arbitrage à opérer entre la lettre de l’arrêt Emanuel et la protection du consommateur, a trouvé sa réponse dans l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 18 décembre 2025 (affaire C-168/24).
La Cour de justice y a dit pour droit que l’article 20, sous b), de la directive 2015/2436 « ne s’oppose pas au prononcé de la déchéance d’une marque constituée du patronyme d’un créateur de mode au motif que, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes, l’usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement est de nature à avoir pour effet que cette marque conduit le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à croire, à tort, que ce créateur a participé à la conception des produits revêtus de ladite marque ». Cette solution constitue un éclaircissement décisif du cadre juridique applicable aux marques patronymiques cédées. Elle confirme que la solution dégagée dans l’arrêt Emanuel, si elle exclut que le seul fait de la cessation de la collaboration du créateur suffise à caractériser une tromperie, ne fait pas obstacle à ce que des circonstances particulières tenant aux conditions concrètes d’exploitation de la marque postérieurement à la cession puissent justifier le prononcé de la déchéance pour déceptivité. En cela, la Cour de justice valide l’approche défendue par la cour d’appel de Paris et écarte l’interprétation maximaliste de l’arrêt Emanuel qui avait prévalu devant le tribunal judiciaire de Paris et qu’une partie de la doctrine majoritaire française avait soutenue.
Dès lors, l’articulation entre le droit de l’Union et le droit interne se trouve clarifiée. La déchéance pour usage trompeur d’une marque constituée du nom d’un créateur peut être prononcée lorsque, postérieurement à la cession, le titulaire de la marque l’exploite dans des conditions de nature à créer, auprès du consommateur moyen, la croyance erronée que le créateur participe toujours à la conception des produits. Cette solution, respectueuse de l’exigence de proportionnalité inhérente au droit des marques, ne remet pas en cause le principe de libre cessibilité des marques patronymiques mais en tempère les effets lorsque l’usage postérieur à la cession est constitutif d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice depuis l’arrêt Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola du 4 mars 1999 (affaire C-87/97).
II. Les autres causes de déchéance des droits de marque à l’épreuve de la jurisprudence récente de la chambre commerciale : vers un renforcement de l’exigence de vitalité du droit
A. La déchéance pour défaut d’usage sérieux et la méthodologie des sous-catégories autonomes de produits ou services
Parallèlement à la question de la déchéance pour usage trompeur, la chambre commerciale de la Cour de cassation a considérablement précisé, au cours des années 2024 et 2025, le régime de la déchéance pour défaut d’usage sérieux prévue à l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle. Ce texte, qui transpose les articles 12 et 13 de la directive 2008/95/CE, dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. L’arrêt rendu le 14 mai 2025 par la chambre commerciale (pourvoi n° 23-21.296, publié au Bulletin), dans la célèbre affaire opposant le groupe Rousselet aux sociétés du groupe G7, a érigé la méthodologie des sous-catégories autonomes au rang d’office obligatoire du juge du fond (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296).
En l’espèce, le groupe Rousselet, titulaire notamment de la marque verbale « G7 » enregistrée pour désigner, en classe 39, les services de « transports de voyageurs », agissait en contrefaçon contre des sociétés de transport frigorifique ayant adopté la dénomination « G7 ». Ces dernières sollicitaient reconventionnellement la déchéance des droits sur les marques pour défaut d’usage sérieux, en faisant valoir que l’usage de la marque n’était établi que pour le seul service de taxis, lequel constituerait une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie plus large des « transports de voyageurs ». La cour d’appel de Versailles avait rejeté cette demande en se bornant à constater la preuve d’un usage sérieux des marques pour les services de transport.
La Cour de cassation a censuré cette décision au visa de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, en posant une règle de méthode d’une portée considérable. Elle énonce que « lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou de services pour laquelle la marque a été enregistrée se subdivise en sous-catégories et invoque un défaut d’usage sérieux pour certaines de ces sous-catégories, le juge doit rechercher si la catégorie visée à l’enregistrement de la marque peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance ». La haute juridiction ajoute que, « aux fins de cette appréciation, le juge doit prendre en compte le critère essentiel de finalité ou de destination des produits ou services, sans être tenu de se limiter aux indications de produits et de services figurant explicitement dans la classification de Nice, qui ne sont qu’un simple indice de l’existence de sous-catégories autonomes ».
Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt Ferrari rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 22 octobre 2020 (affaires jointes C-720/18 et C-721/18), dont la chambre commerciale reproduit in extenso les motifs essentiels. La Cour de justice y avait jugé que « en ce qui concerne des produits ou des services rassemblés au sein d’une catégorie large, susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il est nécessaire d’exiger du titulaire d’une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services d’apporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes, à défaut de quoi il sera susceptible d’être déchu de ses droits à la marque pour les sous-catégories autonomes pour lesquelles il n’a pas apporté une telle preuve ». En transposant cette méthodologie dans l’office du juge national, la chambre commerciale confère à ce dernier un rôle actif dans la délimitation du périmètre de la protection conférée par la marque, qui ne saurait excéder l’usage effectif qui en est fait. L’obligation faite au juge de rechercher d’office l’existence de sous-catégories autonomes, même en l’absence de propositions du titulaire, constitue un renforcement significatif du contrôle juridictionnel de la vitalité du droit de marque.
Cette approche a été confirmée par un second arrêt du même jour, rendu dans l’affaire de la marque « Skin’up » (pourvoi n° 23-21.866, publié au Bulletin), dans lequel la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Colmar pour n’avoir pas recherché si les produits cosméto-textiles pour lesquels l’usage de la marque était démontré ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des « cosmétiques ». La convergence de ces deux décisions atteste de la volonté de la chambre commerciale de faire de la méthodologie des sous-catégories autonomes un instrument systématique du contrôle de l’usage sérieux des marques enregistrées pour des catégories étendues de produits ou services.
B. La déchéance pour dégénérescence et l’exigence de vigilance du titulaire dans la préservation du caractère distinctif
L’article L. 714-6, a), du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service pour lequel elle est enregistrée. Ce mécanisme, qui sanctionne la dégénérescence de la marque — également désignée sous le terme de « généricide » —, a fait l’objet d’une illustration remarquable dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 novembre 2025 dans l’affaire « City stade » (pourvoi n° 24-14.449, Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.449).
Dans cette espèce, la société Tennis d’Aquitaine, titulaire depuis 2006 de la marque verbale « City stade » enregistrée pour désigner une « structure complète en acier habillé bois ou métal permettant la pratique de différents sports », contestait la décision de la cour d’appel de Colmar ayant prononcé la déchéance de ses droits. La société faisait valoir qu’elle utilisait le marquage d’origine anglo-saxonne ® sur ses documents commerciaux, ses produits et ses stands, et qu’elle avait adressé trois lettres de mise en demeure à ses concurrents en octobre et novembre 2020. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en approuvant l’appréciation souveraine des juges du fond, qui avaient constaté que le terme « city stade » était « utilisé de manière générique par les acteurs économiques du secteur de manière régulière et progressive depuis 2016 » et que la société titulaire n’avait introduit aucune action en justice pour défendre son droit privatif.
Les motifs de l’arrêt de la cour d’appel, validés par la chambre commerciale, retiennent que « s’il ne peut être attendu du titulaire d’une marque un contrôle absolu et l’élimination de tout usage inapproprié de sa marque et si le marquage d’origine anglo-saxonne ® permet d’attirer l’attention du public sur la protection accordée au signe qu’il suit, ce marquage ne peut, en l’état des multiples usages génériques du terme ‘city stade’ constatés pour désigner un stade multisport entouré d’une structure en bois ou en acier, pallier le faible nombre de démarches entreprises à l’égard des tiers qui font un tel usage du signe ». Cette solution illustre avec netteté l’exigence de vigilance qui pèse sur le titulaire d’une marque, lequel ne saurait se contenter de mesures symboliques ou ponctuelles pour préserver le caractère distinctif de son signe lorsque l’usage générique est établi de manière significative et prolongée dans le secteur concerné.
Par ailleurs, cette jurisprudence s’inscrit en cohérence avec le contrôle de proportionnalité que la chambre commerciale a mobilisé, sur le fondement de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans l’arrêt « Bébé Lilly » du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-10.651). Dans cette affaire, la Cour de cassation avait jugé que le point de départ du délai de six mois de présentation de la déclaration de renouvellement d’une marque, édicté à l’article R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle, devait être reporté à la date d’inscription au registre des marques du transfert de propriété résultant d’une décision de justice ayant accueilli la demande en revendication, « seule date à compter de laquelle le véritable propriétaire de la marque avait la possibilité juridique de déclarer le renouvellement ». La haute juridiction avait en effet considéré qu’en déclarant irrecevable le renouvellement de la marque alors que son propriétaire légitime avait été placé dans l’impossibilité d’exercer son droit avant l’arrêt du 25 mars 2022, intervenu postérieurement à l’expiration du délai de renouvellement, la cour d’appel avait porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété garanti par la Convention européenne des droits de l’homme. Cette décision, qui concilie le strict respect des textes nationaux avec les exigences conventionnelles de proportionnalité, témoigne de la plasticité du contrôle juridictionnel dans les hypothèses où l’application mécanique d’un délai de forclusion conduirait à priver un opérateur de son droit de propriété sur une marque sans dédommagement.
À cet égard, il résulte de la confrontation des arrêts « City stade » et « Bébé Lilly » que la chambre commerciale déploie un contrôle différencié selon la nature de la cause de déchéance en cause. Lorsque la déchéance sanctionne la négligence du titulaire dans la défense du caractère distinctif de sa marque, l’exigence de vigilance est pleinement maintenue et le juge du fond dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour caractériser l’insuffisance des mesures de protection adoptées. En revanche, lorsque l’application d’un délai de procédure conduit à priver le titulaire légitime de son droit sans qu’aucune défaillance ne puisse lui être imputée, le contrôle de proportionnalité conventionnel autorise un assouplissement des exigences formelles pour préserver la substance du droit de propriété. Cette dualité d’approche, qui innerve désormais l’ensemble du contentieux de la déchéance des droits de marque, confère à la jurisprudence de la chambre commerciale une cohérence d’ensemble dont les praticiens ne peuvent que se féliciter.
Conclusion
L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 18 décembre 2025 dans l’affaire C-168/24, qui clôt la question préjudicielle posée par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 février 2024, constitue une étape décisive dans la maturation du régime de la déchéance pour usage trompeur des marques constituées du nom d’un créateur. En posant que la directive 2015/2436 ne s’oppose pas au prononcé de la déchéance d’une marque patronymique lorsque l’usage postérieur à la cession conduit le consommateur moyen à croire à tort que le créateur participe à la conception des produits, la Cour de justice opère une synthèse entre la protection de la sécurité des transactions, consacrée par l’arrêt Emanuel de 2006, et l’impératif de protection du consommateur contre les risques de tromperie. L’arrêt de la chambre commerciale du 28 février 2024, qui avait simultanément aménagé une exception à la garantie d’éviction en cas de faits fautifs postérieurs à la cession imputables au cessionnaire, et renvoyé la question de l’interprétation du droit de l’Union à la Cour de justice, aura ainsi été l’instrument d’une clarification dont la portée doctrinale et pratique est considérable pour l’ensemble du contentieux de la propriété industrielle. Parallèlement, la jurisprudence interne de la chambre commerciale, illustrée par les arrêts G7 du 14 mai 2025 et City stade du 13 novembre 2025, a procédé à un resserrement significatif des conditions d’usage et de défense du droit de marque, qu’il s’agisse de l’exigence d’un usage sérieux dans chacune des sous-catégories autonomes de produits ou services ou de l’obligation de vigilance active dans la préservation du caractère distinctif du signe. Cette convergence des évolutions européennes et nationales dessine un paysage contentieux dans lequel la vitalité du droit de marque, entendue comme l’effectivité de son usage et la loyauté de son exploitation, constitue le principe directeur de son maintien.
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