La déchéance de marque pour dégénérescence : le critère cardinal du fait du titulaire à l’épreuve de l’inaction fautive
I. Le fondement légal de la déchéance pour dégénérescence et la centralité du fait du titulaire
A. L’architecture de l’article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle
Le droit des marques organise un équilibre délicat entre la protection des droits privatifs du titulaire et la préservation de la liberté du commerce et de l’industrie. La déchéance pour dégénérescence constitue l’une des manifestations les plus significatives de cet équilibre, en ce qu’elle sanctionne la transformation d’un signe distinctif en une désignation générique, privant ainsi le titulaire de son monopole d’exploitation. L’article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle dispose, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, qu’« encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue de son fait : a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ; b) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. »
Cette disposition législative s’inscrit dans le cadre du droit de l’Union européenne, dont elle assure la transposition fidèle. L’article 20, sous a), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques prévoit en effet que le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits lorsque, postérieurement à la date de son enregistrement, la marque est devenue, du fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service pour lequel elle est enregistrée. La chambre commerciale de la Cour de cassation a expressément rappelé cette articulation dans un arrêt du 13 novembre 2025, en énonçant qu’« il résulte de l’article L. 714-6, a), du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l’article 20, sous a), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue, du fait de son activité ou de son inactivité, la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service pour lequel elle est enregistrée » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.449).
Le mécanisme de la déchéance pour dégénérescence se distingue fondamentalement de l’action en nullité de la marque, laquelle sanctionne un vice originel affectant la validité du titre. La nullité rétroagit à la date du dépôt et anéantit ab initio le droit de propriété industrielle, tandis que la déchéance opère pour l’avenir et prend acte de la disparition progressive du caractère distinctif. L’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle consacre d’ailleurs l’imprescriptibilité de l’action en nullité, ce qui contraste avec la nature même de la déchéance, laquelle suppose une dégradation factuelle intervenue postérieurement à l’enregistrement. Cette distinction, essentielle pour la pratique contentieuse, commande des régimes probatoires et des effets juridiques radicalement différents.
La déchéance pour dégénérescence se décompose ainsi en deux branches distinctes, quoique reliées par un dénominateur commun. La première branche, prévue au a) de l’article L. 714-6, sanctionne la perte du caractère distinctif par banalisation du signe dans le langage courant ou commercial. La seconde branche, énoncée au b), vise l’hypothèse de la déceptivité acquise, c’est-à-dire la situation dans laquelle la marque, sans avoir nécessairement perdu son caractère distinctif, est devenue propre à induire le public en erreur sur les caractéristiques du produit ou du service qu’elle désigne. Dans les deux cas, le législateur a placé au coeur du dispositif une condition essentielle : la déchéance doit résulter du « fait » du titulaire.
B. La notion de « fait du titulaire » comme condition sine qua non de la déchéance
La locution « de son fait », employée par le législateur à l’article L. 714-6, constitue le pivot de l’ensemble du régime de la déchéance pour dégénérescence. Cette exigence signifie que la seule constatation objective de la banalisation du signe dans le commerce ne suffit pas à entraîner la déchéance des droits du titulaire. Encore faut-il établir un lien de causalité entre le comportement de ce dernier — qu’il s’agisse d’une action ou d’une abstention — et la perte de distinctivité du signe. La Cour de cassation l’a rappelé avec force dans l’arrêt précité du 13 novembre 2025, en visant expressément la marque devenue la désignation usuelle « du fait de son activité ou de son inactivité ».
Cette condition du fait du titulaire remplit une fonction essentielle dans l’économie du droit des marques. Elle garantit que le titulaire ne soit pas sanctionné pour une évolution linguistique ou commerciale sur laquelle il n’aurait eu aucune prise, et préserve ainsi la sécurité juridique attachée au droit de propriété industrielle. Par ailleurs, cette exigence incite le titulaire à une vigilance active dans la défense de son signe distinctif, en le menaçant de déchéance s’il se montre par trop passif face à la banalisation de sa marque. La chambre commerciale a ainsi construit, au fil de sa jurisprudence récente, un standard d’appréciation du fait du titulaire qui combine deux éléments : d’une part, l’existence d’un usage générique du signe par les tiers, et d’autre part, l’insuffisance ou l’absence de réaction du titulaire pour contrecarrer cette banalisation.
Dès lors, la simple preuve que le signe est employé par le public ou les concurrents comme une désignation usuelle du produit ne caractérise pas, à elle seule, le fait du titulaire. Il incombe au demandeur à la déchéance de rapporter la preuve que le titulaire, par son comportement, a contribué à cette dégénérescence. Cette contribution peut résulter, comme le précise la Cour de cassation, aussi bien d’une activité positive — par exemple, l’utilisation par le titulaire lui-même de sa marque comme un terme générique dans sa propre communication — que d’une inactivité — l’absence de réaction face à l’usage généralisé du signe par les tiers. L’arrêt du 28 février 2024 (n° 22-23.833) a, dans un contexte voisin, rappelé cette exigence en jugeant que « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur, à moins que son action ne soit fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin). Cet attendu confirme que la causalité entre le fait imputable au titulaire et la dégénérescence constitue bien la clé de voûte de l’édifice.
En conséquence, le juge saisi d’une action en déchéance pour dégénérescence doit procéder à une double appréciation. Il lui appartient, en premier lieu, de constater l’existence objective d’un usage générique du signe dans le commerce. En second lieu, il doit rechercher si le titulaire a, par son comportement, contribué à cette situation, en prenant en considération l’ensemble des mesures qu’il a déployées pour défendre son droit privatif. Cette méthode d’analyse, qui a trouvé son expression la plus aboutie dans l’arrêt City stade du 13 novembre 2025, structure désormais l’office du juge en la matière et constitue un apport doctrinal majeur de la chambre commerciale.
II. L’appréciation judiciaire de l’inaction fautive du titulaire dans la jurisprudence récente
A. L’arrêt City stade ou le standard de l’insuffisance manifeste des mesures défensives
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 novembre 2025 dans l’affaire opposant la société Tennis d’Aquitaine à la société Sports et loisirs offre une illustration particulièrement éclairante de la méthode d’appréciation du fait du titulaire en matière de déchéance pour dégénérescence. La société Tennis d’Aquitaine avait déposé, le 30 janvier 2006, la marque verbale française « City stade » enregistrée sous le numéro 06/3407583 pour désigner, en classes 6 et 19, une « structure complète en acier habillé bois ou métal permettant la pratique de différents sports (tennis, basket, football) ». La cour d’appel de Colmar, par un arrêt du 6 mars 2024, avait prononcé la déchéance des droits du titulaire sur cette marque, après avoir constaté que le terme « City stade » était devenu la désignation usuelle de ce type d’équipement sportif.
Les motifs de l’arrêt de la Cour de cassation, qui rejette le pourvoi formé par la société Tennis d’Aquitaine, détaillent avec une précision remarquable les éléments constitutifs de l’inaction fautive du titulaire. La Cour relève tout d’abord que « le terme « city stade » est utilisé de manière générique par les acteurs économiques du secteur de manière régulière et progressive depuis 2016 », établissant ainsi le constat objectif de la banalisation du signe. Elle examine ensuite les mesures défensives déployées par la titulaire : d’une part, l’utilisation « dans ses documents commerciaux (brochures, catalogues et site internet), ainsi que sur ses produits et sur ses stands lorsqu’elle participe à des salons, le marquage d’origine anglo-saxonne ® après le signe « City stade » », et d’autre part, l’envoi de « trois lettres de mise en demeure, le 20 octobre 2020 à la société Sports et loisirs, le 21 octobre 2020 à la société Kaso 2 Maison Roches, et le 4 novembre 2020 à la société Transelp ».
La Cour de cassation juge toutefois ces mesures insuffisantes au regard de l’ampleur de la banalisation constatée. Elle retient en effet que le marquage ®, pourtant de nature à attirer l’attention du public sur la protection accordée au signe, « ne peut, en l’état des multiples usages génériques du terme « city stade » constatés pour désigner un stade multisport entouré d’une structure en bois ou en acier, pallier le faible nombre de démarches entreprises à l’égard des tiers qui font un tel usage du signe, afin de leur rappeler son caractère protégé et les conséquences attachées à cette protection, le cas échéant, pour les mettre en demeure de ne plus l’employer avant, en cas de non-respect desdites mises en demeure, l’introduction d’une procédure contentieuse » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.449). Cet attendu établit un véritable standard d’appréciation du caractère suffisant ou non des mesures défensives, en exigeant une gradation dans la riposte : le rappel du caractère protégé, la mise en demeure, puis, en cas de résistance, l’action contentieuse. L’envoi de trois seules mises en demeure sur une période de plusieurs années, sans qu’aucune action judiciaire ne soit engagée, caractérise l’inaction fautive au sens de l’article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle.
L’arrêt ajoute un élément déterminant en relevant que la société Tennis d’Aquitaine « ne peut prétendre ignorer l’usage générique qui est fait de sa marque depuis plusieurs années, aussi bien par les collectivités territoriales que par ses concurrents ». La Cour écarte par ailleurs l’argument tiré de ce que les collectivités territoriales seraient des partenaires commerciaux de la titulaire, en jugeant qu’« un tel rappel pouvant se faire sans référence à une action contentieuse ». Cette précision est d’une importance pratique considérable : elle signifie que le titulaire ne saurait se retrancher derrière des considérations d’opportunité commerciale pour justifier son inaction. La défense du droit de marque constitue une obligation positive qui transcende les relations d’affaires.
En définitive, la Cour de cassation valide l’analyse de la cour d’appel en jugeant que, « par son inactivité, la société Tennis d’Aquitaine a contribué à la dégénérescence de sa marque ». Cet attendu synthétise le critère du fait du titulaire dans sa dimension négative : l’inaction prolongée face à un usage générique massif et notoire équivaut à une contribution fautive à la dégénérescence. A cet égard, l’arrêt City stade constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce, en ce qu’il fixe les lignes directrices de l’appréciation judiciaire du standard de vigilance attendu du titulaire d’une marque confronté à un risque de banalisation.
B. Les frontières entre déchéance pour dégénérescence, déchéance pour défaut d’usage et nullité de la marque
La déchéance pour dégénérescence doit être rigoureusement distinguée des autres causes d’extinction ou d’anéantissement du droit sur la marque, avec lesquelles elle entretient des rapports de complémentarité qui méritent d’être précisés. La déchéance pour défaut d’usage sérieux, prévue à l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, sanctionne le titulaire qui, sans justes motifs, n’a pas fait un usage sérieux de sa marque pour les produits et services visés à l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans. Or, les deux mécanismes obéissent à des logiques distinctes : la déchéance pour défaut d’usage sanctionne l’absence d’exploitation commerciale du signe, tandis que la déchéance pour dégénérescence sanctionne la perte de la fonction distinctive de la marque, indépendamment de son exploitation effective.
La chambre commerciale a, par deux arrêts remarqués du 14 mai 2025, systématisé l’office du juge en matière de déchéance pour défaut d’usage, en imposant une méthode d’analyse fondée sur l’identification de sous-catégories autonomes de produits ou de services. Dans l’affaire G7 (n° 23-21.296), la Cour a jugé que « le juge saisi d’une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, Publié au Bulletin). Dans l’affaire Skin’up (n° 23-21.866), rendue le même jour, la Cour a fait application de ce principe aux produits cosmétiques, en censurant l’arrêt d’appel qui avait omis de rechercher si les produits cosméto-textiles ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des cosmétiques (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.866, Publié au Bulletin).
Par ailleurs, la frontière entre dégénérescence et perte du caractère distinctif ab initio mérite également d’être soulignée. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 6 décembre 2023, que « le caractère distinctif de la marque s’apprécie au jour du dépôt, au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-16.078, Publié au Bulletin). Cette règle, appliquée dans l’affaire Kiosque/monkiosque, interdit de confondre le défaut originel de distinctivité, qui relève de la nullité, et la perte ultérieure de cette distinctivité, qui relève de la déchéance. Dès lors, le juge ne saurait prononcer la déchéance pour dégénérescence en se fondant sur des éléments antérieurs au dépôt de la marque, qui ne sauraient caractériser un « fait du titulaire » postérieur à l’enregistrement.
L’arrêt Pmjc du 28 février 2024 illustre une autre frontière, celle qui sépare la déchéance pour dégénérescence au sens du a) et la déchéance pour déceptivité acquise au sens du b). Dans cette affaire, la Cour de cassation a dû se prononcer sur la recevabilité du cédant à agir en déchéance pour déceptivité acquise contre le cessionnaire des marques. Après avoir rappelé le principe de la garantie d’éviction due par le cédant au cessionnaire, la Cour a toutefois admis une exception lorsque « l’action en déchéance pour déceptivité acquise d’une marque est fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin). Cet arrêt a également donné lieu à un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne, portant sur l’interprétation des articles 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE et 20, sous b), de la directive 2015/2436, s’agissant de la déchéance d’une marque patronymique exploitée postérieurement à la cession dans des conditions de nature à faire croire au public que le créateur participe toujours à la création des produits. Cette question préjudicielle, toujours pendante, pourrait aboutir à une redéfinition des contours de la déceptivité acquise en droit de l’Union.
En conséquence, l’architecture d’ensemble du droit de la déchéance des marques repose sur une articulation précise entre plusieurs régimes complémentaires, dont chacun poursuit une finalité propre. La déchéance pour défaut d’usage sanctionne l’inexploitation du signe ; la déchéance pour dégénérescence sanctionne la passivité du titulaire face à la banalisation ; la déchéance pour déceptivité sanctionne l’usage trompeur du signe. Ces trois figures de la déchéance partagent un fondement commun — le fait du titulaire — mais se distinguent par la nature du comportement reproché et par le type de préjudice qu’elles visent à prévenir.
L’apport de la jurisprudence récente de la chambre commerciale, et singulièrement de l’arrêt City stade du 13 novembre 2025, réside dans la systématisation du contrôle judiciaire exercé sur le caractère suffisant des mesures défensives déployées par le titulaire. Le juge ne se contente plus de constater un usage générique du signe ; il apprécie in concreto la proportionnalité de la réaction du titulaire à l’aune de l’ampleur de la banalisation. Cette évolution, qui renforce l’exigence de vigilance pesant sur les titulaires de marques, s’inscrit dans un mouvement plus large de responsabilisation des opérateurs économiques dans la gestion de leur portefeuille de droits de propriété industrielle.
Conclusion
La déchéance de marque pour dégénérescence constitue un mécanisme essentiel de régulation du droit des signes distinctifs, dont la mise en oeuvre contentieuse a été considérablement affinée par la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’exigence du fait du titulaire, consacrée par l’article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle et interprétée à la lumière de la directive (UE) 2015/2436, impose au juge une méthode d’analyse en deux temps : constatation objective de l’usage générique du signe, puis appréciation du caractère suffisant des mesures défensives déployées par le titulaire. L’arrêt City stade du 13 novembre 2025 a posé un standard exigeant, en jugeant que le marquage ® et l’envoi de quelques mises en demeure ne sauraient pallier l’absence d’action contentieuse face à une banalisation massive et prolongée. Par ailleurs, la distinction entre déchéance pour dégénérescence, déchéance pour défaut d’usage et nullité de la marque commande une vigilance accrue dans le choix du fondement de l’action, les régimes probatoires et les effets juridiques n’étant pas interchangeables. En définitive, la jurisprudence de la chambre commerciale invite les titulaires de marques à une politique active de défense de leurs signes distinctifs, sous peine de voir leur droit de propriété industrielle s’éteindre par l’effet de leur propre inaction.
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