La protection des marques de renommée en droit français : l’extension du droit exclusif au-delà du principe de spécialité à l’épreuve de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation
Le droit des marques repose traditionnellement sur le principe de spécialité, en vertu duquel la protection conférée par l’enregistrement est cantonnée aux produits et services désignés dans le dépôt. Ce principe, consacré par l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, circonscrit le monopole du titulaire à un périmètre déterminé, écartant par là même toute prétention à une protection illimitée dans l’univers des signes distinctifs. Or, certaines marques acquièrent, du fait de l’investissement de leur titulaire et de leur rayonnement commercial, une renommée qui dépasse le cercle des consommateurs des produits ou services pour lesquels elles ont été enregistrées. Le législateur européen, puis le législateur français, ont entendu répondre à cette situation en instituant un régime de protection élargie, dérogeant au principe de spécialité, au bénéfice des marques jouissant d’une renommée. L’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, prohibe ainsi l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée, si cet usage, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice (article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle). Cette disposition, qui transpose en droit interne l’article 10 de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, confère au titulaire d’une marque renommée un droit opposable bien au-delà du principe de spécialité, à la condition que soient caractérisées des atteintes spécifiques à ses prérogatives.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des dernières années, précisé avec une rigueur croissante les conditions de mise en œuvre de cette protection élargie, dont la portée a été récemment réaffirmée avec éclat dans l’arrêt rendu le 19 mars 2025 à propos de la marque « Tour de France ». Cette décision, publiée au Bulletin, constitue une contribution majeure à la construction prétorienne du régime des marques de renommée, en ce qu’elle rappelle avec force l’autonomie de l’appréciation de la renommée par rapport aux produits et services désignés à l’enregistrement et précise la méthode de comparaison des signes en conflit (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, Publié au Bulletin). Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 5 juin 2024 concernant les marques « Oxford », défini avec précision les conditions d’application de la forclusion par tolérance aux marques de renommée, confirmant que le droit de l’Union n’opère aucune distinction selon que la marque antérieure est ou non renommée (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380, Publié au Bulletin). L’étude de cette jurisprudence récente permet d’analyser, d’une part, le fondement de la protection élargie des marques de renommée (I), et, d’autre part, les conditions de sa mise en œuvre contentieuse (II).
I. Le fondement de la protection élargie des marques de renommée : une dérogation encadrée au principe de spécialité
A. La consécration européenne et nationale d’un régime protecteur autonome
Le principe de spécialité constitue la pierre angulaire du droit des marques. En son absence, le titulaire d’un signe distinctif se verrait conférer un monopole illimité sur tout signe identique ou similaire, indépendamment de la nature des produits ou services désignés, ce qui paralyserait la liberté du commerce et de l’industrie. La directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques a toutefois prévu, en son article 10, une protection additionnelle en faveur des marques jouissant d’une renommée, transposée en droit français à l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle. Ce texte, entré en vigueur le 15 décembre 2019, dispose qu’est interdit l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée, et ce « pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ». L’ajout des termes « ou non similaires » constitue précisément le cœur de la dérogation au principe de spécialité : le titulaire d’une marque renommée peut agir contre l’usage d’un signe pour des produits ou services n’ayant aucun rapport avec ceux visés à son enregistrement.
Cette protection élargie ne constitue toutefois pas un blanc-seing accordé au titulaire. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé, dans son arrêt Intel Corporation du 27 novembre 2008, que l’article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive 89/104/CEE — dont les dispositions ont été reprises dans les directives successives — instaure « en faveur des marques renommées, une protection plus étendue que celle prévue au paragraphe 1 du même article », ajoutant immédiatement que « la condition spécifique de cette protection est constituée par un usage sans juste motif de la marque postérieure qui tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice » (CJUE, 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, point 26). La Cour de justice distingue ainsi trois types d’atteintes susceptibles de justifier la mise en œuvre de la protection élargie : le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, le préjudice porté à la renommée de cette marque, et le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque. Un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que la protection dérogatoire trouve à s’appliquer.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a fait une application remarquée de ces principes dans l’arrêt Tour de France du 19 mars 2025. Dans cette affaire, la Société du Tour de France, titulaire depuis 1977 de la marque verbale « Tour de France » pour désigner notamment les services de « divertissements radiophoniques ou par télévision ; production de films ; distribution de journaux ; organisation d’épreuves sportives », agissait en annulation de la marque semi-figurative « Tour de France à la rame » déposée en 2016. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 5 juillet 2023, avait rejeté l’action en se fondant sur une appréciation restrictive de la renommée de la marque antérieure, qu’elle avait cantonnée aux services d’organisation d’épreuves cyclistes, excluant les autres services de la classe 41. La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de 2019 : elle énonce que « certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées » et que, « dans une telle hypothèse, il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu’il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ». La Cour de cassation en déduit qu’en statuant comme elle l’a fait, « en postulant que la renommée d’une marque est nécessairement cantonnée au public concerné par les produits ou services pour lesquels cette renommée a été acquise », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, qui faisaient pourtant état d’une renommée d’une « intensité si exceptionnelle qu’elle est connue de la totalité du public français ». Cette motivation illustre avec une netteté particulière l’autonomie du concept de renommée par rapport au principe de spécialité : la renommée transcende les frontières des classes de produits et services et irradie l’ensemble de la perception du public.
B. La condition préalable de l’existence d’un lien entre les marques en conflit
La protection élargie des marques de renommée ne se déclenche pas automatiquement dès lors qu’une marque jouit d’une certaine notoriété. La Cour de justice a précisé, toujours dans l’arrêt Intel Corporation, que le titulaire de la marque antérieure doit démontrer l’existence d’un lien que le public concerné établira entre les marques en conflit. Ce lien, qui constitue une condition préalable à l’appréciation des atteintes alléguées, doit s’apprécier globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, parmi lesquels figurent le degré de similitude entre les marques, la nature des produits ou des services, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif de cette marque et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (CJUE, 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, point 42). À cet égard, l’intensité de la renommée constitue un paramètre cardinal, car plus la renommée est forte, plus le lien susceptible d’être établi par le public est probable, y compris pour des produits ou services éloignés de ceux désignés à l’enregistrement.
L’arrêt Tour de France du 19 mars 2025 apporte sur ce point des précisions décisives concernant la méthode de comparaison des signes en conflit. La cour d’appel de Paris avait, pour écarter la similitude conceptuelle entre les marques « Tour de France » et « Tour de France à la rame », retenu que la marque antérieure « sera perçue par le public visé comme un tour de France en vélo », tandis que la marque postérieure « évoque un périple effectué en bateau à rames ». La Cour de cassation censure cette analyse, en énonçant un principe de portée générale : « l’appréciation de la similitude des signes en conflit implique de les comparer afin de déterminer si ces signes présentent, sur l’un ou l’autre des plans visuel, phonétique et conceptuel, un degré de similitude » et « cette comparaison doit s’opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit sans tenir compte des conditions de commercialisation des produits ou des services qu’ils désignent ». La Cour de cassation se réfère expressément à la jurisprudence de la Cour de justice (CJUE, 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, points 43 et 71), confirmant l’alignement de l’office du juge français sur le standard européen de comparaison des signes. En prenant en compte les conditions d’exploitation de la marque « Tour de France » au stade de la comparaison des signes, la cour d’appel avait introduit un élément extrinsèque étranger à l’appréciation des qualités propres des signes en présence, ce que la Cour de cassation sanctionne avec fermeté.
Dès lors, la condition du lien entre les marques en conflit apparaît comme le filtre central de la protection des marques de renommée. Elle impose au juge de vérifier que le public concerné par les produits ou services de la marque postérieure sera conduit à faire un rapprochement avec la marque antérieure renommée, sans exiger pour autant la démonstration d’un risque de confusion, lequel relève du régime de droit commun des marques. Cette distinction entre le lien (condition de la protection élargie) et le risque de confusion (condition de la protection classique) constitue l’une des clés de voûte de l’architecture du droit des marques de l’Union, et l’arrêt Tour de France en rappelle avec autorité les implications contentieuses.
II. La mise en œuvre contentieuse de la protection des marques de renommée : entre effectivité et encadrement prétorien
A. La typologie des atteintes et l’office du juge dans leur caractérisation
Une fois le lien entre les marques en conflit établi, le titulaire de la marque renommée doit démontrer l’existence de l’une des trois atteintes visées par les textes : la dilution par affaiblissement du caractère distinctif, la dilution par ternissement de la renommée, ou le profit indûment tiré de l’une ou de l’autre. La Cour de justice a précisé, dans l’arrêt Intel Corporation, que « les atteintes contre lesquelles l’article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive [89/104] assure ladite protection en faveur des marques renommées sont, premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cette marque et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque », et qu’« un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que ladite disposition soit d’application » (CJUE, 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, points 27 et 28). Cette typologie tripartite a été intégralement reprise par la Cour de cassation dans l’arrêt Tour de France, qui cite expressément les points 27 et 28 de l’arrêt Intel Corporation.
La dilution par affaiblissement du caractère distinctif, encore dénommée « brouillage », se définit comme l’atteinte portée à l’aptitude de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée comme provenant de son titulaire, en raison d’un usage par un tiers qui disperse l’identité de la marque et sa force de rappel dans l’esprit du public. Dans l’affaire Tour de France, les sociétés demanderesses faisaient précisément valoir que l’exploitation de la marque « Tour de France à la rame » exposait la marque antérieure « à un risque de brouillage en affaiblissant le rattachement opéré par le public et les médias avec ladite marque et en amenant ainsi ces derniers à penser que ces termes sont génériques ». La cour d’appel avait écarté ce moyen au motif que « la protection qui s’attache à la marque ‘Tour de France’ ne pouvait faire obstacle à l’utilisation de cette expression dans son acception usuelle ». La Cour de cassation censure ce raisonnement en jugeant ce motif « inopérant dès lors que l’action des sociétés Amaury Sport Organisation et Société du Tour de France ne tendait pas à interdire l’usage de l’expression ‘tour de France’ dans son acception usuelle, mais à voir annuler la marque ‘Tour de France à la rame’ et interdire l’usage de ce signe en tant que marque ». La Cour de cassation reproche en outre à la cour d’appel de ne pas avoir « recherché, comme il lui était demandé, si l’exploitation de la marque postérieure n’exposait pas la marque antérieure à un risque de brouillage ». Cette double censure, dont la rigueur mérite d’être soulignée, témoigne de la vigilance avec laquelle la chambre commerciale contrôle la motivation des juges du fond dans le contentieux des marques de renommée.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de cassation a confirmé que la protection élargie des marques de renommée ne se confond pas avec l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme économique. Dans un arrêt du 5 mars 2025, la chambre commerciale a rappelé que le parasitisme économique, qui constitue une forme de déloyauté au sens de l’article 1240 du code civil, suppose que la victime identifie la valeur économique individualisée dont elle revendique la protection et démontre la volonté du tiers de se placer dans son sillage (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, Publié au Bulletin). En l’espèce, dans une affaire opposant les sociétés du groupe Richemont, titulaires de la gamme de bijoux « Alhambra », à un concurrent commercialisant des bijoux inspirés du motif du trèfle quadrilobé, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que le concurrent n’avait pas eu la volonté de se placer dans le sillage d’autrui, dès lors que la forme similaire était la déclinaison de son propre motif notoire et que l’utilisation des mêmes matériaux s’inscrivait dans les tendances du moment. Cette décision illustre la distinction fondamentale entre la protection objective conférée par le droit des marques et l’appréciation subjective du comportement concurrentiel, qui relève de la responsabilité civile de droit commun.
B. Les garde-fous prétoriens : forclusion par tolérance et exigence d’un usage sérieux
Si la protection des marques de renommée constitue un instrument puissant au service des titulaires, la chambre commerciale de la Cour de cassation veille à en encadrer l’exercice par des mécanismes correcteurs qui préservent la sécurité juridique des opérateurs économiques. La forclusion par tolérance, prévue à l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, constitue à cet égard une limite essentielle au droit d’agir du titulaire de la marque antérieure. Ce mécanisme, qui sanctionne l’inaction prolongée du titulaire en présence d’un usage connu d’une marque postérieure, a donné lieu à un arrêt important de la chambre commerciale du 5 juin 2024, dans l’affaire opposant le groupe Hamelin, titulaire des marques « Oxford », à la société School Pack.
Dans cette espèce, la société Holdham, holding du groupe Hamelin et titulaire des marques « Oxford » enregistrées depuis 1971, reprochait à la société School Pack de commercialiser des trousses et cartables sous le signe « Oxford » en vertu d’une marque enregistrée en 1986 et cédée au terme d’un usage continu depuis 2009. La cour d’appel de Paris avait déclaré irrecevable l’action en contrefaçon et l’action en atteinte à la renommée, au motif que la société Holdham avait toléré l’usage de la marque postérieure pendant plus de cinq ans. La Cour de cassation rejette le pourvoi en énonçant un principe de portée considérable : interprétant l’article L. 716-5, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle à la lumière de l’article 9 des directives successives sur les marques, elle juge que « le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré en France pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s’opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, ni demander réparation du préjudice que lui aurait causé cet usage, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380, Publié au Bulletin). La Cour de cassation précise que « le droit de l’Union accorde une protection identique au titulaire de la marque postérieure tolérée, que la marque antérieure soit ou non renommée », de sorte que la forclusion par tolérance s’applique avec la même rigueur au titulaire d’une marque renommée qu’à celui d’une marque ordinaire.
En conséquence, la renommée de la marque antérieure ne constitue nullement un rempart contre la forclusion par tolérance, et le titulaire qui entend préserver ses droits doit faire preuve d’une vigilance constante à l’égard des usages de signes similaires au sien, quelle que soit la nature des produits ou services en cause. La Cour de cassation ajoute, sur le terrain probatoire, que la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’usage de la marque postérieure « peut résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation », se référant sur ce point à la jurisprudence de la Cour de justice (CJUE, 22 septembre 2011, Budějovický Budvar, C-482/09). Cette solution, qui facilite la preuve de la connaissance par le jeu de présomptions sectorielles, renforce la portée pratique de la forclusion par tolérance et invite les titulaires de marques renommées à une surveillance active de leurs droits.
À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale relative à la déchéance pour défaut d’usage sérieux vient compléter l’encadrement de la protection des marques de renommée. Dans un arrêt du 14 mai 2025, la Cour de cassation a précisé que le juge saisi d’une demande en déchéance doit rechercher si la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement peut être divisée en sous-catégories autonomes et cohérentes, le critère de la finalité et de la destination des produits ou services en cause constituant le critère essentiel de cette division (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, Publié au Bulletin). Dans cette affaire, la société Groupe Rousselet, titulaire des marques « G7 » pour les services de transport, voyait ses droits contestés par un concurrent qui soutenait que l’usage de la marque pour les seuls services de transport de personnes ne justifiait pas le maintien de l’enregistrement pour l’ensemble des services de transport. La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui avait rejeté la demande de déchéance sans rechercher si les preuves d’usage qu’elle retenait ne se rapportaient pas à une sous-catégorie autonome moins large que les catégories de services visés dans le certificat d’enregistrement. Cette jurisprudence, qui impose au juge un examen minutieux du périmètre de l’usage sérieux par rapport au libellé de l’enregistrement, rappelle que la protection conférée par la marque, fût-elle renommée, demeure conditionnée à un usage effectif sur le marché.
En définitive, l’articulation entre la protection élargie des marques de renommée et les mécanismes de forclusion par tolérance et de déchéance pour défaut d’usage sérieux dessine un système d’équilibre dans lequel les prérogatives du titulaire sont à la fois exorbitantes du droit commun — par l’extension au-delà du principe de spécialité — et soumises à des conditions strictes de mise en œuvre et de maintien. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par la rigueur de son contrôle et la précision de ses motivations, contribue à la lisibilité et à la prévisibilité de ce contentieux technique, dont les enjeux économiques ne cessent de croître dans un environnement commercial où la valeur des marques constitue souvent l’actif le plus précieux des entreprises.
Conclusion
La protection des marques de renommée en droit français se présente comme une construction juridique élaborée, dans laquelle la dérogation au principe de spécialité est à la fois le fondement et la limite de l’extension du droit exclusif. L’arrêt de la chambre commerciale du 19 mars 2025, en censurant une appréciation trop restrictive de la renommée de la marque « Tour de France » et en rappelant les exigences méthodologiques de la comparaison des signes, consolide l’édifice prétorien bâti autour de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, tel qu’interprété à la lumière de la directive (UE) 2015/2436 et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Par ailleurs, la forclusion par tolérance, dont l’application aux marques de renommée a été confirmée par l’arrêt du 5 juin 2024, et l’exigence d’un usage sérieux, rappelée par l’arrêt du 14 mai 2025, forment un diptyque de garde-fous qui garantit que la protection exorbitante conférée par la renommée ne se transforme pas en un privilège abusif au détriment de la sécurité juridique des opérateurs économiques. La cohérence de cette architecture normative et prétorienne témoigne de la maturité du droit français des marques, dont l’alignement sur le standard européen de protection ne cesse de se renforcer.
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