Les limites du droit exclusif de marque en droit français : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2022-2026)
I. Les limites légales au droit exclusif : l’encadrement du monopole du titulaire
Le droit exclusif conféré par l’enregistrement d’une marque constitue le cœur du dispositif protecteur du droit de la propriété industrielle. Aux termes de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire peut interdire à tout tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’un signe identique pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. L’article L. 713-3 étend cette prohibition aux signes similaires lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. L’article L. 713-4 consacre le principe de l’épuisement du droit par la première mise dans le commerce par le titulaire ou avec son consentement. Enfin, l’article L. 716-4-7, relatif à la saisie-contrefaçon, confère au titulaire un pouvoir d’investigation exorbitant du droit commun, puisqu’il peut obtenir, sur simple requête et sans débat contradictoire, l’autorisation de faire procéder à une description détaillée ou à la saisie réelle des produits prétendument contrefaisants.
Ce monopole, pour étendu qu’il soit, n’est cependant pas absolu. Le législateur européen, puis le législateur national, ont aménagé des tempéraments à ce droit exclusif, destinés à préserver un équilibre entre la protection du signe distinctif et les impératifs de la libre concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des dernières années, précisé la portée de ces limites en rendant plusieurs décisions de principe qui éclairent l’office du juge et l’étendue des prérogatives du titulaire. L’analyse de ces décisions, dont plusieurs ont été publiées au Bulletin, révèle une construction prétorienne d’ensemble qui irrigue tant le droit des marques que le contentieux commercial et la concurrence déloyale.
A. L’exception de la référence nécessaire : le tempérament de l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle
L’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle énonce que la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce, de la marque « pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée ». Cette disposition, qui transpose l’article 14 du règlement (UE) n° 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, consacre ce que la doctrine et la pratique désignent sous le vocable d’« exception de la référence nécessaire ».
Par un arrêt du 15 mai 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, pour la première fois à la connaissance de la doctrine publiée, fait application de cette exception pour censurer une interdiction générale prononcée par une cour d’appel. En l’espèce, la société Schneebichler avait été condamnée en appel pour contrefaçon de la marque de l’Union européenne « Lohr », détenue par la société Lohr immobilier, et s’était vu interdire d’utiliser le terme « Lohr » pour désigner, promouvoir et commercialiser des pièces de rechange pour porte-voitures. La Cour de cassation a jugé que la cour d’appel avait violé les textes précités en ne réservant pas l’usage conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Elle retient que « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin).
La portée de cet arrêt est double. En premier lieu, il rappelle que l’exception de la référence nécessaire n’est pas une simple faculté pour le juge du fond, mais une obligation qui s’impose à lui : toute interdiction générale d’usage d’une marque doit expressément réserver les hypothèses dans lesquelles cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, faute de quoi elle encourt la cassation. En second lieu, la Cour de cassation a estimé qu’il n’y avait pas lieu à renvoi et a procédé elle-même au retranchement de la partie excessive du dispositif, en application des articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. Cette solution, qui manifeste une volonté d’efficacité procédurale, confirme que l’exception de la référence nécessaire constitue un correctif automatique au droit exclusif, dont la méconnaissance par le juge du fond peut être réparée sans qu’il soit besoin de rejuger l’affaire.
Par ailleurs, dans une précédente décision du 6 avril 2022, la même chambre avait déjà rappelé, à propos de la forclusion par tolérance, que l’exercice du droit antérieur du titulaire ne saurait être paralysé par le seul enregistrement d’une marque seconde, en l’absence de preuve d’un usage effectif de celle-ci. Elle énonce ainsi que « celui qui oppose la forclusion par tolérance à une action en nullité de sa marque doit en démontrer l’usage honnête et continu depuis plus de cinq ans, ce qui ne saurait se déduire de son seul enregistrement » (Cass. com., 6 avril 2022, n° 17-28.116, Publié au Bulletin). Dès lors, la chambre commerciale dessine un régime cohérent des limites au droit exclusif, dans lequel la charge probatoire pèse sur celui qui invoque l’exception ou la déchéance du droit du titulaire.
B. L’épuisement des droits et ses frontières : entre libre circulation et protection de l’objet spécifique du droit de marque
L’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle consacre le principe de l’épuisement du droit de marque, en vertu duquel le titulaire ne peut interdire l’usage de sa marque pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Espace économique européen par lui-même ou avec son consentement. Ce principe, qui constitue l’une des clés de voûte de l’équilibre entre la protection de la propriété industrielle et la libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur, a fait l’objet d’une décision remarquée de la chambre commerciale le 6 décembre 2023.
Dans l’affaire opposant la société Chanel à la société Ouest SCS, exploitant l’enseigne « Easy Cash », la Cour de cassation a précisé les contours de la notion de mise dans le commerce, condition nécessaire à l’épuisement du droit exclusif. Elle rappelle que « le droit exclusif du titulaire d’une marque de consentir à la mise sur le marché d’un produit revêtu de sa marque, qui constitue l’objet spécifique du droit de marque, s’épuise par la première commercialisation de ce produit avec son consentement » et que « l’épuisement des droits du titulaire de la marque garantit ainsi la libre circulation des marchandises ». La Cour retient, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que « la fourniture par le titulaire d’une marque, à ses distributeurs agréés, d’objets revêtus de celle-ci, destinés à la démonstration aux consommateurs dans les points de vente agréés, ainsi que de flacons revêtus de cette marque, dont de petites quantités peuvent être prélevées pour être données aux consommateurs en tant qu’échantillons gratuits, ne constitue pas, en l’absence d’éléments probants contraires, une mise dans le commerce ». La commercialisation ultérieure de ces échantillons par un tiers non autorisé caractérise donc une « atteinte à l’objet spécifique du droit des marques et donc à la fonction essentielle de garantie d’origine des produits d’une marque » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 20-18.653, Publié au Bulletin).
En conséquence, la chambre commerciale affine la distinction entre les produits commercialisés avec le consentement du titulaire — pour lesquels le droit exclusif s’épuise — et les produits simplement remis à des fins de démonstration ou de promotion, qui demeurent sous l’emprise du monopole du titulaire. Cette solution, qui protège l’intégrité des réseaux de distribution sélective, confirme que l’épuisement du droit de marque ne joue que pour les produits effectivement mis sur le marché à titre onéreux, et non pour les échantillons gratuits distribués dans un cadre promotionnel.
Par ailleurs, la Cour rappelle dans la même décision que, « malgré une mise dans le commerce licite, faculté reste ouverte au titulaire de la marque de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation, s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits ». En l’espèce, la commercialisation de produits cosmétiques dépourvus de leur emballage d’origine a été jugée constitutive d’une altération de l’état de ces produits, justifiant l’opposition du titulaire de la marque à tout nouvel acte de commercialisation. Dès lors, la chambre commerciale protège non seulement la fonction de garantie d’origine de la marque, mais également son image de marque, en permettant au titulaire de s’opposer à la revente de produits altérés, fussent-ils d’origine licite.
II. Les limites prétoriennes à l’exercice du droit exclusif : la loyauté comme principe directeur
Au-delà des limites textuelles expresses, la chambre commerciale de la Cour de cassation a construit un corps de règles prétoriennes qui encadrent l’exercice du droit exclusif de marque et des prérogatives processuelles qui en découlent. Le principe de loyauté, irriguant l’ensemble du droit processuel, s’est trouvé renforcé dans le contentieux de la propriété industrielle, tant dans la mise en œuvre des mesures probatoires que dans l’articulation des actions en justice.
A. La loyauté procédurale dans la mise en œuvre des mesures probatoires : l’obligation de transparence du requérant à la saisie-contrefaçon
La saisie-contrefaçon, régie par l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, constitue une mesure probatoire exorbitante du droit commun, permettant au titulaire d’un droit de propriété industrielle d’obtenir, sur requête et sans débat contradictoire, l’autorisation de faire procéder à la description détaillée ou à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants. La chambre commerciale a, par un arrêt du 6 décembre 2023 rendu dans l’affaire Puma contre Carrefour, imposé au requérant une obligation de loyauté renforcée dans la présentation de sa requête.
La Cour de cassation énonce que les dispositions du code de la propriété intellectuelle, « lues à la lumière de la directive, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». En l’espèce, les sociétés Puma s’étaient abstenues de révéler au juge de la requête, d’une part, que la société Carrefour était titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé, d’autre part, qu’elles-mêmes s’étaient opposées à l’enregistrement de ces marques et que ces instances administratives avaient exclu toute imitation et tout risque de confusion. La chambre commerciale approuve la cour d’appel d’avoir déduit de ces omissions un manquement au devoir de loyauté et annulé les procès-verbaux de saisie-contrefaçon (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin).
La portée de cette décision est considérable. La chambre commerciale impose désormais au requérant de présenter « l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ». Il ne s’agit donc plus seulement de ne pas mentir au juge, mais de lui fournir spontanément tous les éléments nécessaires à une décision éclairée, y compris ceux qui pourraient être défavorables à la thèse du requérant. En cela, la chambre commerciale aligne le standard de loyauté de la saisie-contrefaçon sur celui qui prévaut en matière de mesures d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et renforce le contrôle de proportionnalité exigé par la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.
À cet égard, la décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large qui subordonne l’exercice des prérogatives exorbitantes du titulaire de droits de propriété intellectuelle au respect d’une exigence de loyauté procédurale. Cette orientation n’est pas sans lien avec le principe de proportionnalité qui irrigue l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle et dont la chambre commerciale assure un contrôle de plus en plus rigoureux.
Par ailleurs, la chambre commerciale a eu l’occasion, dans un arrêt du 7 janvier 2026, de rappeler que la mauvaise foi dans le dépôt d’une marque peut constituer un motif autonome de nullité, indépendamment de toute atteinte à un droit antérieur. En l’espèce, la société Cholayil Private Limited, titulaire d’une marque indienne, contestait la validité d’une marque française déposée par son ancien distributeur exclusif, la société Kerala nature. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que le dépôt de la marque litigieuse, intervenu alors que le déposant connaissait l’existence de la marque antérieure et s’était vu reprocher par le titulaire des actes de violation de son monopole d’importation, caractérisait une intention de détournement constitutive de mauvaise foi (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-11.068). Cette décision confirme que l’exercice du droit de marque, fût-ce par la voie de l’enregistrement, ne saurait être détourné de sa finalité pour servir des intérêts contraires à la loyauté des transactions commerciales. La loyauté, dans sa dimension substantielle autant que procédurale, constitue ainsi une limite transversale au droit exclusif de marque, dont la chambre commerciale assure un contrôle exigeant.
En outre, la chambre commerciale a, dans le célèbre arrêt Napapijri du 28 janvier 2026, rappelé avec force le principe d’autonomie des actions en nullité et en revendication de marque, en jugeant que « l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque ». L’arrêt précise que l’action en nullité d’une marque, sous réserve des dispositions relatives à la forclusion par tolérance, est imprescriptible en application des articles 124, III, de la loi PACTE du 22 mai 2019 et L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin). Cette solution, qui consolide la distinction entre les différentes voies d’action ouvertes au titulaire d’un droit antérieur, témoigne de l’attention constante portée par la chambre commerciale à l’articulation des prérogatives contentieuses en matière de marques.
B. L’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale : l’autonomie des fautes et l’interdiction de la double indemnisation
La question de l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale constitue l’un des contentieux les plus nourris du droit de la propriété intellectuelle. Le cumul de ces deux actions est traditionnellement admis, à condition que l’action en concurrence déloyale repose sur des faits distincts de ceux allégués au soutien de l’action en contrefaçon. La chambre commerciale a, par un arrêt du 26 mars 2025, précisé les contours de cette exigence de distinction et les conséquences indemnitaires du cumul.
Dans l’affaire opposant la société Meta Platforms à la société Cargo Media, exploitante des noms de domaine « fuckbook.com » et « fuckbook.xxx », la Cour de cassation était saisie de la question de savoir si l’utilisation d’un signe similaire à une marque renommée, à la fois comme nom de domaine et comme nom commercial, pouvait caractériser des faits distincts de concurrence déloyale, alors même que les mêmes actes matériels étaient également invoqués au soutien de l’action en contrefaçon. La chambre commerciale répond par l’affirmative en énonçant que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » et qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin).
La Cour prend soin de distinguer les droits en cause selon leur nature juridique. Le nom commercial et le nom de domaine « ont pour objet, le premier, d’identifier une entreprise et, le second, de permettre l’accès à un site internet. Ils se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque ». Dès lors, l’atteinte portée à un nom commercial ou à un nom de domaine peut constituer un acte de concurrence déloyale distinct de la contrefaçon de marque, même si elle procède du même signe litigieux. Cette solution, qui s’inscrit dans une jurisprudence constante de la chambre commerciale, confirme l’autonomie conceptuelle des différents droits de propriété intellectuelle et la possibilité de leur protection cumulative.
Or, la même décision apporte une limite importante à ce cumul sur le plan indemnitaire. La Cour rappelle que, selon le principe de la réparation intégrale, « la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle ». La chambre commerciale prohibe ainsi la double indemnisation d’un même préjudice, fût-il appréhendé sous deux qualifications juridiques différentes. Cette solution, qui fait application du principe général d’interdiction de la double indemnisation, garantit que le cumul des actions ne se traduise pas par un enrichissement sans cause du titulaire de droits.
En conséquence, la chambre commerciale construit un régime équilibré de l’articulation des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale : cumul est possible sur le fondement de fautes distinctes, caractérisées par l’atteinte à des droits de nature différente, mais la réparation indemnitaire doit demeurer strictement proportionnée au préjudice effectivement subi, sans qu’un même dommage puisse être indemnisé deux fois. Cette construction prétorienne, qui s’appuie sur le principe de réparation intégrale énoncé à l’article 1240 du code civil, manifeste la volonté de la chambre commerciale de prévenir les dérives indemnitaires tout en préservant l’efficacité de la protection des droits de propriété intellectuelle.
Conclusion
L’analyse des décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours de la période 2022-2026 révèle une construction prétorienne cohérente des limites au droit exclusif de marque. Loin de se limiter à l’application mécanique des textes, la Cour élabore un régime équilibré dans lequel la protection du signe distinctif est tempérée par les impératifs de la libre concurrence, de la loyauté procédurale et de la proportionnalité des sanctions. L’exception de la référence nécessaire, l’épuisement des droits, l’obligation de loyauté dans la saisie-contrefaçon, la sanction de la mauvaise foi dans le dépôt de marque et l’articulation des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale constituent autant de manifestations de cette recherche d’équilibre. La Cour de cassation a également rappelé que l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque, issue de la loi PACTE (article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle), ne saurait être contournée par l’introduction d’une demande nouvelle en appel, confirmant ainsi que les limites au droit exclusif s’appliquent tant au fond qu’à la procédure. Cette jurisprudence, fondée sur une lecture combinée des textes nationaux et européens, offre aux praticiens un cadre d’analyse renouvelé pour apprécier l’étendue des prérogatives du titulaire de marque et les limites qui leur sont opposables. Elle confirme que le droit des marques, s’il confère un monopole d’exploitation à son titulaire, n’est pas un droit absolu, mais un droit fonctionnel, dont l’exercice est subordonné au respect des principes directeurs du droit processuel et de la loyauté dans la vie des affaires.
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