I. L’émergence prétorienne d’un tempérament à l’irrecevabilité du cédant : de la garantie d’éviction à l’exception des faits fautifs postérieurs
A. Le principe de l’irrecevabilité du cédant à agir en déchéance, corollaire de la garantie d’éviction
Le droit des marques entretient avec le nom patronymique une relation singulière, faite de protection et de tension. Si l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle admet sans réserve que le nom de famille puisse constituer un signe distinctif susceptible d’enregistrement à titre de marque, la cession de cette marque patronymique soulève une difficulté particulière lorsque le créateur éponyme entend, postérieurement à la cession, contester l’usage que le cessionnaire fait de son propre nom. Cette problématique, qui se pose avec une acuité particulière dans les secteurs de la mode, du luxe et de la gastronomie, interroge les fondements mêmes de la distinction entre le droit de propriété sur le signe et le droit de la personnalité sur le nom. La question est d’autant plus sensible que la cession des marques patronymiques intervient fréquemment dans des contextes de restructuration ou de difficultés financières de l’entreprise du créateur, plaçant ce dernier dans une situation d’asymétrie contractuelle qui rend d’autant plus nécessaire l’existence de garde-fous juridiques. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 février 2024, a posé les termes de cette équation en rappelant que « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin).
Ce principe d’irrecevabilité, forgé de longue date par la jurisprudence de la chambre commerciale (Cass. com., 31 janv. 2006, n° 05-10.116, Bull. civ. IV, n° 27), trouve son fondement dans l’article 1628 du code civil, aux termes duquel la garantie d’éviction due par le vendeur lui interdit de contester la validité ou l’étendue des droits qu’il a transmis. Admettre le contraire reviendrait à permettre au cédant de reprendre d’une main ce qu’il a cédé de l’autre, en contradiction frontale avec la sécurité juridique des transactions portant sur les droits de propriété industrielle. La solution est constante et n’a jamais été remise en cause dans son principe. La chambre commerciale a eu l’occasion de le rappeler dans un contentieux opposant les membres de la famille Castel à la société Castel Frères, en retenant que le cédant ne pouvait, par la voie de la déchéance, tenter de recouvrer la disposition d’un signe dont il s’était défait (Cass. com., 17 janv. 2018, n° 15-29.276, Publié au Bulletin).
Or, le contentieux opposant le créateur de mode Jean-Charles de Castelbajac à la société PMJC, cessionnaire des marques éponymes dans le cadre d’un plan de cession arrêté en 2011, a révélé les limites de cette construction prétorienne lorsque l’usage postérieur à la cession, imputable au seul cessionnaire, est de nature à caractériser une tromperie du public. La spécificité de l’affaire réside dans le fait que les marques litigieuses — JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC et JC DE CASTELBAJAC — avaient été cédées dans le cadre d’une procédure collective, puis exploitées par le cessionnaire en reproduisant, sans l’accord du créateur et en violation de ses droits d’auteur, des éléments décoratifs emblématiques de son univers stylistique. Cette instrumentalisation de l’univers créatif du fondateur, postérieurement à la cession de la marque, créait une dissonance cognitive chez le consommateur, conduit à attribuer au créateur des produits qu’il n’avait ni conçus ni approuvés. En l’espèce, la société PMJC avait été condamnée pour contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de M. de Castelbajac, pour avoir reproduit sans autorisation des éléments décoratifs appartenant à l’univers créatif de ce dernier sur des produits commercialisés sous les marques JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC et JC DE CASTELBAJAC. Cette circonstance, postérieure à la cession, était susceptible de créer dans l’esprit du public une croyance erronée quant à l’implication du créateur dans la conception des produits.
B. L’exception tirée de la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession imputables au cessionnaire
C’est dans ce contexte singulier que la chambre commerciale de la Cour de cassation a admis, pour la première fois, une exception au principe de l’irrecevabilité du cédant : l’action en déchéance redevient recevable « lorsque son action est fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-23.833, précité). Cette solution, inédite en droit français des marques, procède d’une mise en balance entre deux impératifs contradictoires : la sécurité juridique des cessions, d’une part, et la protection du public contre les risques de tromperie, d’autre part.
Par cet attendu, la Cour de cassation consacre une distinction essentielle entre la déceptivité originaire de la marque — qui relève de l’appréciation du signe au jour de son dépôt et dont le cédant ne saurait se prévaloir pour anéantir les droits qu’il a transmis — et la déceptivité acquise, c’est-à-dire postérieure à la cession, qui résulte du comportement fautif du cessionnaire lui-même. Cette distinction rejoint une préoccupation plus large du droit de la propriété intellectuelle, soucieux de ne pas laisser sans sanction les comportements qui, sous couvert de l’exercice légitime d’un droit de marque, portent atteinte à la loyauté des transactions commerciales et à l’information du consommateur. À cet égard, la chambre commerciale a également rappelé que l’action en concurrence déloyale peut être exercée simultanément à l’action en contrefaçon dès lors que se trouve caractérisée l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin).
Ayant ainsi dégagé la voie procédurale, la Cour de cassation s’est toutefois heurtée à une question de fond qui dépassait le cadre du seul droit français : dans quelle mesure le droit de l’Union européenne permet-il que l’usage post-cession d’une marque patronymique, lorsqu’il est de nature à tromper le public sur la paternité stylistique des produits, justifie la déchéance des droits du titulaire ? C’est la question préjudicielle qu’elle a soumise à la Cour de justice de l’Union européenne par le même arrêt du 28 février 2024, sur le fondement de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
II. La réponse de la Cour de justice de l’Union européenne : la paternité stylistique comme caractéristique susceptible de fonder une tromperie du public
A. Le dépassement de la jurisprudence Emanuel et l’extension du domaine de la déceptivité
La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 18 décembre 2025, a apporté une réponse nuancée mais décisive à la question posée par la Cour de cassation (CJUE, 3ᵉ ch., 18 déc. 2025, aff. C-168/24, PMJC). La Cour devait concilier deux lignes jurisprudentielles apparemment contradictoires : d’une part, la protection du public contre les risques de tromperie, qui justifie que l’enregistrement d’une marque soit refusé ou que ses droits soient déchus lorsqu’elle est de nature à tromper le consommateur, conformément à l’article 20, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques ; d’autre part, la jurisprudence issue de l’arrêt Emanuel (CJCE, 30 mars 2006, aff. C-259/04, Emanuel), selon laquelle le consommateur moyen est réputé savoir que les produits commercialisés sous une marque correspondant au nom d’un créateur n’ont pas nécessairement été conçus par ce dernier.
La Cour de justice a d’abord confirmé la jurisprudence Emanuel en rappelant qu’une marque patronymique ne devient pas trompeuse du seul fait que le créateur dont elle porte le nom ne participe plus à la conception des produits. En effet, « quand bien même un consommateur moyen pourrait être influencé dans son acte d’achat en imaginant que la personne physique a participé à la création du produit revêtu de la marque, cette circonstance ne peut être, à elle seule, de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance dudit produit ». Cette affirmation, que la Cour de cassation avait elle-même reprise dans son arrêt de renvoi, constitue le point d’équilibre du droit des marques patronymiques : la cession du nom n’emporte pas, en soi, déceptivité du signe.
Par ailleurs, la Cour de justice a écarté toute interprétation limitative des caractéristiques sur lesquelles le public peut être trompé. L’énumération figurant à l’article 20, sous b), de la directive 2015/2436 — « la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service » — n’est pas exhaustive. La Cour reconnaît ainsi que la tromperie peut porter sur d’autres éléments, dès lors qu’ils sont de nature à influencer le comportement économique du consommateur. Or, la paternité stylistique d’un produit, en particulier dans le secteur de la mode et du luxe, constitue précisément une caractéristique essentielle générant des attentes spécifiques auprès du public. Cette extension du domaine de la déceptivité, qui place la perception du consommateur au cœur de l’appréciation, s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la chambre commerciale sur l’appréciation in concreto du risque de confusion et du caractère distinctif des signes (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-16.078, Publié au Bulletin).
B. Les circonstances concrètes de l’exploitation comme fondement de la déchéance et ses conséquences pratiques
L’apport majeur de l’arrêt PMJC réside dans l’identification des circonstances concrètes qui, appréciées globalement par le juge national, sont de nature à caractériser un usage trompeur justifiant la déchéance des droits du titulaire. La Cour de justice énonce que « la présence, sur les produits couverts par des marques constituées du patronyme d’un créateur de mode, d’éléments décoratifs appartenant à l’univers créatif spécifique de ce créateur et contrefaisant des droits d’auteur de celui-ci peut constituer une telle circonstance pertinente, dès lors qu’elle augmente le risque que le public perçoive erronément la paternité stylistique des produits couverts par ces marques » (CJUE, 18 déc. 2025, C-168/24, précité).
Ce faisant, la Cour de justice opère un déplacement significatif du centre de gravité de l’appréciation : ce n’est plus la marque en elle-même, envisagée in abstracto au jour de son dépôt ou de sa cession, qui est susceptible de sanction, mais la manière dont elle est concrètement exploitée par son titulaire ou avec son consentement. La déchéance pour usage trompeur devient ainsi un instrument de régulation ex post des comportements du cessionnaire, distinct de la nullité pour caractère trompeur qui sanctionne, quant à elle, un vice originaire du signe lors de son enregistrement. Cette distinction entre nullité et déchéance, que l’article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle consacre en droit interne (art. L. 714-6 CPI), trouve ici une illustration éclatante de sa portée pratique. Il convient de souligner que l’article L. 711-2, 8°, du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, prohibe quant à lui l’enregistrement d’une « marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service » (art. L. 711-2 CPI). Cette nullité pour caractère trompeur, qui sanctionne un vice originaire du signe, se distingue radicalement de la déchéance pour usage trompeur qui, elle, sanctionne un comportement postérieur à l’enregistrement. La complémentarité de ces deux mécanismes — nullité a priori et déchéance a posteriori — offre une protection complète du public contre les risques de tromperie à tous les stades de la vie de la marque.
En conséquence, le cessionnaire d’une marque patronymique ne saurait se borner à exploiter passivement le signe enregistré en occultant les circonstances de son exploitation concrète. L’usage de la marque doit être loyal, c’est-à-dire conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé avec force dans l’arrêt Lohr du 15 mai 2024, en censurant la cour d’appel qui avait prononcé une interdiction générale d’usage de la marque d’autrui sans réserver l’exception de la référence nécessaire (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin). Dès lors, l’équilibre entre le droit exclusif du titulaire et la loyauté de son exercice constitue le fil conducteur d’une jurisprudence qui, de la référence nécessaire à la déchéance pour usage trompeur, encadre progressivement les contours de l’exploitation légitime des signes distinctifs.
Par ailleurs, l’arrêt PMJC invite à une réflexion plus large sur la pérennité des droits de marque fondés sur le nom d’un créateur dans les secteurs où la notoriété de la personne physique est consubstantielle à la valeur du signe. La mode, la joaillerie, la gastronomie ou la parfumerie sont autant de domaines dans lesquels le consommateur associe intimement la qualité du produit à l’identité du créateur. Dans ces secteurs, la cession de la marque patronymique ne saurait s’accompagner d’une exploitation qui entretiendrait délibérément une confusion dans l’esprit du public quant à l’implication effective du créateur. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs récemment précisé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, que la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle « ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, précité), ce qui confirme l’attention croissante portée par le juge à la loyauté objective des comportements, indépendamment de l’intention dirigée contre une personne déterminée.
La solution dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt PMJC s’articule harmonieusement avec la jurisprudence nationale relative aux effets de la déchéance. La chambre commerciale a en effet jugé que la déchéance d’une marque, prononcée pour défaut d’usage sérieux, ne produit effet qu’à l’expiration d’une période ininterrompue de cinq ans sans usage, de sorte que le titulaire demeure fondé à se prévaloir de l’atteinte portée à ses droits pour les actes de contrefaçon intervenus avant la date d’effet de la déchéance (Cass. com., 4 nov. 2020, n° 16-28.281, Publié au Bulletin). Transposée à la déchéance pour usage trompeur, cette solution implique que la sanction de la déceptivité acquise n’opère que pour l’avenir, préservant ainsi la sécurité juridique des actes accomplis avant que le caractère trompeur de l’usage ne soit judiciairement constaté. En d’autres termes, le cessionnaire de la marque patronymique ne saurait être rétroactivement privé de la faculté d’agir en contrefaçon pour des faits antérieurs au constat judiciaire de la déceptivité, ce qui tempère la rigueur de la sanction et préserve l’équilibre des intérêts en présence.
Enfin, il convient d’observer que le mécanisme de la déchéance pour usage trompeur se distingue fondamentalement de la déchéance pour dégénérescence prévue à l’article L. 714-6, a), du code de la propriété intellectuelle. Cette dernière sanctionne la dilution du caractère distinctif de la marque devenue, du fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service. La chambre commerciale en a fait application dans un arrêt du 13 novembre 2025 concernant la marque « City stade », en rappelant que la dégénérescence suppose que le signe soit devenu la désignation nécessaire et usuelle du produit dans le langage courant ou professionnel (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.449). A contrario, la déchéance pour usage trompeur ne sanctionne pas la perte de distinctivité du signe mais la dénaturation de sa perception par le public, résultant d’un comportement actif et fautif de son titulaire. Ces deux régimes de déchéance, bien que réunis au sein du même article, obéissent à des logiques distinctes qui trouvent leur unité dans la protection du public : l’une contre la confusion, l’autre contre la tromperie.
La portée de l’arrêt PMJC dépasse le seul contentieux des marques patronymiques de créateurs de mode. En reconnaissant que la notion de caractéristique trompeuse au sens de l’article 20, sous b), de la directive 2015/2436 n’est pas limitée aux seules qualités intrinsèques du produit mais peut s’étendre à toute circonstance susceptible d’influencer le comportement économique du consommateur, la Cour de justice ouvre la voie à une appréciation contextuelle de la déceptivité. Cette approche pragmatique, qui fait primer la réalité de la perception du public sur l’abstraction du signe enregistré, pourrait trouver à s’appliquer dans d’autres secteurs où la notoriété d’une personne physique est attachée à un signe distinctif : la gastronomie étoilée, l’hôtellerie de luxe, la joaillerie ou encore la parfumerie. Dans chacun de ces domaines, le départ du créateur éponyme et la poursuite de l’exploitation de la marque par un cessionnaire pourraient, selon les circonstances de l’espèce, caractériser un usage trompeur si l’exploitation du signe entretient délibérément la croyance erronée du public quant à l’implication du fondateur.
Conclusion
L’arrêt PMJC du 18 décembre 2025 constitue une avancée significative dans l’encadrement de l’exploitation post-cession des marques patronymiques. En consacrant la paternité stylistique comme une caractéristique susceptible de fonder la déceptivité du signe, la Cour de justice de l’Union européenne dote les juridictions nationales d’un instrument d’appréciation in concreto qui transcende le formalisme de l’enregistrement pour s’attacher à la réalité de l’usage. Le cessionnaire d’une marque constituée du nom d’un créateur ne saurait désormais ignorer que l’exploitation du signe, si elle s’accompagne de circonstances de nature à créer un risque suffisamment grave de tromperie du public, expose ses droits à une sanction radicale : la déchéance. Cette solution, qui concilie avec équilibre la sécurité des transactions et la protection du consommateur, s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement de la loyauté dans l’exercice des droits de propriété intellectuelle. Elle invite les praticiens à une vigilance accrue dans la rédaction des actes de cession et dans le suivi des conditions d’exploitation post-cession des marques, en particulier dans les secteurs où l’identité du créateur constitue un élément déterminant de la valeur du signe. Les entreprises confrontées à de telles problématiques trouveront un accompagnement adapté auprès d’un avocat en droit des affaires, dont l’expertise en matière de concurrence déloyale et parasitisme permet d’anticiper et de résoudre les conflits nés de l’exploitation post-cession des signes distinctifs.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.