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La déchéance des marques patronymiques pour usage trompeur : l’arrêt de la Cour de justice du 18 décembre 2025 et la recomposition du contentieux de la déceptivité

La déchéance des marques patronymiques pour usage trompeur : l’arrêt de la Cour de justice du 18 décembre 2025 et la recomposition du contentieux de la déceptivité

L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 18 décembre 2025 dans l’affaire PMJC contre de Castelbajac constitue une décision attendue, dont la portée dépasse le seul contentieux de la mode pour interroger l’ensemble des mécanismes de déchéance des marques pour usage trompeur. La Cour, saisie sur question préjudicielle de la chambre commerciale de la Cour de cassation française par un arrêt du 28 février 2024, a jugé que les articles 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE et 20, sous b), de la directive 2015/2436 « ne s’opposent pas au prononcé de la déchéance d’une marque constituée du patronyme d’un créateur de mode au motif que, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes, l’usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement est de nature à avoir pour effet que cette marque conduit le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à croire, à tort, que ce créateur a participé à la conception des produits revêtus de ladite marque » (CJUE, 18 décembre 2025, aff. C-168/24, curia.europa.eu).

Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui, depuis l’arrêt Elizabeth Emanuel de 2006, a progressivement fait émerger un équilibre entre la libre cessibilité des marques patronymiques et la protection du public contre les usages trompeurs. La Cour de justice, en consacrant la licéité de la déchéance pour déceptivité acquise d’une marque constituée d’un patronyme de créateur, valide la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation et ouvre une voie nouvelle pour les créateurs confrontés à l’exploitation post-cessions de leur nom par des cessionnaires dont les pratiques commerciales altèrent le message véhiculé par le signe.

L’intérêt de cette évolution dépasse le seul secteur du luxe et de la mode. La question de la déceptivité acquise des marques patronymiques engage une réflexion sur la fonction même de la marque comme indicateur d’origine, sur l’articulation entre le droit commun de la vente et le droit spécial de la propriété industrielle, et sur l’office du juge saisi d’une action en déchéance fondée sur le caractère trompeur du signe. L’analyse de cette recomposition impose de retracer la généalogie jurisprudentielle qui a conduit de l’impuissance du cédant à la reconnaissance de son intérêt à agir, puis d’examiner la portée de l’arrêt du 18 décembre 2025 sur le régime de la déchéance pour déceptivité.

I. La progressive reconnaissance de l’action en déchéance pour déceptivité du cédant d’une marque patronymique

A. L’impuissance originaire du cédant : de l’arrêt Bordas à l’affaire Inès de la Fressange

Le principe de la libre cessibilité du nom patronymique érigé en marque a été posé par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt fondateur rendu le 12 mars 1985. La Cour y a jugé que le nom patronymique, une fois transformé en signe distinctif, « s’est détaché de la personne physique qui le porte, pour s’appliquer à la personne morale qu’il distingue, et devenir ainsi objet de propriété incorporelle » (Com., 12 mars 1985, n° 84-17.163, Bull. civ. IV, n° 101, legifrance.gouv.fr). Par cette formule, la Cour de cassation consacrait la transformation juridique du nom en bien, accessible aux opérations du commerce juridique et détachable de la personne de son titulaire originaire.

Cette solution a été ultérieurement encadrée par l’arrêt Ducasse, qui a tempéré la liberté de cession en imposant un consentement spécifique du titulaire du nom à son dépôt à titre de marque, distinct de l’autorisation donnée pour son insertion dans une dénomination sociale. La Cour a ainsi jugé que « le consentement donné par un associé fondateur, dont le nom est notoirement connu, à l’insertion de son patronyme dans la dénomination d’une société exerçant son activité dans le même domaine, ne saurait, sans accord de sa part et en l’absence de renonciation expresse ou tacite à ses droits patrimoniaux, autoriser la société à déposer ce patronyme à titre de marque pour désigner les mêmes produits ou services » (Com., 6 mai 2003, n° 00-18.192, Bull. civ. IV, n° 72, legifrance.gouv.fr). L’arrêt Ducasse établissait ainsi une distinction fondamentale entre les différents usages du nom patronymique dans la vie des affaires, imposant pour chacun une manifestation de volonté distincte.

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé les conditions dans lesquelles le cédant pouvait contester l’exploitation post-cession de son nom. Dans l’affaire Inès de la Fressange, la chambre commerciale a déclaré irrecevable l’action en déchéance intentée par la créatrice contre le cessionnaire de ses marques, au visa de l’article 1628 du code civil relatif à la garantie d’éviction du fait personnel du cédant. La Cour a jugé que « Mme de La Fressange, cédante, n’était pas recevable en une action tendant à l’éviction de l’acquéreur » (Com., 31 janvier 2006, n° 05-10.116, Bull. civ. IV, n° 27, legifrance.gouv.fr). Cette position, fondée sur l’interdiction faite au cédant de troubler la jouissance paisible du cessionnaire, scellait l’impuissance du créateur à contester l’usage de son nom postérieurement à la cession, quand bien même cet usage serait devenu trompeur.

La Cour de justice des Communautés européennes, saisie peu après de la question de la déceptivité des marques patronymiques, a adopté une position qui, sans contredire frontalement la jurisprudence française, en limitait sensiblement la portée pratique. Dans l’arrêt Elizabeth Emanuel du 30 mars 2006, la Cour a considéré que « la dénomination Elizabeth Emanuel ne peut être considérée comme étant, à elle seule, de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance de la marchandise qu’elle désigne » (CJCE, 30 mars 2006, aff. C-259/04, curia.europa.eu). La Cour précisait toutefois que pourrait constituer une tromperie une « manœuvre qui pourrait être jugée dolosive », mais qui « ne pourrait être analysée comme une tromperie au sens de l’article 3 de la directive 89/104 ». Cette distinction entre le dol civil et la déceptivité au sens du droit des marques créait un espace d’incertitude que les juridictions françaises allaient progressivement explorer.

En amont de ces débats, la Cour de justice avait déjà posé le critère général de la déceptivité en jugeant que « la marque ne doit pas être exploitée dans des conditions de nature à tromper effectivement le public ou à créer un risque grave de tromperie » (CJCE, 4 mars 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, point 41, curia.europa.eu). Ce critère, qui exigeait une tromperie effective ou un risque suffisamment grave, constituait le standard d’appréciation que les juges du fond devaient appliquer pour caractériser la déceptivité d’une marque. La combinaison de ces deux arrêts laissait aux juridictions nationales une marge d’appréciation significative.

B. Le revirement de 2024 : l’arrêt Castelbajac et l’admission conditionnée de l’action du cédant

L’affaire Castelbajac est née de la cession, le 3 février 2012, des marques françaises patronymiques JC de Castelbajac et Jean-Charles de Castelbajac par la société du créateur à la société PMJC. Un contrat de prestation de services avait parallèlement été conclu, confiant à M. de Castelbajac la direction artistique jusqu’au 31 décembre 2015. Après la rupture de cette collaboration, la société PMJC a assigné en contrefaçon M. de Castelbajac et sa nouvelle structure, la société Castelbajac Creative, leur reprochant de poursuivre leurs activités sous les marques cédées. À titre reconventionnel, M. de Castelbajac a sollicité la déchéance des droits de la société PMJC sur ces marques pour déceptivité acquise, sur le fondement de l’article L. 714-6, b), du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue de son fait : propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service » (legifrance.gouv.fr).

La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 12 octobre 2022, a fait droit à cette demande reconventionnelle et prononcé la déchéance partielle des marques litigieuses pour les produits commercialement les plus significatifs. La cour d’appel a écarté la fin de non-recevoir tirée de la garantie d’éviction en relevant que l’action de M. de Castelbajac était fondée non sur le fait qu’il ne participait plus à la conception des produits, mais sur la faute commise par la société PMJC, laquelle avait été condamnée à deux reprises pour contrefaçon de ses droits d’auteur sur des motifs apposés sur les produits commercialisés sous les marques litigieuses.

Saisie d’un pourvoi, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par son arrêt du 28 février 2024, validé cette approche et opéré un revirement partiel de sa jurisprudence Inès de la Fressange. La Cour a ainsi jugé qu’il devait être fait exception à l’irrecevabilité de principe du cédant « lorsque l’action en déchéance pour déceptivité acquise d’une marque est fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire » (Com., 28 février 2024, n° 22-23.833, Bull., legifrance.gouv.fr). La Cour a assorti cette exception d’une motivation substantielle, relevant la « particularité inhérente à la marque composée d’un signe patronymique » et précisant que « le cédant peut être le mieux, voire le seul, à même d’identifier l’existence d’une tromperie effective du public ou d’un risque grave d’une telle tromperie ».

Ce revirement constitue une avancée majeure dans la protection des créateurs confrontés à des cessionnaires dont le comportement post-cession dénature le message véhiculé par la marque. La Cour de cassation ne se borne pas à reconnaître la recevabilité de l’action du cédant : elle adosse cette reconnaissance à une analyse fonctionnelle de la marque patronymique, dont elle souligne la singularité parmi les signes distinctifs. Cette singularité tient au lien indissoluble qui unit, dans l’esprit du public, le nom du créateur à une promesse d’authenticité et d’implication personnelle dans la conception des produits. La Cour en déduit que le cédant, précisément parce qu’il est le porteur du nom, est le mieux placé pour détecter et dénoncer les usages qui trahissent cette promesse.

La Cour de cassation n’a toutefois pas tranché définitivement la question de fond. Constatant que l’arrêt Elizabeth Emanuel de 2006 paraissait exclure la qualification de déceptivité pour le seul fait que le créateur ne participe plus à la conception des produits, et relevant que la cour d’appel de Paris s’était délibérément écartée de cette interprétation, la Cour a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation des articles 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE et 20, sous b), de la directive 2015/2436. Cette question préjudicielle, dont la réponse était attendue avec une attention particulière par l’ensemble des praticiens du droit des marques, a donné lieu à l’arrêt du 18 décembre 2025.

II. La portée de l’arrêt du 18 décembre 2025 sur le régime de la déchéance pour usage trompeur

A. La consécration de la déchéance-sanction par la Cour de justice

La Cour de justice, dans sa décision du 18 décembre 2025, a validé l’interprétation soutenue par la cour d’appel de Paris et, au-delà, par la chambre commerciale de la Cour de cassation. La Cour dit pour droit que les dispositions combinées des directives successives sur les marques ne font pas obstacle au prononcé de la déchéance d’une marque patronymique lorsque son usage par le titulaire conduit le public à croire, à tort, que le créateur a participé à la conception des produits revêtus de cette marque. La décision renverse ainsi la lecture qui avait prévalu depuis l’arrêt Emanuel, selon laquelle la déchéance pour déceptivité ne pouvait être fondée sur le seul constat que le créateur ne participe plus à l’élaboration des produits.

La Cour de justice adopte une méthode d’appréciation globale et concrète : elle invite le juge national à examiner « l’ensemble des circonstances pertinentes » pour déterminer si l’usage de la marque est de nature à induire le consommateur en erreur. Parmi ces circonstances figurent non seulement la nature patronymique du signe et la notoriété du créateur, mais également les conditions concrètes d’exploitation de la marque postérieurement à la cession, les pratiques commerciales du cessionnaire, et l’existence éventuelle de manœuvres destinées à entretenir la confusion dans l’esprit du public. Cette approche casuistique substitue à un critère abstrait et uniforme une analyse contextualisée, attentive aux spécificités de chaque secteur et de chaque signe.

La solution de la Cour de justice s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement de la protection du consommateur en droit des marques. La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion d’affirmer, dans une espèce relative à la marque Tour de France, que la déchéance pour caractère trompeur peut être prononcée indépendamment de la question de l’usage sérieux de la marque, dès lors que le signe est devenu, du fait de son titulaire, propre à induire le public en erreur (Com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, courdecassation.fr). Cette autonomie des deux causes de déchéance, l’une fondée sur le défaut d’usage sérieux et l’autre sur le caractère trompeur, permet de sanctionner distinctement les deux types de défaillances du titulaire de la marque.

Par ailleurs, la Cour de cassation a récemment rappelé que l’appréciation de la mauvaise foi du déposant constitue un instrument complémentaire de régulation des dépôts de marques portant sur des noms patronymiques. Dans un arrêt du 13 novembre 2025, la chambre commerciale a jugé que la volonté de protéger son nom patronymique ne constitue pas en soi un but légitime exonérant le déposant de toute obligation de loyauté, et que le juge doit rechercher si le titulaire a jamais eu l’intention d’exploiter le signe déposé (Com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). La Cour énonce que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier ». Cette décision complète le dispositif de lutte contre les usages abusifs des marques patronymiques en amont, au stade du dépôt, tandis que la déchéance pour déceptivité acquise intervient en aval, pour sanctionner les usages trompeurs postérieurs au dépôt.

La convergence de ces solutions dessine un régime cohérent dans lequel la sanction de la déceptivité n’est plus l’exception mais l’instrument d’une régulation effective des usages des marques patronymiques. La garantie d’éviction, qui avait jusqu’en 2024 fait obstacle à toute action du cédant, ne protège plus le cessionnaire fautif. La distinction opérée par la Cour de cassation entre le simple fait de ne plus participer à la conception et la commission de « faits fautifs » postérieurs à la cession offre un critère opératoire permettant de concilier la sécurité juridique des cessions avec la répression des comportements abusifs.

B. Les conséquences pratiques pour les acteurs du commerce juridique des marques

La recomposition du régime de la déchéance pour déceptivité acquise emporte des conséquences pratiques significatives pour l’ensemble des acteurs concernés. Pour les créateurs cédants, l’arrêt de la Cour de justice du 18 décembre 2025 ouvre une voie d’action qui leur était jusqu’alors fermée. Ils peuvent désormais solliciter la déchéance des droits du cessionnaire lorsque l’exploitation post-cession de la marque est devenue trompeuse, à condition de caractériser des faits fautifs imputables au cessionnaire et postérieurs à la cession. La charge probatoire qui pèse sur le cédant est certes exigeante, mais la Cour de cassation a expressément reconnu qu’il est le mieux placé pour identifier l’existence d’une tromperie, ce qui allège, en pratique, l’administration de la preuve.

Pour les cessionnaires de marques patronymiques, cette évolution impose une vigilance accrue dans la gestion post-acquisition des signes acquis. La simple poursuite de l’exploitation commerciale dans des conditions inchangées ne suffit plus à garantir la pérennité du droit. Le cessionnaire doit veiller à ce que l’usage qu’il fait de la marque ne crée pas, dans l’esprit du consommateur, une confusion sur l’implication actuelle du créateur dans la conception des produits. Cette exigence est particulièrement prégnante dans les secteurs où le nom du créateur véhicule une promesse d’authenticité, au premier rang desquels figurent la mode, le luxe, le design et la parfumerie. La pratique contractuelle devra intégrer cette dimension nouvelle, notamment par des clauses organisant les modalités de la collaboration post-cession et les conditions dans lesquelles la rupture de cette collaboration peut intervenir sans altérer le message véhiculé par la marque.

L’enjeu dépasse d’ailleurs le seul contentieux des marques patronymiques pour intéresser plus largement le droit de la concurrence déloyale et du parasitisme. La chambre commerciale de la Cour de cassation a en effet rappelé, dans un arrêt du 26 mars 2025, que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon », précisant qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Ce cumul d’actions permet au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle de mobiliser simultanément les fondements de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, ce qui renforce l’effectivité de sa protection.

Les praticiens de la cession de fonds de commerce et des actifs de propriété intellectuelle doivent intégrer ces évolutions dans la rédaction des actes de cession. Il convient désormais d’anticiper les hypothèses de rupture de la collaboration entre le cédant-créateur et le cessionnaire, de prévoir contractuellement les conditions de cette rupture, et d’organiser les modalités de transition de la marque vers une identité autonome, détachée de la personne du créateur. L’arrêt du 18 décembre 2025 confère une portée juridique à ce qui relevait jusqu’alors de la seule gestion de marque : la construction d’une identité distincte de celle du créateur devient un impératif juridique pour le cessionnaire, faute de quoi il s’expose à une action en déchéance pour déceptivité.

La décision de la Cour de justice s’inscrit enfin dans une tendance plus générale à la moralisation du droit des marques, dont témoigne également la jurisprudence récente sur la mauvaise foi (Com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin, courdecassation.fr) et sur l’imprescriptibilité de l’action en nullité. La convergence de ces solutions révèle une orientation jurisprudentielle favorable à la protection des intérêts légitimes des créateurs et des consommateurs, sans compromettre la sécurité juridique des transactions portant sur les droits de propriété industrielle. L’équilibre ainsi construit repose sur une distinction claire : celui qui acquiert loyalement une marque et l’exploite sans tromperie est protégé ; celui qui, par ses agissements fautifs postérieurs à la cession, transforme le signe en instrument de tromperie, encourt la déchéance de ses droits.

Conclusion

L’arrêt de la Cour de justice du 18 décembre 2025 constitue une décision de principe qui clarifie le régime de la déchéance pour usage trompeur des marques patronymiques. En jugeant que les directives européennes relatives aux marques ne s’opposent pas à une telle déchéance, la Cour consacre une lecture extensive de l’article L. 714-6, b), du code de la propriété intellectuelle et valide l’évolution jurisprudentielle amorcée par la chambre commerciale de la Cour de cassation depuis 2024.

La portée de cette décision excède le seul cas des marques de créateurs de mode pour concerner l’ensemble des marques dont le signe entretient, dans l’esprit du public, une attente spécifique liée à la personne physique dont il est issu. La Cour de justice, en invitant le juge national à procéder à une appréciation in concreto de l’ensemble des circonstances pertinentes, substitue à une approche formaliste un contrôle substantiel de la loyauté de l’usage, seul à même de garantir que la marque continue de remplir sa fonction essentielle d’indication d’origine sans induire le consommateur en erreur. Cette orientation, loin d’affaiblir le droit des marques, le renforce en le réconciliant avec sa finalité première : permettre au public d’identifier l’origine commerciale des produits et services sans être trompé sur celle-ci.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».