L’épuisement du droit de marque à l’épreuve de l’upcycling : l’opposition du titulaire pour motif légitime tenant à la modification du produit dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2018-2026)
L’économie circulaire a fait émerger un phénomène commercial d’ampleur que le droit des marques n’avait pas anticipé : l’upcycling, soit la pratique consistant à transformer un produit authentique portant une marque en un objet nouveau, commercialisé sous cette même marque. Une robe issue d’une maison de couture devient un sac, un rideau de satin estampillé se mue en coussin, une basket de luxe se métamorphose en accessoire de décoration. Ces pratiques interrogent frontalement l’articulation entre le principe de l’épuisement du droit de marque, qui libère en principe la revente du produit authentique une fois mis sur le marché par le titulaire ou avec son consentement, et la faculté réservée à ce dernier de s’opposer à toute commercialisation ultérieure pour un motif légitime, notamment lorsque le produit a été modifié ou altéré. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des dernières années, construit un cadre d’analyse qui, sans traiter frontalement l’upcycling, en éclaire les lignes de partage. L’examen de la jurisprudence de la Cour de cassation et des cours d’appel de 2018 à 2026 permet de dégager les conditions auxquelles le titulaire d’une marque peut interdire la revente d’un produit authentique transformé, en invoquant tant l’exception de motif légitime que la protection de la fonction essentielle de garantie d’origine et la défense de la renommée de la marque.
I. La règle de l’épuisement du droit de marque et sa mise en échec par le motif légitime tenant à la modification du produit
A. Le principe de l’épuisement comme limite au droit exclusif du titulaire
L’article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, dispose que « le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement » (CPI, art. L. 713-4, al. 1er). Ce principe, hérité de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, consacre une limite au droit exclusif du titulaire en permettant la libre circulation des produits authentiques après leur première mise dans le commerce. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a rappelé la portée dans un arrêt du 7 janvier 2026, à propos de la revente de jeux de cartes revêtus d’une marque, où la cour d’appel de Versailles avait été saisie de la question de savoir si la mise sur le marché par le titulaire ou avec son consentement était établie (CA Versailles, 7 janv. 2026, n° 24/03975).
Le consentement du titulaire à la première commercialisation constitue la condition cardinale du jeu de l’épuisement. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 17 janvier 2018, que l’article L. 713-2 du même code interdit « la reproduction d’une marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement, ainsi que l’exportation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante », tout en ménageant une exception de motif légitime de détention de tels produits sur le territoire français (Com. 17 janv. 2018, n° 15-29.276, Publié au Bulletin). Cette construction jurisprudentielle établit une distinction nette entre le produit authentique, dont le titulaire ne peut plus maîtriser la circulation après la première mise sur le marché, et le produit contrefaisant, dont la détention même peut engager la responsabilité de son auteur.
Par ailleurs, l’épuisement ne prive pas le titulaire de toute prérogative. L’article L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable depuis le 11 décembre 2019, énonce que « constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4 » (CPI, art. L. 716-4). Il en résulte que la méconnaissance par le revendeur du motif légitime d’opposition du titulaire constitue un acte de contrefaçon engageant sa responsabilité civile. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 1er avril 2025, a rappelé à cet égard que « l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur » et que la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 et L. 713-3 inclut expressément celle du second alinéa de l’article L. 713-4 (CA Rennes, 1er avr. 2025, n° 23/05744).
B. L’exception du motif légitime : la modification ou l’altération de l’état des produits comme cause d’opposition à la revente
Le second alinéa de l’article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle réserve la faculté au titulaire « de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits ». Cette disposition, directement issue de la directive européenne, constitue le fondement juridique sur lequel peut s’appuyer le titulaire d’une marque pour interdire la revente d’un produit authentique ayant subi une transformation. Le texte vise expressément la modification ou l’altération de l’état du produit, ce qui couvre sans ambiguïté les hypothèses d’upcycling où le produit d’origine est matériellement transformé.
La notion de motif légitime a été précisée par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans l’arrêt Copad du 23 avril 2009 (C-59/08), que les juridictions françaises ont intégré dans leur raisonnement. La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 novembre 2020, a expressément fait application de la jurisprudence de la CJUE en matière d’épuisement, en se référant à l’arrêt Cooper International Spirits du 26 mars 2020 (C-622/18) pour déterminer les conditions dans lesquelles le titulaire peut se prévaloir de l’atteinte portée à ses droits avant déchéance (Com. 4 nov. 2020, n° 16-28.281, Publié au Bulletin). Cette référence à la jurisprudence européenne confirme l’articulation étroite entre le droit national et le droit de l’Union en matière d’épuisement du droit de marque.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 7 janvier 2026 illustre la manière dont les juridictions du fond appréhendent la question de l’épuisement à travers le prisme de l’article L. 713-4. La cour a examiné si les produits litigieux avaient été mis dans le commerce dans l’Espace économique européen par le titulaire de la marque ou avec son consentement, et a constaté que la preuve d’un tel consentement n’était pas rapportée, ce qui excluait le jeu de l’épuisement (CA Versailles, 7 janv. 2026, n° 24/03975). Ce faisant, la cour a implicitement écarté l’hypothèse d’une revente libre en l’absence de consentement initial du titulaire à la première mise sur le marché.
En conséquence, la transformation d’un produit authentique, constitutive d’une modification de son état au sens de l’article L. 713-4, alinéa 2, habilite le titulaire à s’opposer à sa revente sous la marque d’origine. La question se déplace alors du terrain de l’épuisement vers celui de la protection de la fonction essentielle de la marque et de sa renommée.
II. La protection renforcée du titulaire de marque face aux pratiques d’upcycling commercial
A. L’atteinte à la fonction essentielle de garantie d’origine par la transformation du produit marqué
La fonction essentielle de la marque, telle que rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 5 juin 2019, est « de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services, en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public » (Com. 5 juin 2019, n° 17-22.132, Publié au Bulletin). Cette formulation, désormais constante, constitue la pierre angulaire du contentieux de la contrefaçon de marque. Or, lorsque le produit authentique est transformé par un tiers dans le cadre d’une opération d’upcycling, la correspondance entre le signe et le produit que le consommateur est en droit d’attendre est rompue. Le produit n’est plus celui que le titulaire a conçu et mis sur le marché ; il est un produit composite, hybride, dont l’origine n’est plus identifiable avec certitude.
La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 1er avril 2025, a rappelé avec précision la méthode d’appréciation du risque de confusion, en énonçant que ce risque « s’apprécie globalement, en considération de l’impression d’ensemble produite par les signes » et que « le public pertinent à prendre en considération est le consommateur d’attention moyenne » (CA Rennes, 1er avr. 2025, n° 23/05744). Transposée au contentieux de l’upcycling, cette méthode invite à s’interroger sur l’impression d’ensemble que produit un produit transformé portant la marque d’origine : le consommateur d’attention moyenne sera-t-il en mesure de distinguer le produit upcyclé du produit authentique du titulaire ? À l’évidence, la réponse est négative, ce qui expose le titulaire à un risque de confusion préjudiciable.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 19 mars 2025, apporté des précisions importantes sur la comparaison des signes en conflit, en jugeant que « l’appréciation de la similitude des signes en conflit implique de les comparer afin de déterminer si ces signes présentent, sur l’un ou l’autre des plans visuel, phonétique et conceptuel, un degré de similitude » et que « cette comparaison doit s’opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit sans tenir compte des conditions de commercialisation des produits ou des services qu’ils désignent » (Com. 19 mars 2025, n° 23-18.728, Publié au Bulletin). Cet arrêt, rendu dans l’affaire du Tour de France, se réfère expressément à la jurisprudence de la CJUE, notamment l’arrêt EUIPO/Equivalenza Manufactory du 4 mars 2020 (C-328/18 P), et consolide l’exigence d’une comparaison abstraite des signes, indépendamment de leurs conditions d’exploitation. Dans l’hypothèse de l’upcycling, cette règle est d’un secours limité pour le revendeur : le signe apposé sur le produit transformé est souvent identique à la marque enregistrée, ce qui suffit à caractériser le premier type de contrefaçon prévu par l’article L. 713-2, 1°, sans qu’il soit même besoin de s’interroger sur un risque de confusion.
Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé, dans l’arrêt Intel Corporation du 27 novembre 2008 (C-252/07), que « la condition spécifique de la protection des marques renommées est constituée par un usage sans juste motif de la marque postérieure qui tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice » (Com. 19 mars 2025, n° 23-18.728, Publié au Bulletin, citant CJUE, Intel Corporation, C-252/07). Cette jurisprudence, reprise et appliquée par la chambre commerciale, éclaire la situation du revendeur upcycleur qui, en utilisant la marque d’origine pour commercialiser un produit transformé, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque.
B. La défense de la renommée face au risque de dilution par l’upcycling et l’articulation avec l’action en concurrence déloyale
La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré une protection spécifique de la marque renommée, indépendante de l’existence d’un risque de confusion. Dans l’arrêt du 19 mars 2025, elle a jugé que « les atteintes contre lesquelles l’article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive assure ladite protection en faveur des marques renommées sont, premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cette marque et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque », précisant qu’« un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que ladite disposition soit d’application » (Com. 19 mars 2025, n° 23-18.728, Publié au Bulletin). Cette grille de lecture, transposée au phénomène de l’upcycling, permet d’identifier plusieurs vecteurs d’atteinte à la marque. La dilution du caractère distinctif est caractérisée dès lors que le produit transformé banalise le signe en l’associant à des produits que le titulaire n’a pas conçus. L’atteinte à la renommée est constituée lorsque le produit upcyclé est de qualité inférieure ou dénature l’image de la marque. Le profit indûment tiré est quant à lui inhérent à l’opération même d’upcycling, qui capitalise sur la notoriété de la marque pour valoriser un produit tiers.
L’arrêt du 10 juillet 2018 de la chambre commerciale a par ailleurs rappelé que « l’existence d’un juste motif à l’usage d’un signe n’entre pas en compte dans l’appréciation du profit indûment tiré de la renommée de la marque, mais doit être appréciée séparément une fois l’atteinte caractérisée » (Com. 10 juil. 2018, n° 16-23.694, Publié au Bulletin). Cette solution, qui dissocie l’appréciation du juste motif de celle du profit indûment tiré, est directement pertinente pour le contentieux de l’upcycling : le revendeur ne saurait faire échec à l’action du titulaire en invoquant un prétendu juste motif, tel que la valorisation écologique ou l’économie circulaire, tant que l’atteinte à la marque n’a pas été écartée.
La Cour de cassation a également consolidé la protection de la marque renommée dans l’arrêt du 5 juin 2024, en jugeant que « le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré en France pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s’opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée » (Com. 5 juin 2024, n° 23-15.380, Publié au Bulletin). Cet arrêt institue une forclusion par tolérance dont les conditions sont strictement encadrées et qui, surtout, ne s’applique qu’aux marques postérieures enregistrées, non aux usages de fait tels que ceux résultant de pratiques d’upcycling. Il confirme a contrario que le titulaire vigilant conserve l’intégralité de ses prérogatives pour agir contre les usages non autorisés de sa marque.
L’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale et parasitaire offre au titulaire une voie complémentaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 juin 2024, jugé que le parasitisme économique suppose la démonstration d’une valeur économique individualisée, fruit d’un savoir-faire et d’un travail intellectuel, dont un tiers tire profit sans bourse délier (Com. 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin). Cet arrêt, complété par celui du 5 mars 2025, a précisé que l’action en parasitisme requiert la preuve d’une intention de se placer dans le sillage d’autrui (Com. 5 mars 2025, n° 23-21.157, Publié au Bulletin).
La cour d’appel de Versailles, dans une ordonnance du 6 février 2025 relative à la commercialisation de produits de parfumerie, a rappelé les conditions d’application de l’épuisement du droit de marque dans le contexte de la distribution sélective, en soulignant que la revente de produits authentiques en dehors du réseau agréé ne constitue pas, par elle-même, un acte de contrefaçon, sauf à démontrer un motif légitime d’opposition tenant à l’atteinte à l’image de marque ou à la modification des produits (CA Versailles, 6 févr. 2025, n° 22/04514). Cette décision illustre la distinction fondamentale entre la simple revente hors réseau, licite en l’absence de motif légitime d’opposition, et la transformation du produit, qui constitue précisément un tel motif.
En définitive, la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, éclairée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, offre au titulaire de marque un arsenal complet pour s’opposer aux pratiques d’upcycling commercial. Le fondement principal réside dans l’article L. 713-4, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle, qui autorise expressément l’opposition pour motif légitime tenant à la modification de l’état du produit. Ce fondement est renforcé par la protection de la fonction essentielle de la marque, qui interdit de créer un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine du produit transformé, et par la protection spécifique de la marque renommée, qui sanctionne la dilution du caractère distinctif, l’atteinte à la renommée et le profit indûment tiré de celle-ci. L’action en concurrence déloyale et parasitaire vient compléter ce dispositif en offrant une voie de droit autonome, fondée sur la valeur économique du signe et le comportement fautif du revendeur upcycleur.
En toute hypothèse, le droit de l’Union européenne et le droit national ne laissent pas sans solution la protection des actifs immatériels des titulaires de marques. L’arrêt de la chambre commerciale du 19 mars 2025 a d’ailleurs rappelé que la renommée d’une marque peut produire des effets juridiques bien au-delà du cercle des consommateurs des produits qu’elle désigne, en se fondant sur la jurisprudence Intel Corporation de la CJUE qui reconnaît qu’une « renommée exceptionnelle » étend la protection à un public distinct de celui des produits enregistrés (Com. 19 mars 2025, n° 23-18.728, Publié au Bulletin). Cette extension du périmètre de protection, conjuguée à la faculté d’opposition pour motif légitime, constitue un rempart efficace contre les utilisations non autorisées de la marque dans le cadre de l’économie circulaire.
Conclusion
L’essor des pratiques d’upcycling, porté par les impératifs de l’économie circulaire et la valorisation des produits de seconde main, place le droit des marques face à une tension inédite entre la libre circulation des produits authentiques et la protection des droits du titulaire. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, sans s’être encore prononcée sur un cas d’upcycling stricto sensu, fournit les instruments juridiques nécessaires à la résolution de ce conflit. L’article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, en réservant la faculté pour le titulaire de s’opposer à toute revente pour un motif légitime tenant à la modification ou à l’altération de l’état du produit, constitue le fondement textuel de cette opposition. La protection de la fonction essentielle de garantie d’origine et la défense de la renommée de la marque en constituent les prolongements prétoriens. Il appartient désormais aux titulaires de marques, et à leurs conseils, de mobiliser ces instruments dans le cadre d’une stratégie contentieuse adaptée à la spécificité des pratiques d’upcycling commercial.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.