L’upcycling à l’épreuve du droit des marques : la transformation d’un produit authentique peut-elle échapper à la contrefaçon ?
I. L’épuisement des droits confronté à la transformation substantielle du produit marqué
A. Le principe de l’épuisement et sa justification au regard de la libre circulation des marchandises
Le droit des marques poursuit un équilibre délicat entre la protection des droits exclusifs conférés au titulaire et la libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur. Cet équilibre est assuré par le mécanisme de l’épuisement des droits, codifié à l’article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement » (CPI, art. L. 713-4). Cette règle, héritée du droit de l’Union européenne et notamment de l’article 15 de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, postule que le titulaire, ayant perçu la rémunération de son investissement lors de la première mise sur le marché, ne saurait contrôler indéfiniment les reventes successives du produit authentique.
La Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion d’en préciser la portée économique dans plusieurs décisions fondatrices. Le mécanisme de l’épuisement garantit que le droit exclusif du titulaire ne dégénère pas en un instrument de cloisonnement des marchés nationaux, contraire à l’objectif d’un marché intérieur unifié. En droit français, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que l’épuisement des droits constitue une exception au monopole d’exploitation du titulaire, dont il incombe au défendeur de rapporter la preuve. Cette preuve suppose de démontrer non seulement l’authenticité du produit, mais également que sa première commercialisation est intervenue avec le consentement du titulaire au sein de l’Espace économique européen. La charge probatoire qui pèse sur l’opérateur d’upcycling est donc particulièrement lourde : il lui faut établir la traçabilité complète de chaque composant marqué qu’il incorpore dans ses créations. Sans cette démonstration, le bénéfice de l’épuisement lui est refusé et l’usage de la marque d’autrui tombe sous le coup des prohibitions édictées par les articles L. 713-2 et L. 713-3 du même code.
Par ailleurs, l’article L. 713-4, dans son second alinéa, réserve au titulaire la faculté de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation « s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits ». Cette réserve, qui trouve sa source dans l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2015/2436, est au coeur du contentieux contemporain de l’upcycling. Elle permet au titulaire de s’opposer à la revente d’un produit qui, bien qu’authentique à l’origine, a subi une altération telle qu’il ne correspond plus aux standards qualitatifs que le titulaire entend associer à sa marque. L’article L. 713-2 prohibe quant à lui, sauf autorisation du titulaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque pour des produits ou services identiques à ceux visés dans l’enregistrement, ainsi que l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits identiques ou similaires s’il peut en résulter un risque de confusion (CPI, art. L. 713-2).
B. La notion de modification essentielle comme limite au bénéfice de l’épuisement
Dès 1992, la chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré une exception au principe de l’épuisement fondée sur la modification essentielle du produit marqué. Dans l’affaire Levi Strauss, la Cour a jugé qu’une société qui « faisait subir aux vêtements produits par la société Levi Strauss une modification essentielle qui en changeait la nature » commettait un usage illicite de la marque, « dès lors que le maintien de celle-ci sur le produit modifié tendait à faire croire au consommateur que le titulaire de la marque était responsable du processus entier de production » (Cass. com., 28 janvier 1992, n° 90-14.292, Bull. civ. IV). L’espèce portait sur des jeans authentiques de la marque Levi’s, acquis par un opérateur qui leur faisait subir un traitement chimique pour leur donner une apparence délavée, avant de les commercialiser sous la marque d’origine. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que ce traitement altérait l’état du produit et que le maintien de la marque sur un produit modifié constituait un usage illicite.
Cette solution ancienne a trouvé une résonance particulière dans les contentieux récents liés à l’upcycling de produits de luxe. Le tribunal judiciaire de Paris, dans une décision du 12 février 2025 opposant Rolex à la société Skeleton Concept, a considéré que des montres Rolex ayant subi des modifications substantielles ne pouvaient plus être regardées comme les produits initialement mis sur le marché par le titulaire de la marque. Selon les motifs du jugement, « la fonction essentielle de garantie d’origine du produit aux consommateurs par la mention de la marque est mise à mal lorsque le produit vendu sous la marque d’origine a, postérieurement à sa mise sur le marché, été transformé au point que sa nature en a été changée » et le consommateur risque alors « d’imputer à son titulaire l’état modifié de ce produit » (TJ Paris, 12 février 2025, n° 22/09315). Par ailleurs, dans l’affaire Hermès International contre la société Maison R&C, le même tribunal a retenu que l’incorporation de fragments de foulards Hermès dans des vestes en jean aboutissait à la création de produits distincts de ceux initialement commercialisés, faisant ainsi obstacle au jeu de l’épuisement (TJ Paris, 10 avril 2025, n° 22/10720).
Cette approche n’est pas isolée en droit comparé. La Haute Cour de Singapour a jugé, dans l’affaire Louis Vuitton Malletier contre Ng Hoe Seng, que l’authenticité éventuelle des matériaux utilisés ne suffisait pas à faire des produits litigieux des produits Louis Vuitton, ceux-ci constituant en réalité des créations nouvelles distinctes des articles initialement commercialisés (High Court of Singapore, Louis Vuitton Malletier v Ng Hoe Seng [2025] SGHC 44). Sans reposer sur des fondements juridiques strictement identiques, ces décisions convergent vers une même idée : l’épuisement des droits protège la revente d’un produit authentique, mais ne couvre pas nécessairement la commercialisation d’un produit nouveau résultant de sa transformation substantielle. La Cour de justice de l’Union européenne elle-même a consacré un raisonnement analogue en droit d’auteur dans l’affaire Art & Allposters International, en jugeant que la règle d’épuisement du droit de distribution ne s’applique pas lorsque la reproduction d’une oeuvre protégée a subi « un remplacement de son support » et qu’elle est « à nouveau mise sur le marché sous sa nouvelle forme » (CJUE, 22 janvier 2015, C-419/13, Art & Allposters International). Si la transposition de cette solution du droit d’auteur au droit des marques n’est pas mécanique, elle témoigne d’une réticence commune à étendre l’épuisement à des produits qui ne correspondent plus à ceux initialement mis sur le marché par le titulaire des droits.
En droit français, l’article L. 713-2, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, prohibe la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement, sauf autorisation du titulaire. L’usage de la marque sur un produit transformé tombe sous le coup de cette prohibition dès lors que la transformation est d’une ampleur telle que le produit ne correspond plus à celui que le titulaire a entendu placer sous sa marque. Les juges du fond disposent à cet égard d’un pouvoir souverain d’appréciation pour caractériser le degré de transformation qui fait basculer l’opération de la licéité vers la contrefaçon. La Cour de cassation exerce sur cette qualification un contrôle discipliné, vérifiant que les juges du fond ont caractérisé des faits de nature à justifier légalement leur décision, sans substituer leur propre appréciation à la leur.
II. La protection des marques notoires face aux pratiques d’upcycling : au-delà de la contrefaçon
A. La fonction de garantie d’origine comme rempart à l’utilisation commerciale de la renommée d’autrui
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 21 mai 2026 dans le litige opposant la maison Chanel à la société Kamad Reworked illustre avec une particulière netteté les tensions entre l’économie circulaire et le droit des marques. Dans cette affaire, la défenderesse commercialisait des colliers, bracelets, boucles d’oreilles et chaînes de ceinture composés de breloques reproduisant le célèbre monogramme à double C de Chanel ainsi que les signes verbaux Chanel et Coco. La société Kamad Reworked, qui revendiquait une démarche d’upcycling, soutenait que ces éléments provenaient de boutons ou accessoires authentiques acquis sur le marché de seconde main puis réutilisés. Chaque produit était présenté comme une création originale de la défenderesse et accompagné d’un certificat d’authenticité précisant que la société n’était pas affiliée à Chanel (TJ Paris, 21 mai 2026, RG n° 25/00621).
Le tribunal a constaté, en premier lieu, qu’aucun élément de preuve ne permettait d’établir l’origine exacte des breloques utilisées, ce qui fragilisait déjà considérablement la défense fondée sur l’épuisement des droits. Mais l’intérêt principal de la décision réside ailleurs. Le tribunal a indiqué que, même si l’authenticité des composants avait été démontrée, l’exception d’épuisement n’aurait pas été applicable au motif que les éléments estampillés Chanel avaient été combinés avec des éléments étrangers à la maison de luxe afin de former un produit entièrement nouveau, insusceptible, en tant que tel, d’avoir été mis sur le marché par Chanel ou avec son consentement. La fonction essentielle de la marque, qui est de garantir l’identité d’origine du produit, se trouvait ainsi mise en échec par la transformation opérée.
Le tribunal a en outre relevé que le célèbre monogramme composé de deux « C » entrelacés occupait une position dominante sur les bijoux commercialisés, constituant pour le consommateur moyen un indicateur d’origine immédiatement associé à la maison Chanel. La notoriété exceptionnelle des marques Chanel dans le secteur de la mode et des accessoires renforçait l’appréciation du risque de confusion. L’usage des disclaimers n’a pas convaincu les juges, qui ont estimé que la mention selon laquelle l’acheteur acquérait « une création Kamad et non une création de la marque dont la pièce upcyclée provient » ne réduisait pas le risque de confusion, mais était au contraire susceptible de l’aggraver en suggérant précisément qu’une partie du produit provenait effectivement de la maison de luxe. La remise de certificats d’authenticité a été sanctionnée comme constitutive d’une pratique commerciale trompeuse, l’utilisation répétée des notions d’authenticité et d’originalité étant de nature à convaincre les consommateurs de la licéité de la commercialisation alors même qu’elle constituait une contrefaçon de marque.
Cette analyse dépasse la simple reproduction matérielle des signes. Elle repose également sur la renommée de la marque et sur son pouvoir d’attraction auprès des consommateurs. Le tribunal a ainsi pleinement fait application du standard de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibe l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, lequel comprend le risque d’association.
B. La fonction d’investissement : protéger la valeur économique de la marque au-delà du risque de confusion
Au-delà de la seule fonction de garantie d’origine, le droit des marques de l’Union européenne protège également la fonction d’investissement, reconnue par la Cour de justice dans l’arrêt Interflora du 22 septembre 2011 (C-323/09). Cette fonction protège la capacité du titulaire à préserver la réputation et le pouvoir d’attraction construits grâce aux investissements commerciaux consentis pour entretenir l’image de la marque. Dans l’affaire Chanel, le tribunal a expressément relevé que la maison de luxe investissait des centaines de millions d’euros afin d’entretenir l’image d’exclusivité et de prestige associée à ses marques. L’utilisation des signes distinctifs de Chanel sur des produits fabriqués en dehors des standards de qualité de la maison était susceptible de banaliser l’image de la marque et d’en diminuer l’exclusivité, portant ainsi atteinte à cette fonction d’investissement.
Cette analyse s’inscrit dans le prolongement des principes dégagés par la Cour de justice dans l’arrêt L’Oréal contre Bellure (CJUE, 18 juin 2009, C-487/07), selon lequel le titulaire d’une marque renommée est habilité à interdire l’usage d’un signe similaire qui, sans même créer de risque de confusion, « tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque » ou leur porte préjudice. L’upcycling, lorsqu’il consiste à extraire des éléments emblématiques d’une marque de luxe pour les incorporer dans des créations nouvelles, s’apparente précisément à cette captation de la valeur d’attraction de la marque. Le consommateur est attiré par la présence du monogramme Chanel ou de l’élément Hermès sur un produit qui, sans cela, ne présenterait pas le même attrait commercial. L’opérateur d’upcycling tire ainsi profit, sans contrepartie, des investissements considérables consentis par le titulaire pour construire et entretenir la désirabilité de sa marque. Or, cette captation de valeur est d’autant plus caractérisée que les produits upcyclés sont souvent commercialisés à des prix élevés, précisément en raison de la présence des signes distinctifs du titulaire, ce qui démontre que la valeur économique du produit final repose, pour une part substantielle, sur la renommée de la marque incorporée plutôt que sur le seul travail de transformation de l’opérateur.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de manière constante, sanctionné les comportements parasitaires consistant à se placer dans le sillage d’un opérateur économique pour tirer indûment profit de ses investissements. Ainsi que la Cour l’a rappelé dans un arrêt du 5 mars 2025, « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, Bull.). Par ailleurs, il est acquis que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément, « dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Bull.). Dès lors, un opérateur d’upcycling peut voir sa responsabilité engagée à la fois sur le terrain de la contrefaçon de marque, au titre des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, et sur celui de la concurrence déloyale ou du parasitisme au sens de l’article 1240 du Code civil, les deux fondements pouvant se cumuler sous réserve de ne pas conduire à une double indemnisation d’un même préjudice.
L’article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, en réservant au titulaire la faculté de s’opposer à la commercialisation du produit modifié, fournit un fondement autonome à l’action du titulaire, indépendamment de la démonstration d’un risque de confusion. Il suffit au titulaire d’établir que le produit a subi une modification ou une altération postérieure à sa mise sur le marché, et que cette modification justifie, au regard de ses intérêts légitimes, qu’il s’oppose à la poursuite de la commercialisation. La notion de motifs légitimes, qui figurait déjà à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2008/95/CE, a été maintenue dans la directive 2015/2436 et dans l’article L. 713-4 issu de l’ordonnance du 13 novembre 2019. Elle ouvre au titulaire une voie de protection qui ne se confond ni avec l’action en contrefaçon ni avec l’action en concurrence déloyale, mais qui s’articule avec elles dans une logique de protection globale de l’intégrité du signe distinctif. Le titulaire peut ainsi invoquer cette disposition pour s’opposer à la commercialisation de produits upcyclés sans avoir à démontrer l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, ce qui constitue un avantage procédural notable dans les contentieux de l’upcycling.
Enfin, il convient d’observer que la Cour de cassation a, dans un arrêt du 4 novembre 2020, rappelé que le droit conféré par la marque doit s’apprécier au regard des éléments résultant de l’enregistrement, indépendamment de l’usage effectif que le titulaire a pu en faire, et ce conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (Cass. com., 4 novembre 2020, n° 16-28.281, Bull., se référant à CJUE, 26 mars 2020, Cooper International Spirits, C-622/18). Cette précision, bien que rendue en matière de déchéance pour non-usage, confirme que l’étendue du droit exclusif du titulaire ne saurait être réduite en considération de circonstances postérieures à l’enregistrement, ce qui renforce la protection offerte au titulaire dans les contentieux de l’upcycling. L’opérateur qui invoque l’épuisement ne saurait utilement se prévaloir de l’absence d’exploitation de la marque par son titulaire dans le secteur de l’upcycling pour échapper aux poursuites.
Conclusion
La convergence des décisions rendues en France, à Singapour et au niveau de l’Union européenne dessine avec une netteté croissante les contours d’un régime juridique de l’upcycling en droit des marques. Sans condamner la pratique en elle-même, ces décisions en fixent les limites claires. L’épuisement des droits autorise la revente d’un produit authentique dans l’état dans lequel il a été mis sur le marché par le titulaire, mais ne permet pas sa transformation en un produit nouveau commercialisé sous l’attrait persistant d’une marque renommée. Les juridictions s’attachent ainsi à distinguer la simple revente, qui relève légitimement de l’épuisement, de la transformation substantielle, qui engage la responsabilité de l’opérateur sur le fondement des articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, le cas échéant cumulativement avec une action en parasitisme fondée sur l’article 1240 du Code civil. À mesure que l’upcycling se développe comme réponse aux préoccupations environnementales, un équilibre devra être trouvé entre les objectifs de durabilité et la protection des investissements consentis par les titulaires de droits. Les juridictions seront sans doute appelées à préciser le degré de transformation qui fait basculer l’opération de la licéité vers la contrefaçon, ainsi que la portée exacte de l’exception de motifs légitimes énoncée au second alinéa de l’article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle.
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