L’usage dans la vie des affaires en droit des marques : la construction prétorienne d’une condition implicite de l’action en contrefaçon par les chambres commerciale et criminelle de la Cour de cassation

Parmi les notions cardinales du droit des marques, celle d’usage dans la vie des affaires occupe une place singulière. Inscrite au cœur des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, elle conditionne l’existence même de la contrefaçon sans que le législateur n’en ait jamais livré de définition. Ce silence des textes a imposé à la jurisprudence, sous le double contrôle des chambres commerciale et criminelle de la Cour de cassation, un travail de construction prétorienne dont la présente étude entend restituer les lignes de force. La notion d’usage dans la vie des affaires irrigue l’ensemble du droit des marques sans que sa définition légale n’en épouse les contours avec précision. L’article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle confère au titulaire d’une marque enregistrée un droit de propriété sur celle-ci pour les produits ou services désignés. L’article L. 713-2 du même code prohibe, sauf autorisation, l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services identiques ou similaires lorsqu’il existe un risque de confusion. L’article L. 713-3 étend cette prohibition à l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à une marque de renommée, même pour des produits ou services non similaires, lorsqu’un tel usage tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice. Ces dispositions issues de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, transposant la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, placent la notion d’usage dans la vie des affaires au cœur du dispositif législatif. Pourtant, le législateur n’en a jamais donné de définition. C’est la jurisprudence, sous le double contrôle de la chambre commerciale et de la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui a progressivement précisé cette condition essentielle de l’action en contrefaçon, en distinguant notamment l’usage économique du simple usage privé ou satirique, et en articulant l’action civile avec les mécanismes de la concurrence déloyale.

I. L’usage dans la vie des affaires comme condition substantielle de l’action en contrefaçon

A. Une exigence d’origine européenne consacrée par la jurisprudence interne

La notion d’usage dans la vie des affaires tire son origine du droit de l’Union européenne. L’article 5 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, repris par l’article 10 de la directive (UE) 2015/2436, subordonne le droit d’interdiction du titulaire de la marque à l’existence d’un usage du signe litigieux dans la vie des affaires. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé de manière constante que le titulaire d’une marque ne peut interdire l’usage d’un signe par un tiers que si cet usage intervient dans la vie des affaires, sans le consentement du titulaire, pour des produits ou services identiques ou similaires et en portant atteinte à la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque. La Cour de cassation a pleinement intégré cette exigence dans son contrôle. Dans un arrêt du 13 octobre 2021, la chambre commerciale a ainsi opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que « la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon dès lors qu’une telle demande, même lorsqu’elle est accueillie, ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services en l’absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe et qu’en pareil cas, aucun risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, aucune atteinte à la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque, ne sont susceptibles de se produire » (Com. 13 oct. 2021, n° 19-20.504, Publié au Bulletin). Par cette décision, la Cour de cassation abandonnait sa jurisprudence antérieure qui considérait le dépôt d’une marque contrefaisante comme constitutif d’un acte de contrefaçon indépendamment de toute exploitation, et tirait les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice du 3 mars 2016 dans l’affaire Daimler (C-179/15), qui avait rappelé que le titulaire d’une marque ne peut interdire l’usage d’un signe par un tiers que si cet usage a lieu dans la vie des affaires et porte atteinte à la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque. Ce revirement illustre la pénétration du droit européen dans l’office du juge judiciaire français et la consécration d’un critère économique qui irrigue désormais l’ensemble du contentieux de la contrefaçon. Il met également en lumière la fonction pédagogique de la Cour de cassation, qui n’hésite pas à reconsidérer une jurisprudence établie lorsque l’interprétation du droit de l’Union par la Cour de justice l’impose.

B. L’interprétation prétorienne autonome du critère économique

En l’absence de définition légale, la jurisprudence a dû forger une grille de lecture autonome de la notion. La chambre criminelle, dans un arrêt du 27 février 2024, a apporté une contribution décisive à cette entreprise de définition. Statuant sur le pourvoi formé par une société de télévision contre une ordonnance de non-lieu dans l’affaire dite de l’affiche satirique BFM, la Cour a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que « l’affiche litigieuse elle-même ne relève pas de la vie des affaires, en ce qu’elle ne s’inscrit en rien dans le domaine économique ni ne vise à l’obtention d’un avantage direct ou indirect de nature économique » et que « la mention litigieuse, ainsi diffusée de façon restreinte et pour un temps donné, présente un caractère satirique, ne contient aucune proposition de produit, ne s’inscrit dans aucune activité économique et ne procède d’aucune opération commerciale » (Crim. 27 fév. 2024, n° 23-81.563, Publié au Bulletin). La Cour de cassation en a déduit que la chambre de l’instruction avait fait une exacte interprétation de la notion de vie des affaires au sens de l’article 5 de la directive 2008/95/CE, rappelant que la seule qualité de professionnel de la personne poursuivie ne suffit pas à caractériser un usage économique. Cette décision établit une distinction fondamentale entre le statut de l’auteur de l’usage et la nature intrinsèque de l’acte litigieux : un professionnel peut agir en dehors de la vie des affaires, de même qu’un particulier peut, dans certaines circonstances, y participer. La jurisprudence impose ainsi une analyse concrète de la finalité poursuivie par l’usage litigieux, indépendamment de la qualité de son auteur. Cette approche fonctionnelle de la notion de vie des affaires constitue l’un des apports majeurs de la construction prétorienne récente. Elle a été confortée par un arrêt de la chambre commerciale du 14 mai 2025 qui, dans le contentieux de la déchéance de marque, a précisé la méthodologie d’identification des sous-catégories autonomes de produits ou services aux fins d’apprécier l’usage sérieux, en énonçant que « le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel, ce qu’il convient d’apprécier de manière concrète » (Com. 14 mai 2025, n° 23-21.296, Publié au Bulletin). Ce prolongement de la logique fonctionnelle au domaine de la déchéance confirme que l’ensemble du droit des marques est désormais structuré autour d’une approche économique de la protection, que celle-ci soit envisagée sous l’angle offensif de l’action en contrefaçon ou sous l’angle défensif du maintien en vigueur du titre.

II. Les implications contentieuses de la distinction entre usage économique et actes étrangers à la vie des affaires

A. Le volet civil : entre irrecevabilité de l’action et articulation avec la concurrence déloyale

La distinction entre usage dans la vie des affaires et actes qui en sont exclus emporte des conséquences procédurales considérables. Sur le plan civil, l’article L. 716-4-3 du Code de la propriété intellectuelle sanctionne par l’irrecevabilité toute action en contrefaçon lorsque le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve d’un usage sérieux de celle-ci au cours des cinq années précédant la demande. Cette exigence, miroir inversé de la condition d’usage dans la vie des affaires imposée au défendeur, renforce la cohérence du système en subordonnant la protection à l’effectivité de l’exploitation économique. La chambre commerciale a par ailleurs précisé, dans un arrêt du 4 novembre 2020, que le titulaire d’une marque déchue pour défaut d’usage sérieux conserve néanmoins le droit de réclamer l’indemnisation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon intervenus avant la date d’effet de la déchéance, dès lors que « la déchéance d’une marque, prononcée en application de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, ne produisant effet qu’à l’expiration d’une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, son titulaire est en droit de se prévaloir de l’atteinte portée à ses droits sur la marque qu’ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance » (Com. 4 nov. 2020, n° 16-28.281, Publié au Bulletin). Cette solution consacre une dissociation utile entre le régime de la déchéance, qui opère pour l’avenir, et la sanction des actes de contrefaçon antérieurs, qui demeure possible.

L’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale constitue un second enjeu contentieux majeur. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 26 mars 2025, que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » et qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » (Com. 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). Cette décision permet au praticien de cumuler les fondements lorsque les faits litigieux, tout en échappant partiellement à la qualification de contrefaçon faute d’usage dans la vie des affaires, n’en constituent pas moins des actes de concurrence déloyale parasitaires. Par ailleurs, dans un arrêt du 18 mars 2026, la chambre commerciale a étendu cette logique en jugeant que la partie qui a introduit en première instance une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former pour la première fois en appel une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits (Com. 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). Cette solution témoigne de la volonté de la Cour de cassation de ne pas laisser sans sanction des comportements qui, sans relever strictement de la contrefaçon, n’en constituent pas moins des fautes dommageables.

La chambre commerciale a également rappelé, dans l’arrêt Lohr du 15 mai 2024, que le titulaire d’une marque ne peut interdire à un tiers d’en faire usage dans la vie des affaires pour désigner ou mentionner des produits comme étant ceux du titulaire, lorsque cet usage est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée (Com. 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin). Cette exception dite de la référence nécessaire, codifiée à l’article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, constitue une limite importante au droit exclusif du titulaire et témoigne de la recherche d’un équilibre entre protection de la marque et liberté du commerce. En censurant une interdiction générale qui ne réservait pas un tel usage, la Cour de cassation a rappelé que la sanction de la contrefaçon ne saurait aboutir à entraver le fonctionnement normal du marché.

B. Le volet pénal : une condition implicite aux effets redoutables

Sur le plan pénal, la notion d’usage dans la vie des affaires produit des effets d’une particulière intensité. L’article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle punit de quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 euros d’amende le fait d’importer, d’exporter ou de produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaisante, ces peines étant portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée. L’article L. 716-10 du même code réprime l’usage et la reproduction de marque sans autorisation. Or, et c’est là un paradoxe apparent, la lettre de ces incriminations ne mentionne pas expressément l’exigence d’un usage dans la vie des affaires. C’est la jurisprudence qui, sous l’impulsion du droit européen, a intégré cette condition dans l’interprétation des textes d’incrimination.

Dans l’arrêt précité du 27 février 2024, la chambre criminelle a clairement affirmé que l’article L. 716-10 doit être interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et que l’absence d’usage dans la vie des affaires justifie un non-lieu. La doctrine a relevé, dans un commentaire de cette décision publié au Dalloz, que « bien que cette exigence ne soit pas intégrée à la lettre de l’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, la notion d’usage dans la vie des affaires est une condition nécessaire à l’action en contrefaçon » et que « cette exigence résulte de l’harmonisation des législations européennes et matérialise le fait que l’objet social protégé par les infractions de contrefaçon est exclusivement économique ». La chambre criminelle, par cette décision, opère ainsi un alignement du droit pénal des marques sur les standards européens, en subordonnant la répression à la démonstration d’un avantage économique poursuivi par l’auteur de l’usage litigieux.

Cette exigence jurisprudentielle n’est toutefois pas sans soulever des difficultés probatoires pour les parties civiles. En effet, la démonstration du caractère économique d’un usage peut s’avérer délicate lorsque l’auteur dissimule ses intentions commerciales derrière un voile associatif, satirique ou privé. La chambre criminelle a toutefois rappelé, dans un arrêt du 27 mai 2025, la vigueur de la répression en matière de contrefaçon de marques lorsque l’usage économique est avéré, en validant la condamnation de prévenus à verser à la partie civile une somme de 601 020 euros au titre du profit généré par les faits de contrefaçon, en sus des peines d’amende et de confiscation (Crim. 27 mai 2025, n° 23-86.955). L’attribution de cette somme à la partie civile, cumulativement aux sanctions pénales, traduit la volonté du législateur et du juge répressif d’assurer une réparation intégrale du préjudice subi par le titulaire de la marque, en privant le contrefacteur des profits qu’il a retirés de son activité illicite. Cette décision illustre la sévérité de la réponse pénale lorsque la condition d’usage dans la vie des affaires est remplie, le juge répressif pouvant cumuler les sanctions pénales, les confiscations douanières et la restitution des profits illicites à la partie civile, dans une logique de neutralisation économique complète de la contrefaçon.

La jurisprudence pénale a également été confrontée à la difficile articulation entre la condition d’usage dans la vie des affaires et la matérialité des infractions de détention et d’importation de marchandises contrefaisantes. L’article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle incrimine en effet l’importation, l’exportation et la production industrielle de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, sans exiger expressément de commercialisation effective. La chambre criminelle a toutefois maintenu une interprétation exigeante de la condition d’usage dans la vie des affaires, comme en témoigne l’arrêt du 27 février 2024 précité. Cette exigence ne paralyse pas pour autant la répression des trafics de contrefaçon, dès lors que les actes d’importation ou de détention en vue de la vente caractérisent par nature un usage économique.

Par ailleurs, le champ de l’incrimination pénale a été précisé par la chambre criminelle dans un arrêt du 11 juin 2025 relatif aux pièces détachées automobiles, dans lequel elle a jugé que la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a modifié l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle pour exclure du champ de la protection les pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur, devait recevoir application immédiate aux poursuites en cours comme loi pénale plus douce (Crim. 11 juin 2025, n° 23-83.474, Publié au Bulletin). Cette décision, qui valide la conformité de ces dispositions au droit de propriété garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, participe de la même logique de délimitation du périmètre de la protection par référence à une finalité économique légitime.

Conclusion

La construction prétorienne de la notion d’usage dans la vie des affaires par la chambre commerciale et la chambre criminelle de la Cour de cassation révèle une cohérence d’ensemble remarquable. Qu’il s’agisse du volet civil ou du volet pénal, la jurisprudence a fait de ce critère économique la clé de voûte du droit de la contrefaçon de marques, en écartant tant les usages purement privés ou satiriques que les actes préparatoires dépourvus de toute commercialisation effective. Cette construction, largement irriguée par le droit de l’Union européenne, confère au droit français des marques une assise conceptuelle solide, tout en ménageant des passerelles avec le droit de la concurrence déloyale lorsque les faits échappent à la qualification de contrefaçon. L’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, désormais clarifiée par les arrêts de 2025 et 2026, offre aux titulaires de droits un arsenal contentieux complet. La jurisprudence a également démontré sa capacité à maintenir un équilibre entre la protection des droits privatifs et la liberté du commerce, notamment en réservant l’exception de la référence nécessaire et en refusant de sanctionner les usages dépourvus de finalité économique. L’évolution de la jurisprudence dans les prochaines années devra préciser si la notion d’usage dans la vie des affaires est appelée à connaître de nouvelles extensions, notamment face aux usages numériques émergents, aux pratiques de contournement qui se développent dans l’économie des plateformes et aux contentieux mettant en cause des systèmes d’intelligence artificielle générative dont les données d’entraînement interrogent la frontière entre usage privé et exploitation économique. La cohérence dégagée par la Cour de cassation depuis 2020, qu’il s’agisse du revirement sur le dépôt de marque, de l’arrêt BFM sur l’usage satirique, de l’articulation désormais clarifiée avec la concurrence déloyale ou de la rigueur maintenue de la répression pénale, fournit aux praticiens un cadre d’analyse robuste. Il leur appartient désormais d’en maîtriser les ressorts pour orienter leurs stratégies contentieuses, en ayant à l’esprit que la seule titularité d’une marque ne suffit jamais à fonder une action en contrefaçon : encore faut-il démontrer que l’usage litigieux s’inscrit dans le champ de la vie des affaires.