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La déchéance des marques patronymiques de créateurs pour usage trompeur : de l’arrêt Emanuel au revirement Castelbajac du 18 décembre 2025

La déchéance des marques patronymiques de créateurs pour usage trompeur : de l’arrêt Emanuel au revirement Castelbajac du 18 décembre 2025

Les marques patronymiques occupent une place singulière dans le droit des signes distinctifs. Elles se situent à la frontière entre l’indicateur d’origine commerciale et l’incarnation d’une personnalité créative. Dans les secteurs de la mode, du luxe et du design, le nom du créateur ne constitue pas seulement une garantie de provenance des produits, mais véhicule également une promesse stylistique et une attente forte quant à l’implication personnelle de celui dont le nom est exploité. Cette dualité soulève une question juridique fondamentale : dans quelle mesure le titulaire d’une marque constituée du patronyme d’un créateur peut-il continuer à exploiter ce signe après que le créateur a cessé toute collaboration avec l’entreprise, sans induire le public en erreur sur la paternité des créations ?

Le droit de l’Union européenne a longtemps apporté une réponse libérale à cette interrogation, par l’arrêt Emanuel rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 30 mars 2006 (CJCE, 30 mars 2006, C-259/04). Cette décision avait consacré le principe selon lequel le titulaire d’une marque correspondant au nom du créateur ne peut, en raison de cette seule particularité, être déchu de ses droits au motif que ladite marque induirait le public en erreur. L’arrêt Castelbajac, rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 18 décembre 2025 (CJUE, 18 déc. 2025, C-168/24), opère sur ce point un revirement significatif dont la portée doctrinale et pratique mérite une analyse approfondie. La Cour y juge que les directives européennes successives sur les marques ne s’opposent pas au prononcé de la déchéance d’une marque constituée du patronyme d’un créateur de mode lorsque son usage conduit le consommateur moyen à croire, à tort, que ce créateur participe à la conception des produits.

Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement de la protection des consommateurs face aux risques de déceptivité des signes distinctifs, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation française s’était déjà faite le relais par son arrêt de renvoi préjudiciel du 28 février 2024 (Com., 28 fév. 2024, n°22-23.833, Publié au Bulletin). L’analyse de cette trajectoire jurisprudentielle permet de mesurer le chemin parcouru depuis l’orthodoxie libérale d’Emanuel jusqu’à la reconnaissance, par l’arrêt Castelbajac, d’une déceptivité spécifique tenant à la tromperie sur la paternité stylistique.

I. L’orthodoxie libérale de l’arrêt Emanuel et ses fondements juridiques

A. Le principe de libre cessibilité du nom patronymique érigé en marque

Le point de départ de la réflexion réside dans l’articulation entre le droit des marques et le droit du nom patronymique. En droit français, la jurisprudence a admis de longue date que le nom patronymique, une fois érigé en marque, puisse faire l’objet d’une cession et être exploité indépendamment de toute implication personnelle de son porteur. Cette position a été illustrée par l’affaire Inès de la Fressange, dans laquelle les juridictions ont jugé que l’exploitation de la marque correspondant au nom de la créatrice, après la rupture de ses liens contractuels avec la société titulaire, n’était pas en elle-même constitutive d’un usage trompeur, en l’absence de manœuvres destinées à faire croire au public à une collaboration persistante.

Au niveau de l’Union européenne, cette approche a été consacrée par l’arrêt Emanuel (CJCE, 30 mars 2006, C-259/04). La Cour de justice des Communautés européennes, interprétant la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, a jugé que le titulaire d’une marque correspondant au nom du créateur et premier fabricant des produits portant cette marque ne peut, en raison de cette seule particularité, être déchu de ses droits au motif que ladite marque induirait le public en erreur au sens de l’article 12, paragraphe 2, sous b), de cette directive. La Cour de justice a, en particulier, considéré que « quand bien même un consommateur moyen pourrait être influencé dans son acte d’achat en imaginant que la personne physique a participé à la création du produit revêtu de la marque, cette circonstance ne peut être, à elle seule, de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance dudit produit ».

Or, cette solution reposait sur une distinction fondamentale entre la tromperie sur les qualités intrinsèques du produit et la tromperie sur l’identité du créateur. La Cour avait ajouté, au point 50 de l’arrêt Emanuel, que si, dans la présentation de la marque, il existait une volonté de l’entreprise de faire croire au consommateur que la personne physique est toujours la créatrice des produits portant la marque ou qu’elle participe à leur création, il s’agirait d’une manœuvre qui pourrait être jugée dolosive mais qui ne pourrait être analysée comme une tromperie au sens de l’article 3 de la directive et qui, de ce fait, n’affecterait pas la marque elle-même et, par voie de conséquence, la possibilité de l’enregistrer.

Cette position a été interprétée par une partie de la doctrine comme établissant une immunité de principe des marques patronymiques à l’égard du mécanisme de la déchéance pour déceptivité. C’est en ce sens que s’était prononcé le tribunal judiciaire de Paris par un jugement du 26 juin 2020 dans l’affaire ayant donné lieu au renvoi préjudiciel. C’est également ainsi que l’avocate générale près la Cour de cassation avait analysé la portée de l’arrêt Emanuel, citant la doctrine française majoritaire.

Par ailleurs, le droit commun de la vente apportait un tempérament supplémentaire à la possibilité pour le cédant d’une marque patronymique d’en contester ultérieurement l’exploitation. En application de l’article 1628 du code civil (C. civ., art. 1628), aux termes duquel « quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel », le cédant de droits portant sur une marque est tenu à la garantie d’éviction. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 28 février 2024 (Com., 28 fév. 2024, n°22-23.833, Publié au Bulletin), a ainsi rappelé que « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur », en se référant à sa jurisprudence antérieure (Com., 31 janv. 2006, n°05-10.116, Bull. 2006, IV, n°27). Cette règle consolidait l’édifice libéral en protégeant la sécurité des transactions portant sur les marques patronymiques.

B. Les limites inhérentes au mécanisme de la déchéance pour déceptivité

L’encadrement juridique de la déchéance pour usage trompeur devait, en toute hypothèse, composer avec la nature même de ce mécanisme. L’article L. 714-6, b), du code de la propriété intellectuelle (CPI, art. L. 714-6), dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, disposait qu’« encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ». Ce texte, qui a successivement assuré la transposition de l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 89/104/CEE puis des dispositions identiques de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 et, enfin, de l’article 20, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, fixait un standard exigeant.

La Cour de justice avait en effet précisé, dès l’arrêt Gorgonzola (CJCE, 4 mars 1999, C-87/97), que les cas de déchéance pour déceptivité supposent que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur. Ce standard élevé trouvait sa justification dans la gravité de la sanction : la déchéance emporte la perte du droit de propriété intellectuelle pour l’ensemble des produits et services désignés par l’enregistrement, et non pour les seuls produits pour lesquels l’usage trompeur est caractérisé.

À cet égard, l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 décembre 2023 (Com., 6 déc. 2023, n°20-18.653, Publié au Bulletin) avait rappelé, dans une affaire concernant la commercialisation d’échantillons gratuits de produits cosmétiques de marque Chanel, l’importance de la fonction essentielle de garantie d’origine des produits que remplit la marque. La Cour y avait jugé, au visa de l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle, que la fourniture par le titulaire d’une marque, à ses distributeurs agréés, de flacons revêtus de cette marque destinés à être donnés aux consommateurs en tant qu’échantillons gratuits « ne constitue pas, en l’absence d’éléments probants contraires, une mise dans le commerce » au sens des directives européennes, en se référant à l’arrêt L’Oréal de la Cour de justice (CJUE, 12 juil. 2011, C-324/09). La chambre commerciale en avait déduit qu’« en conséquence, la commercialisation ultérieure de ces échantillons caractérise une atteinte à l’objet spécifique du droit des marques et donc à la fonction essentielle de garantie d’origine des produits d’une marque ».

Cet arrêt, bien que portant sur l’épuisement des droits et non sur la déchéance pour déceptivité, illustre la vigilance avec laquelle le juge français protège les fonctions de la marque, au premier rang desquelles figure la fonction d’indication d’origine. Or, précisément, la question posée par les marques patronymiques de créateurs est de savoir si la fonction d’indication d’origine peut être altérée non par une confusion sur la provenance commerciale du produit, mais par une erreur sur l’identité de la personne physique ayant conçu le produit. C’est cette question qui allait être soumise à la Cour de justice par la chambre commerciale de la Cour de cassation.

Le tribunal de l’Union européenne avait lui-même entretenu une certaine ambiguïté sur ce point. Dans son arrêt Fiorucci (TUE, 14 mai 2009, T-165/06), statuant sur le fondement du règlement (CE) n°40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire dont les dispositions sont en substance identiques à celles de l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 89/104, le tribunal avait écarté la demande de déchéance fondée sur l’utilisation trompeuse de la marque portant sur le nom de famille d’un créateur, non au motif qu’il serait exclu qu’un tel usage trompeur de la marque entraînerait sa déchéance pour déceptivité, mais en énonçant que la partie demanderesse n’apportait aucune preuve d’usage de la marque après son enregistrement. Cette motivation laissait ouverte la possibilité d’une déchéance pour usage trompeur d’une marque patronymique, pourvu que la preuve d’un tel usage fût rapportée.

L’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle (CPI, art. L. 711-2) prohibe d’ailleurs, en son 8°, l’enregistrement d’« une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ». Cette disposition, qui régit les conditions de validité à l’enregistrement, trouve son prolongement dans le mécanisme de la déchéance pour déceptivité post-enregistrement de l’article L. 714-6. L’unité de la notion de tromperie à travers ces deux dispositions constituait le postulat implicite de l’arrêt Emanuel. C’est précisément ce postulat que l’arrêt Castelbajac est venu préciser et nuancer.

II. Le revirement opéré par l’arrêt Castelbajac du 18 décembre 2025

A. La reconnaissance d’une déceptivité par tromperie sur la paternité stylistique

L’affaire Castelbajac trouve son origine dans la procédure collective d’une société de prêt-à-porter fondée par un créateur de mode français reconnu. Dans le cadre du plan de cession, la société PMJC avait repris l’ensemble des actifs, incluant plusieurs marques verbales composées du nom patronymique du créateur. Un protocole de prestations de services avait été conclu, confiant au créateur une mission de direction artistique. Cette collaboration avait pris fin le 31 décembre 2015, tandis que la société PMJC continuait à exploiter les marques litigieuses. Le créateur avait alors engagé une action en déchéance de ces marques pour usage trompeur, soutenant que leur exploitation postérieure à la rupture de la collaboration laissait croire au public qu’il participait toujours à la conception des produits.

Saisie du litige, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 28 février 2024 (Com., 28 fév. 2024, n°22-23.833, Publié au Bulletin), opéré un double mouvement. En premier lieu, elle a écarté la fin de non-recevoir tirée de la garantie d’éviction due par le cédant au cessionnaire. La Cour a en effet jugé « qu’il est fait exception à la règle énoncée au paragraphe 10 lorsque l’action en déchéance pour déceptivité acquise d’une marque est fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire ». Ce considérant, qui constitue un infléchissement notable de la jurisprudence antérieure, ouvre au créateur cédant la possibilité d’agir en déchéance lorsque le cessionnaire exploite la marque de manière trompeuse postérieurement à la cession. La Cour a également relevé que « la marque ne doit pas être exploitée dans des conditions de nature à tromper effectivement le public ou à créer un risque grave de tromperie » et que « le cédant peut être le mieux, voire le seul, à même d’identifier l’existence d’une tromperie effective du public ou d’un risque grave d’une telle tromperie ».

En second lieu, et surtout, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle ainsi libellée : « Les articles 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques et 20, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au prononcé de la déchéance d’une marque constituée du nom de famille d’un créateur en raison de son exploitation postérieure à la cession dans des conditions de nature à faire croire de manière effective au public que ce créateur participe toujours à la création des produits marqués alors que tel n’est plus le cas ? »

La chambre commerciale a, ce faisant, pris le soin de rappeler la substance de la jurisprudence Emanuel en ces termes : interprétant la directive 89/104/CEE, la Cour de justice avait jugé que « quand bien même un consommateur moyen pourrait être influencé dans son acte d’achat en imaginant que la personne physique a participé à la création du produit revêtu de la marque, cette circonstance ne peut être, à elle seule, de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance dudit produit ». Elle avait ajouté, au point 50, que les manœuvres destinées à faire croire à l’implication persistante du créateur « ne pourrait être analysée comme une tromperie au sens de l’article 3 de la directive et, de ce fait, n’affecterait pas la marque elle-même ». La Cour de cassation a cependant relevé que l’arrêt Emanuel, interprétant l’article 3 de la directive relatif aux motifs de refus d’enregistrement, n’avait « pas expressément étendu les motifs de ce point 50 à l’interprétation de l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la même directive », relatif à la déchéance. Cette distinction entre les conditions de l’enregistrement et les conditions du maintien du droit constituait la brèche par laquelle le revirement allait s’opérer.

La réponse de la Cour de justice, rendue le 18 décembre 2025 (CJUE, 18 déc. 2025, C-168/24), est dépourvue d’ambiguïté. La Cour juge que les dispositions précitées « doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas au prononcé de la déchéance d’une marque constituée du patronyme d’un créateur de mode au motif que, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes, l’usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement est de nature à avoir pour effet que cette marque conduit le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à croire, à tort, que ce créateur a participé à la conception des produits revêtus de ladite marque ».

Cette solution emporte deux conséquences majeures. D’une part, elle écarte l’interprétation maximaliste de l’arrêt Emanuel qui tendait à conférer une immunité de principe aux marques patronymiques face au mécanisme de la déchéance pour déceptivité. La Cour de justice reconnaît désormais qu’une tromperie sur la paternité stylistique — c’est-à-dire sur l’identité de la personne à l’origine de la conception des produits — peut constituer un motif de déchéance au sens des directives européennes. D’autre part, elle ancre l’appréciation de la déceptivité dans une analyse concrète, exigeant du juge national qu’il prenne en considération « l’ensemble des circonstances pertinentes » pour déterminer si l’usage de la marque conduit effectivement le consommateur à se méprendre sur l’implication du créateur.

L’article L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI, art. L. 713-1) dispose que « l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés ». Ce droit de propriété, dont l’arrêt Castelbajac ne remet nullement en cause l’existence, se trouve désormais assorti d’une limite renforcée : il ne peut être exercé dans des conditions qui conduiraient le consommateur à se méprendre sur l’identité du créateur lorsque la marque est constituée de son patronyme. L’article L. 714-3 du même code (CPI, art. L. 714-3) rappelle d’ailleurs que « l’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2 et L. 711-3 ». La nullité pour défaut de conditions de validité à l’enregistrement et la déchéance pour déceptivité acquise post-enregistrement participent ainsi d’une même logique de police des signes distinctifs.

Dès lors, le critère déterminant n’est plus la seule nature patronymique de la marque, mais bien les conditions concrètes de son exploitation postérieurement à la rupture des liens entre le créateur et le titulaire. Par ailleurs, l’arrêt de la chambre commerciale du 19 mars 2025 (Com., 19 mars 2025, n°23-18.728, Publié au Bulletin), rendu dans l’affaire du Tour de France, avait rappelé avec netteté les exigences de l’appréciation de la similitude des signes en conflit, en jugeant que « cette comparaison doit s’opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit sans tenir compte des conditions de commercialisation des produits ou des services qu’ils désignent ». La solution Castelbajac s’inscrit dans une logique complémentaire mais distincte : là où le contrôle de la similitude porte sur les qualités intrinsèques du signe, le contrôle de la déceptivité post-enregistrement porte, quant à lui, sur les conditions concrètes d’exploitation de la marque et sur la perception qu’en a le consommateur.

B. Les conséquences pratiques pour les cessions d’entreprises du secteur du luxe et de la mode

La portée pratique de l’arrêt Castelbajac dépasse le seul cas d’espèce et intéresse l’ensemble des opérations de cession d’entreprises dans les secteurs où la valeur des actifs incorporels est étroitement liée à la personnalité du créateur. Dans l’industrie de la mode, du luxe, du design et, plus largement, dans tous les secteurs où l’image du créateur constitue un élément central de l’attractivité de la marque, la solution retenue par la Cour de justice impose une vigilance accrue dans la structuration des cessions.

En premier lieu, l’acquéreur d’une marque patronymique ne peut plus se prévaloir d’une liberté absolue dans les modalités d’exploitation post-cession. L’arrêt du 28 février 2024 (Com., 28 fév. 2024, n°22-23.833) avait certes tempéré la rigueur de la garantie d’éviction en réservant l’hypothèse de « faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire ». Mais l’arrêt Castelbajac du 18 décembre 2025 (CJUE, 18 déc. 2025, C-168/24) va plus loin en admettant que la déchéance puisse être prononcée indépendamment de toute faute qualifiée du cessionnaire, sur le seul fondement de l’effet trompeur de l’usage de la marque sur le consommateur moyen. Cette évolution modifie substantiellement l’équilibre des droits et obligations entre cédant et cessionnaire.

En deuxième lieu, la solution retenue par la Cour de justice impose de repenser les clauses des protocoles de cession relatifs à l’exploitation future des marques patronymiques. Les stipulations organisant la collaboration postérieure entre le créateur et le cessionnaire, qu’il s’agisse de contrats de direction artistique, de prestations de services ou de licences de droits d’auteur, deviennent déterminantes pour apprécier le caractère trompeur ou non de l’usage de la marque après la cessation de cette collaboration. La durée, l’étendue et la visibilité de la collaboration postérieure conditionnent directement la perception du consommateur quant à l’implication persistante du créateur.

En troisième lieu, l’arrêt invite à une réflexion sur l’articulation entre le droit des marques et le droit commun de la responsabilité civile. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 28 février 2024, avait pris soin de réserver l’hypothèse d’une faute du cessionnaire pour écarter la garantie d’éviction. La Cour de justice, pour sa part, ne subordonne pas le prononcé de la déchéance à la preuve d’une faute, mais à la constatation d’un effet trompeur de l’usage. Cette dissociation entre la déchéance, sanction objective du droit des marques, et la responsabilité civile, sanction subjective de droit commun, pourrait conduire à une dualité de contentieux qu’il appartiendra à la pratique de clarifier.

Enfin, la solution Castelbajac doit être lue en combinaison avec les autres mécanismes de protection du consommateur prévus par le droit des marques. L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 novembre 2025 (Com., 13 nov. 2025, n°24-10.672, Publié au Bulletin), rendu en matière de position distinctive autonome de la marque antérieure dans un signe composé, témoigne de cette même préoccupation : la Cour y a jugé qu’« il appartient aux juges du fond, aux fins de déterminer si la marque antérieure conserve dans le signe postérieur composé une position distinctive autonome, de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur ». La protection de la perception du consommateur constitue ainsi le fil conducteur de la jurisprudence contemporaine du droit des marques, qu’il s’agisse du contentieux de la validité, de la contrefaçon ou de la déchéance.

Conclusion

L’arrêt Castelbajac du 18 décembre 2025 marque une étape décisive dans la construction du droit européen des marques patronymiques. En abandonnant l’approche libérale qui prévalait depuis l’arrêt Emanuel de 2006, la Cour de justice de l’Union européenne a fait le choix de renforcer la protection du consommateur face aux risques de déceptivité engendrés par l’exploitation post-cession des marques de créateurs. Cette solution, qui s’inscrit dans la droite ligne du renvoi préjudiciel opéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 février 2024, confère au juge national un office renouvelé dans l’appréciation concrète des conditions d’exploitation des marques patronymiques.

Les conséquences pratiques de ce revirement sont considérables pour l’ensemble des acteurs économiques des secteurs de la mode, du luxe et du design. La structuration des cessions d’actifs incorporels, la rédaction des protocoles de prestations de services et l’anticipation des risques contentieux post-cession appellent désormais une attention particulière aux conditions dans lesquelles le nom du créateur continuera d’être exploité après la rupture de sa collaboration avec le titulaire de la marque. La distinction entre l’indicateur d’origine commerciale et l’incarnation d’une personnalité créative, qui fonde la singularité des marques patronymiques, demeure plus que jamais au cœur des arbitrages juridiques à venir.

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