La protection de la marque de renommée en droit français : le dépassement du principe de spécialité dans la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation
Le droit des marques repose classiquement sur le principe de spécialité, en vertu duquel la protection conférée par l’enregistrement est limitée aux produits et services désignés dans le dépôt. Ce principe connaît toutefois une exception majeure dont l’importance ne cesse de croître dans le contentieux contemporain de la propriété industrielle : le régime de la marque de renommée, qui permet au titulaire d’une marque jouissant d’une reconnaissance particulière auprès du public d’en interdire l’usage pour des produits ou services sans rapport avec ceux visés à l’enregistrement. Ce mécanisme, aujourd’hui consacré à l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle et à l’article L. 711-3, I, 2° du même code, trouve sa source dans la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. Il constitue une arme contentieuse redoutable, que la chambre commerciale de la Cour de cassation et la Cour de justice de l’Union européenne n’ont cessé de préciser depuis deux décennies. Un arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 29 octobre 2025 dans l’affaire ITRON (T-565/24) est venu rappeler avec éclat que la raison d’être de ce régime réside précisément dans le dépassement du principe de spécialité, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle ayant été sanctionné pour avoir appliqué, au mépris d’une jurisprudence désormais bien établie, les règles du risque de confusion classique à une marque dont la renommée était pourtant reconnue. Cet épisode contentieux invite à un examen renouvelé de la construction prétorienne qui entoure la protection des marques renommées en droit français.
I. Le régime dérogatoire de la marque de renommée : un dépassement du principe de spécialité
A. Le fondement textuel d’une protection élargie
L’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, que « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice » (article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle). La formule « identiques, similaires ou non similaires » constitue le cœur de la dérogation au principe de spécialité : le titulaire peut agir même lorsque les produits ou services sont radicalement étrangers à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée. Par ailleurs, l’article L. 711-3, I, 2° du même code prévoit que ne peut être valablement enregistrée une marque postérieure portant atteinte à « une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu’elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porterait préjudice » (article L. 711-3, I, 2°, du code de la propriété intellectuelle). Ce double dispositif, protecteur et annulatoire, confère à la marque de renommée une force juridique qui transcende la délimitation des classes de produits et services.
Ce régime trouve son origine dans la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, dont l’article 10, paragraphe 2, sous c), impose aux États membres d’offrir au titulaire d’une marque jouissant d’une renommée le droit d’interdire l’usage d’un signe pour des produits ou services non similaires lorsque cet usage tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque. La Cour de justice, dans ses arrêts fondateurs Adidas du 23 octobre 2003 (C-408/01) et Intel du 27 novembre 2008 (C-252/07), a posé les jalons de l’interprétation uniforme de cette protection. Dans Adidas, elle a jugé que la protection des marques renommées « n’exige pas un risque de confusion » entre les signes en cause, mais suppose que le public établisse un lien entre le signe contesté et la marque renommée. Dans Intel, elle a précisé que l’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement en tenant compte de l’ensemble des facteurs pertinents, et que plus la renommée et le caractère distinctif de la marque antérieure sont importants, plus l’existence d’un préjudice ou d’un profit indu sera facilement admise.
En droit interne, la dualité terminologique entre la « marque de renommée » de l’article L. 713-3 et la « marque notoirement connue » de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle doit être nettement distinguée. L’article L. 713-5, qui transpose l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dispose que « ne constitue pas une contrefaçon mais engage la responsabilité civile de son auteur l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, non autorisé par le titulaire d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle » de signes identiques ou similaires (article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle). La marque de renommée constitue un instrument procédural offensif (elle ouvre la voie de l’action en contrefaçon), tandis que la marque notoirement connue, relevant de la responsabilité civile, opère comme un filet de sécurité pour les marques non enregistrées mais universellement célèbres. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler cette distinction dans l’arrêt du 13 octobre 2021 (n° 19-20.504, publié au Bulletin).
B. L’arrêt ITRON du Tribunal de l’Union européenne ou le rappel à l’ordre
L’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 29 octobre 2025 dans l’affaire T-565/24 (ITRON) illustre de manière saisissante les dérives auxquelles peut conduire l’oubli de la raison d’être du régime des marques renommées. La société ITRON, fournisseur mondial de produits et services pour la gestion de l’énergie et des ressources en eau, s’était opposée à l’enregistrement d’une marque « ITRON » pour des produits des classes 9, 11 et 20, sur le fondement de ses deux marques verbales de l’Union européenne enregistrées en 1999 et 2005. La division d’opposition de l’EUIPO avait partiellement rejeté l’opposition pour des produits considérés comme différents, au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les produits contestés et ceux couverts par les marques antérieures. La première chambre de recours de l’EUIPO confirma ce rejet, appliquant mécaniquement les critères du risque de confusion issus de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 2017/1001, alors même qu’elle avait reconnu que la marque antérieure ITRON jouissait d’une renommée d’intensité moyenne en Allemagne, en Espagne, en France et en Pologne.
Le Tribunal de l’Union européenne a censuré cette approche, rappelant que les marques renommées « jouissent d’une protection élargie contre des produits ou services différents », et que la chambre de recours avait, par son raisonnement, « ramené plus de vingt ans en arrière » l’état du droit en subordonnant la protection de la marque renommée au principe de spécialité. La doctrine a salué cet arrêt comme un rappel salutaire des fondamentaux. Or, ce rappel n’est pas anecdotique : il révèle que la distinction entre le contentieux de la marque ordinaire, fondé sur le risque de confusion et le principe de spécialité, et celui de la marque renommée, qui échappe à ces contraintes, demeure une source de difficultés y compris au sein des offices de propriété industrielle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 novembre 2020 (n° 16-28.281, publié au Bulletin), avait déjà eu l’occasion de préciser, sous le visa de l’ancien article L. 713-3, b), que le titulaire d’une marque déchue pour défaut d’usage sérieux conserve le droit de réclamer l’indemnisation du « préjudice subi en raison de l’usage, par un tiers, antérieurement à la date d’effet de la déchéance, d’un signe similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires prêtant à confusion avec sa marque » (Com., 4 novembre 2020, n° 16-28.281), illustrant que l’effectivité du droit du titulaire d’une marque renommée ne saurait être anéantie rétroactivement par la déchéance.
II. La construction prétorienne de la chambre commerciale : entre consécration et délimitation de la protection
A. L’appréciation globale de l’atteinte à la renommée
La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement élaboré une grille d’analyse exigeante pour caractériser l’atteinte à la marque de renommée. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 22 octobre 2025 (n° 24/05912, affaire Chanel), a synthétisé les conditions cumulatives de cette protection en énonçant que « l’atteinte à la renommée suppose que soient réunies l’existence d’une renommée, en France, de la marque invoquée, l’existence d’un lien entre les marques en présence et la démonstration d’une atteinte à la renommée » (CA Versailles, 22 octobre 2025, n° 24/05912). Ce triptyque — renommée, lien, atteinte — structure l’office du juge et circonscrit le champ de la protection. La renommée s’apprécie au regard de la connaissance de la marque par le public concerné par les produits ou services qu’elle désigne, et non par le grand public dans son ensemble. Le lien, quant à lui, correspond à l’association mentale que le public établit entre la marque antérieure renommée et le signe contesté, sans qu’il soit nécessaire qu’il y ait confusion sur l’origine des produits.
Dans l’arrêt du 13 novembre 2025 (n° 24-10.672, publié au Bulletin, affaire Circus Baobab), la Cour de cassation a précisé les contours de la position distinctive autonome, notion centrale dans l’appréciation de l’impression d’ensemble produite par des signes complexes. Elle énonce qu’il appartient aux juges du fond, lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur, de « rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardée en mémoire par celui-ci » et, le cas échéant, « si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément » (Com., 13 novembre 2025, n° 24-10.672). Cette décision, qui se réfère expressément aux arrêts Medion (CJUE, 6 octobre 2005, C-120/04), Bimbo/OHMI (CJUE, 8 mai 2014, C-591/12 P) et BGW (CJUE, 22 octobre 2015, C-20/14), témoigne de l’alignement de la jurisprudence française sur le standard européen d’appréciation globale du risque de confusion. À cet égard, l’arrêt rappelle que « l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble » (Com., 13 novembre 2025, n° 24-10.672).
La jurisprudence de la chambre commerciale du 26 mars 2025 (n° 23-13.589, publié au Bulletin, affaire Facebook/Fuckbook) a, par ailleurs, précisé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589). L’arrêt ajoute que « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589). Ce principe revêt une importance particulière dans le contentieux de la marque renommée, où la coexistence de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale est fréquente, le demandeur cherchant à cumuler la protection offerte par le droit des marques avec la sanction des comportements parasitaires. La Cour de cassation a toutefois posé une limite cardinale : « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589), rappelant le principe de réparation intégrale sans enrichissement qu’avait déjà consacré la troisième chambre civile (Civ. 3e, 8 juin 2010, n° 09-66.974).
L’arrêt du 10 janvier 2024 (n° 22-21.716, publié au Bulletin) a également contribué à enrichir le régime des droits antérieurs opposables à une marque postérieure. La Cour y affirme que « le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité d’une marque déposée postérieurement s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, quand bien même le titulaire de la marque contestée dispose d’un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste » (Com., 10 janvier 2024, n° 22-21.716). En d’autres termes, l’antériorité du signe du défendeur ne le protège pas contre l’action en nullité fondée sur une dénomination sociale dont l’exploitation est plus récente mais dont l’existence juridique est antérieure au dépôt de la marque contestée. Dès lors, l’articulation entre les différents droits antérieurs énumérés à l’article L. 711-3, I, du code de la propriété intellectuelle — dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine — s’organise autour d’une hiérarchie qui ne se réduit pas à la simple chronologie des usages.
La protection de la marque de renommée ne saurait enfin être analysée sans prendre en compte les limites que le législateur et la jurisprudence ont assignées au droit exclusif. L’article L. 713-6, I, 3° du code de la propriété intellectuelle permet au tiers de faire usage de la marque « pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée » (article L. 713-6, I, 3°, du code de la propriété intellectuelle). La chambre commerciale, dans un arrêt du 15 mai 2024 (n° 22-17.813, publié au Bulletin, affaire Lohr), a fait application de cette exception dite de « référence nécessaire » pour censurer une cour d’appel qui avait prononcé une interdiction générale d’utilisation d’une marque sans réserver les usages nécessaires à l’indication de la destination de pièces de rechange (Com., 15 mai 2024, n° 22-17.813). L’arrêt du 6 décembre 2023 (n° 20-18.653, publié au Bulletin, affaire Chanel/Easy Cash) a, par ailleurs, rappelé les contours de l’épuisement des droits, en jugeant que « le droit exclusif du titulaire d’une marque de consentir à la mise sur le marché d’un produit revêtu de sa marque, qui constitue l’objet spécifique du droit de marque, s’épuise par la première commercialisation de ce produit avec son consentement », tout en précisant que la distribution gratuite d’échantillons ne vaut pas mise dans le commerce et ne saurait donc entraîner l’épuisement des droits (Com., 6 décembre 2023, n° 20-18.653).
B. L’articulation avec le contentieux de la concurrence déloyale et la prohibition de la double indemnisation
Le contentieux de la marque renommée s’insère dans un écosystème juridictionnel plus vaste où se croisent la contrefaçon de marque, la concurrence déloyale et le parasitisme économique. L’un des apports les plus significatifs de la jurisprudence récente de la chambre commerciale réside dans la clarification des conditions du cumul de ces actions. L’arrêt du 26 mars 2025 (n° 23-13.589) a posé un principe structurant : il existe une autonomie des actions, mais une prohibition de la double réparation. Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure qui, depuis l’arrêt du 23 mai 1973 (Com., n° 72-10.279, publié au Bulletin), admet que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal », tout en exigeant, comme le rappelle la Cour dans son arrêt de 2025, que « se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589). Ce que l’arrêt du 26 mars 2025 a apporté de véritablement nouveau tient à l’affirmation explicite selon laquelle « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589).
Cette évolution jurisprudentielle est d’une portée pratique considérable. Dans l’hypothèse où l’usage d’un signe contrefaisant une marque renommée porte simultanément atteinte à un nom commercial ou à un nom de domaine, le titulaire pourra cumuler les actions, chacune réparant un préjudice distinct : d’une part, l’atteinte à la fonction d’indication d’origine protégée par le droit des marques et, d’autre part, le risque de confusion entre les entreprises elles-mêmes ou les signes d’identification de leurs activités. La Cour de cassation a toutefois assorti cette faculté d’une limite procédurale rigoureuse : la victime ne peut obtenir réparation d’un même préjudice à deux titres différents. En conséquence, le juge du fond doit ventiler les préjudices indemnisés au titre de la contrefaçon et ceux indemnisés au titre de la concurrence déloyale, sous peine de censure pour violation du principe de réparation intégrale.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 11 janvier 2024 (n° 22/04074, affaire Fiducial), a illustré la mise en œuvre de ces principes en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque sur le fondement de la renommée. Elle a rappelé que « la connexion faite entre les signes par le public suffit à retenir l’atteinte à la renommée », sans qu’il soit nécessaire de démontrer un risque de confusion ou un détournement effectif de clientèle (CA Versailles, 11 janvier 2024, n° 22/04074). Cette conception extensive du lien entre les signes, fondée sur la simple association mentale que le public pertinent établit entre la marque renommée et le signe contesté, confère au titulaire d’une marque renommée un avantage probatoire significatif par rapport au titulaire d’une marque ordinaire. Elle s’articule avec le mécanisme de la forclusion par tolérance prévu à l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, qui prive le titulaire d’une marque antérieure du droit d’agir en nullité lorsqu’il a toléré l’usage de la marque postérieure pendant cinq années consécutives.
Par ailleurs, l’arrêt du 6 décembre 2023 (n° 22-11.071, publié au Bulletin, affaire Puma), a renforcé les exigences de loyauté dans la mise en œuvre des mesures d’instruction. La Cour de cassation y énonce que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071). Cette exigence de loyauté, qui trouve son fondement dans la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et dans l’article 10 du code civil, constitue un garde-fou essentiel contre les dérives de l’arme procédurale que représente la saisie-contrefaçon, particulièrement sensible dans le contentieux des marques renommées où la disproportion entre l’ampleur de la mesure probatoire sollicitée et la réalité de l’atteinte alléguée peut être source d’abus.
La chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 13 novembre 2025 (n° 24-14.355, publié au Bulletin), les conditions de la mauvaise foi lors du dépôt d’une marque, condition qui permet d’écarter la prescription quinquennale de l’action en revendication. Elle énonce que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355). En d’autres termes, le déposant peut être de mauvaise foi à l’égard du monde des affaires en général, sans avoir spécifiquement voulu nuire à un concurrent identifié. Cette conception extensive de la mauvaise foi ouvre au titulaire d’une marque renommée, lorsqu’elle est détournée par un tiers, une voie procédurale échappant à la prescription pour agir en revendication de propriété. Dès lors, le contentieux de la marque renommée apparaît irrigué par des principes qui, de la prohibition de la double indemnisation à l’exigence de loyauté probatoire, en passant par la sanction de la mauvaise foi, tendent à concilier l’efficacité de la protection avec les exigences de loyauté et de proportionnalité qui gouvernent l’ensemble du procès civil.
Conclusion
La protection de la marque de renommée en droit français constitue aujourd’hui l’un des régimes les plus aboutis du droit de la propriété industrielle. Elle repose sur une architecture textuelle cohérente, qui conjugue l’interdiction des usages parasites et l’annulation des marques postérieures portant atteinte à la renommée, et sur une construction prétorienne qui en a précisé les conditions d’application avec une rigueur croissante. L’arrêt ITRON du Tribunal de l’Union européenne du 29 octobre 2025 rappelle opportunément que cette protection n’est pas une simple déclinaison du risque de confusion, mais un régime autonome fondé sur le dépassement du principe de spécialité. La chambre commerciale de la Cour de cassation, en élaborant une grille d’analyse qui distingue nettement le lien entre les signes de l’atteinte à la renommée, en consacrant l’autonomie des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale tout en prohibant la double indemnisation et en exigeant la loyauté dans la mise en œuvre des mesures probatoires, a durablement façonné un corpus jurisprudentiel qui fait du droit français l’un des systèmes les plus protecteurs pour les titulaires de marques renommées au sein de l’Union européenne.
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