L’imprescriptibilité de l’action en nullité des marques : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation face au droit européen (2023-2026)
Le droit des marques a connu, avec l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite « loi PACTE », une mutation dont les effets pratiques ne se sont pleinement révélés qu’à la faveur d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 28 janvier 2026. Cette décision, publiée au Bulletin et rendue en formation de section, vient trancher de manière définitive la question, longtemps disputée, de la prescription des actions en nullité des titres de propriété industrielle. Elle affirme que l’action ou la demande en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019 n’est soumise à aucun délai de prescription, y compris lorsque la prescription était déjà acquise antérieurement à cette date.
L’arrêt s’inscrit dans une série de décisions de la chambre commerciale qui, depuis 2023, redessinent les contours de l’office du juge en matière de nullité des marques. Il consacre une double avancée : l’imprescriptibilité de l’action en nullité à l’égard de tous les titres en vigueur au jour de la publication de la loi PACTE, d’une part, et l’affinement des critères d’appréciation de la mauvaise foi du déposant à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, d’autre part. Ces deux lignes de force constituent le coeur de la présente analyse.
L’examen de cette construction prétorienne impose d’envisager successivement le régime de l’imprescriptibilité de l’action en nullité comme rupture doctrinale majeure avec le droit commun de la prescription, puis la redéfinition de la mauvaise foi comme fondement autonome de nullité, désormais appréciée de manière globale et objective par le juge.
I. L’imprescriptibilité de l’action en nullité : une rupture doctrinale avec le droit commun de la prescription
A. La consécration législative par la loi PACTE et la portée rétroactive affirmée par la chambre commerciale
L’article L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle, issu de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, dispose que, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription. Ce texte reprend en substance les dispositions de l’ancien article L. 714-3-1 du même code, introduit par l’article 124 de la loi PACTE du 22 mai 2019.
La question de l’application de cette règle aux marques dont la prescription de l’action en nullité était déjà acquise à la date du 24 mai 2019 a suscité un important débat doctrinal et des divergences entre les juridictions du fond. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 15 mars 2024, avait ainsi refusé de faire bénéficier le demandeur en nullité de cette imprescriptibilité, en retenant que les nouvelles règles allongent la durée de la prescription et qu’aucune mention expresse de l’article 124, III, de la loi PACTE ne permettait de caractériser une volonté du législateur de déroger aux dispositions de l’article 2222 du Code civil.
La Cour de cassation a censuré cette analyse. Dans l’arrêt du 28 janvier 2026, la chambre commerciale énonce que « par l’article 124, III, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code » (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin). La Cour ajoute que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement ». L’affirmation est remarquable de netteté : le législateur a volontairement écarté le principe de non-rétroactivité des lois de prescription, posé par l’article 2222 du Code civil, en conférant un effet rétroactif exprès à cette règle nouvelle.
En conséquence, l’article L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle, lu en combinaison avec l’article 124, III, de la loi PACTE, produit un effet radical : toute marque en vigueur au 24 mai 2019 peut désormais faire l’objet d’une action en nullité, sans considération du temps écoulé depuis son enregistrement. La seule limite à cette imprescriptibilité réside dans l’existence d’une décision passée en force de chose jugée ayant statué sur le motif de nullité invoqué. Cette solution, qui met le droit français des marques en pleine conformité avec le droit de l’Union européenne, a été saluée par la doctrine spécialisée comme mettant un terme à une insécurité juridique majeure pour les titulaires de droits antérieurs.
Par ailleurs, la Cour de cassation a expressément écarté la nécessité d’un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne, en retenant qu’il n’existait « aucun doute raisonnable quant à l’interprétation des directives 89/104/CEE, 2008/95/CE et (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques ». Cette précision procédurale revêt une importance pratique considérable, puisqu’elle évite aux juridictions du fond de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de la Cour de Luxembourg, accélérant ainsi le traitement des contentieux en cours.
L’arrêt du 28 janvier 2026 s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence désormais constante de la chambre commerciale en matière de prescription. Dès le 14 novembre 2023, celle-ci avait rappelé, à propos de l’action en responsabilité contre un dirigeant social, que le délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil constitue le droit commun en l’absence de disposition dérogatoire (Com. 14 nov. 2023, n° 21-19.146, Publié au Bulletin). Or, précisément, l’article L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle constitue cette disposition dérogatoire, dont la Cour vient consacrer la pleine effectivité.
B. L’articulation entre le régime d’imprescriptibilité et les exceptions légales
Le régime d’imprescriptibilité de l’action en nullité n’est pas absolu. L’article L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle réserve expressément les hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code. L’article L. 716-2-7 prévoit ainsi que l’action ou la demande en nullité introduite par le titulaire d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris se prescrit par cinq ans à compter de la date d’enregistrement, à moins que ce dernier n’ait été demandé de mauvaise foi. Cette exception tempère utilement l’imprescriptibilité de principe, en imposant une diligence raisonnable au titulaire d’une marque notoirement connue qui souhaite agir en nullité.
La chambre commerciale a, dans l’arrêt du 28 janvier 2026, pris soin de préciser que l’imprescriptibilité ne joue qu’à l’égard des marques en vigueur au 24 mai 2019. Les marques radiées, expirées ou ayant fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée sur le motif invoqué échappent ainsi à ce régime dérogatoire. Dès lors, la vigilance des praticiens doit se porter sur la date d’expiration des marques contestées, une radiation antérieure au 24 mai 2019 privant le demandeur du bénéfice de l’imprescriptibilité.
L’articulation entre les causes de nullité absolue et relative mérite également d’être soulignée. L’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’enregistrement d’une marque est déclaré nul si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9. Parmi ces conditions figure, au 11° de l’article L. 711-2, l’hypothèse d’une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur. Cette cause de nullité absolue, qui n’est enfermée dans aucun délai, constitue l’un des principaux vecteurs de l’imprescriptibilité nouvellement consacrée. La mauvaise foi du déposant, dont l’appréciation a été profondément renouvelée par la jurisprudence récente, devient ainsi le fondement privilégié des actions en nullité intentées à l’encontre de marques anciennes.
Un arrêt de la cour d’appel de Paris, rendu le 24 février 2023 puis censuré par la Cour de cassation le 19 mars 2025, illustre la complexité de l’articulation entre les différents régimes de nullité. Dans cette affaire, la Cour de cassation a rappelé que la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention sur le brevet européen, et a précisé les contours de la notion de « personne du métier », définie comme « celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » (Com. 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin). Si cette décision porte sur le droit des brevets, elle témoigne de la volonté de la chambre commerciale d’unifier et de rationaliser l’office du juge en matière de nullité des titres de propriété industrielle, qu’il s’agisse de marques ou de brevets.
II. La redéfinition prétorienne de la mauvaise foi comme fondement autonome de nullité
A. L’appréciation globale et objective de l’intention frauduleuse du déposant
Le second apport majeur de l’arrêt du 28 janvier 2026 réside dans l’affinement des critères d’appréciation de la mauvaise foi du déposant, cause de nullité absolue de la marque. La Cour de cassation censure, à cet égard, le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui avait conditionné la caractérisation de la mauvaise foi à l’existence d’un risque de confusion entre les marques litigieuses et celles du demandeur en nullité. La chambre commerciale rappelle, au visa de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle et du principe « fraus omnia corrumpit », que « l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ne doit pas nécessairement être établie pour que la cause de nullité prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95/CE puisse s’appliquer ».
La Cour énonce ensuite, en se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que « en l’absence de risque de confusion entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée, ou en cas d’absence d’utilisation, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à la marque contestée, d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer un ensemble d’indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur » (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760, précité). Cette formulation consacre une approche résolument globale de la mauvaise foi, qui ne saurait être réduite à la seule analyse des similitudes entre les signes en présence.
A cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne avait déjà posé, dans son arrêt SkyKick du 29 janvier 2020, que l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi, dès lors que la demande de marque est privée de justification au regard des objectifs visés par la directive. La CJUE précisait qu’une telle mauvaise foi ne peut être caractérisée que s’il existe « des indices objectifs pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque considérée, le demandeur de celle-ci avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque » (CJUE, 29 janv. 2020, Sky c/ SkyKick, aff. C-371/18, point 77).
La chambre commerciale de la Cour de cassation a expressément repris cette grille d’analyse dans son arrêt du 13 novembre 2025, en censurant une cour d’appel qui avait écarté la mauvaise foi au motif que le demandeur en nullité n’avait pas d’existence légale au jour du dépôt de la marque contestée. La Cour a jugé que « la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Com. 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). Cette solution, qui s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence SkyKick, élargit considérablement le champ de l’action en nullité pour dépôt frauduleux, en dissociant la caractérisation de la mauvaise foi de l’existence d’un préjudice individuel subi par le demandeur.
L’arrêt du 28 janvier 2026 ajoute une précision essentielle : l’intention du demandeur d’une marque, bien qu’étant un élément subjectif, « doit être déterminée de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes », de sorte que « toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce ». La Cour se réfère expressément aux arrêts de la CJUE du 12 septembre 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret contre EUIPO (C-104/18 P, points 46, 54 et 56) et du 13 novembre 2019, Outsource Professional Services contre EUIPO (C-528/18 P, point 61).
En pratique, cette approche globale impose au juge de prendre en considération l’ensemble des indices, y compris ceux qui sont postérieurs au dépôt de la marque contestée. La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt censuré du 15 mars 2024, avait écarté comme inopérants des éléments tels que les procédures antérieures ayant opposé les parties, les demandes d’enregistrement de marques déposées par le défendeur à l’action et dont les demanderesses soutenaient qu’elles portaient atteinte aux droits de tiers, ou encore l’association d’éléments distinctifs sur des produits imitant ceux commercialisés par les titulaires des marques antérieures. La Cour de cassation a jugé cette approche trop restrictive et a imposé au juge du fond d’examiner l’intégralité des circonstances invoquées.
B. La distinction renouvelée entre l’action en nullité et l’action en revendication
L’arrêt du 28 janvier 2026 apporte également une clarification bienvenue sur la distinction entre l’action en nullité de la marque et l’action en revendication de propriété, prévue à l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle. Ce texte dispose que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement.
La chambre commerciale énonce que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi ». Elle en déduit que « la demande en revendication de propriété ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque » (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760, précité).
Par conséquent, une partie qui n’a formé en première instance qu’une demande en nullité de l’enregistrement d’une marque ne saurait introduire pour la première fois en appel une action en revendication de cette même marque, une telle prétention constituant une demande nouvelle irrecevable au sens des articles 564 et 565 du Code de procédure civile. Cette distinction a des implications procédurales majeures pour les praticiens : elle impose de déterminer, dès l’introduction de l’instance, la finalité précise de l’action envisagée, l’annulation du titre et son transfert à un tiers étant deux voies juridiquement incompatibles au stade de l’appel.
Dès lors, le choix entre l’action en nullité et l’action en revendication revêt un caractère stratégique déterminant. L’action en nullité, désormais imprescriptible pour les marques en vigueur au 24 mai 2019, offre l’avantage d’anéantir rétroactivement le titre contesté, mais prive le demandeur de la possibilité de se voir transférer la propriété de la marque. L’action en revendication, quant à elle, permet au demandeur d’obtenir le transfert du titre à son profit, mais reste soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, sauf à démontrer la mauvaise foi du déposant. Cette dualité de régimes crée une asymétrie procédurale dont les praticiens doivent mesurer toutes les conséquences avant d’engager leur action.
La jurisprudence du 13 novembre 2025, déjà évoquée, a précisé les contours de la mauvaise foi dans le cadre spécifique de l’action en revendication. Elle rappelle que l’enregistrement d’une marque sans que le déposant ait eu l’intention de l’utiliser pour les produits et services visés est constitutif de mauvaise foi, et que l’absence d’intention d’usage, si elle est établie, écarte la prescription quinquennale de l’action en revendication. La Cour a ainsi censuré une cour d’appel qui avait écarté la mauvaise foi sans rechercher si le déposant avait exploité le signe ou s’il avait eu une telle intention, rappelant que cette recherche incombe au juge du fond (Com. 13 nov. 2025, n° 24-14.355, précité).
Au fondement de ces deux actions, la mauvaise foi et la fraude reçoivent désormais une « interprétation équivalente », comme l’a relevé la doctrine à la suite de l’arrêt du 28 janvier 2026. Cette convergence des standards d’appréciation, si elle simplifie l’office du juge, impose au demandeur une rigueur accrue dans la démonstration des éléments constitutifs de l’intention frauduleuse du déposant. L’ensemble des indices objectifs, pertinents et concordants, y compris ceux qui sont postérieurs au dépôt, doivent être invoqués et démontrés, le juge ne pouvant se contenter d’une analyse parcellaire ou tronquée des éléments de preuve qui lui sont soumis.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 28 janvier 2026 clôt un cycle jurisprudentiel de trois années qui aura profondément renouvelé le droit de la nullité des marques. La consécration de l’imprescriptibilité de l’action en nullité pour tous les titres en vigueur au 24 mai 2019, combinée à une appréciation résolument globale et objective de la mauvaise foi du déposant, confère aux titulaires de droits antérieurs des armes procédurales dont ils étaient jusqu’alors dépourvus. La mise en conformité du droit français avec le droit européen des marques, expressément relevée par la Cour de cassation, témoigne de l’influence croissante de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur la construction du droit interne de la propriété industrielle.
Les praticiens du droit des marques doivent désormais intégrer ces nouveaux paramètres dans leur stratégie contentieuse : l’identification des marques en vigueur au 24 mai 2019, l’articulation entre les causes de nullité absolue et relative, le choix stratégique entre l’action en nullité et l’action en revendication, et la réunion d’un faisceau d’indices objectifs et concordants pour caractériser la mauvaise foi du déposant. La sécurité juridique, que la loi PACTE avait pour ambition de renforcer, se trouve ainsi consolidée par une jurisprudence qui, sans sacrifier la protection des droits des tiers, garantit désormais la pleine effectivité du principe d’imprescriptibilité des actions en nullité en droit des marques.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.