L’exception de référence nécessaire en droit des marques : la construction prétorienne d’une limite essentielle au droit exclusif (2023-2026)
I. Le fondement et les conditions de l’exception de référence nécessaire
A. La consécration légale de l’exception
Le droit des marques confère à son titulaire un monopole d’exploitation sur le signe distinctif enregistré. Ce droit exclusif, défini par les dispositions du code de la propriété intellectuelle, n’est toutefois pas absolu. Le législateur a prévu des limites dont la plus singulière est l’exception dite de référence nécessaire, codifiée au I, 3° de l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle. Ce texte, issu de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2015/2436, dispose que la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce, « de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée » (article L. 713-6, I, 3°, du code de la propriété intellectuelle).
Cette disposition trouve son équivalent en droit de l’Union européenne à l’article 14 du règlement (UE) n° 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, qui prévoit une limitation analogue du droit conféré par la marque de l’Union. Le législateur européen comme le législateur français ont ainsi entendu préserver la possibilité pour les opérateurs économiques de faire référence aux marques de leurs concurrents lorsque cette référence est indispensable à l’exercice de leur activité et qu’elle s’effectue dans le respect des usages honnêtes du commerce.
L’exception de référence nécessaire répond à une préoccupation concurrentielle fondamentale : empêcher que le droit des marques ne devienne un instrument de verrouillage des marchés de l’accessoire, de la pièce détachée ou du service complémentaire. Par ailleurs, le même article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit, en son I, deux autres limitations au droit exclusif : l’usage par une personne physique de son nom de famille ou de son adresse (1°) et l’usage de signes dépourvus de caractère distinctif ou décrivant les caractéristiques du produit ou du service (2°). Ces trois hypothèses dessinent un régime cohérent de tempéraments au monopole du titulaire.
À cet égard, l’article L. 713-4 du même code, qui consacre le principe de l’épuisement des droits, constitue un autre tempérament substantiel au droit exclusif. Selon ce texte, « le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement », sous réserve de motifs légitimes tenant à la modification ou à l’altération de l’état des produits (article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle). L’exception de référence nécessaire et l’épuisement des droits poursuivent une finalité commune, qui est de préserver la liberté du commerce et la concurrence par les mérites, mais selon des mécanismes distincts : l’épuisement éteint le droit sur les produits authentiques mis en circulation avec le consentement du titulaire, tandis que l’exception de référence nécessaire autorise un usage du signe lui-même, indépendamment de la circulation des produits.
B. Les conditions cumulatives de mise en œuvre
La lecture combinée de l’article L. 713-6, I, 3° du code de la propriété intellectuelle et de l’article 14 du règlement (UE) n° 2017/1001 révèle trois conditions cumulatives pour que l’exception de référence nécessaire puisse être invoquée.
En premier lieu, l’usage du signe doit s’inscrire dans la vie des affaires. Cette condition, classique en droit des marques, exclut les usages privés ou purement descriptifs dépourvus de toute finalité commerciale. L’usage dans la vie des affaires suppose que le tiers se place dans le cadre d’une activité économique visant à offrir des produits ou des services sur un marché déterminé. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler cette exigence dans un arrêt du 6 décembre 2023, en jugeant que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire de la publicité à partir d’un mot-clé identique à sa marque lorsque la publicité ne permet pas à l’internaute moyen de savoir si les produits proviennent du titulaire ou d’un tiers (Com., 6 déc. 2023, n° 20-18.653, publié au Bulletin). La condition de l’usage dans la vie des affaires constitue le premier filtre permettant de distinguer les comportements relevant du droit des marques de ceux qui lui échappent.
En deuxième lieu, l’usage doit être conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Cette condition, d’interprétation nécessairement casuistique, a été précisée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans l’arrêt Gillette du 17 mars 2005 (C-228/03), selon lequel un usage n’est pas conforme aux usages honnêtes lorsqu’il donne l’impression qu’il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque, lorsqu’il porte atteinte à la valeur de la marque en tirant indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée, lorsqu’il dénigre la marque, ou lorsque le tiers présente son produit comme une imitation ou une reproduction du produit revêtu de la marque.
En troisième lieu, l’usage doit être nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée. Cette condition de nécessité est au cœur de l’exception. Elle impose de vérifier que le tiers ne peut raisonnablement indiquer la destination de son produit ou service sans faire référence à la marque d’autrui. L’appréciation de cette nécessité relève de l’office du juge du fond, qui doit prendre en compte la nature du produit ou du service concerné, les caractéristiques du marché et l’existence éventuelle d’autres moyens de désignation.
En conséquence, l’exception de référence nécessaire ne saurait être invoquée lorsque le tiers dispose d’une alternative raisonnable pour désigner le produit ou le service de destination sans recourir au signe protégé. La jurisprudence soumet ainsi cette exception à un contrôle strict de proportionnalité, qui en préserve l’effectivité tout en évitant qu’elle ne devienne un instrument de contournement systématique du droit exclusif.
La directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, qui a inspiré la rédaction actuelle de l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, énonce en son article 14 que le titulaire d’une marque n’est pas habilité à interdire à un tiers l’usage de la marque « lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoires ou pièces détachées, et pour autant qu’il soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ». L’article 14 du règlement (UE) n° 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne reprend cette formulation en des termes quasi identiques. Or, la particularité du droit français réside dans l’autonomie que la chambre commerciale de la Cour de cassation a conférée à cette exception, en la détachant partiellement de la seule hypothèse des pièces détachées pour l’étendre à toute situation dans laquelle un tiers a besoin de désigner ou mentionner des produits ou services comme étant ceux du titulaire. La formule employée par le législateur français, qui recourt à l’adverbe « notamment », confirme cette portée extensive, que la Cour de cassation a consacrée.
Par ailleurs, l’exception de référence nécessaire ne doit pas être confondue avec le régime de l’usage à titre de nom commercial, d’enseigne ou de nom de domaine de portée locale, prévu au II du même article L. 713-6, qui constitue un tempérament distinct fondé sur l’antériorité de l’usage et sa limitation territoriale. L’exception de référence nécessaire, quant à elle, opère indépendamment de toute antériorité : elle s’applique même lorsque le tiers n’a jamais utilisé le signe avant l’enregistrement de la marque, pourvu que son usage soit nécessaire, conforme aux usages honnêtes et cantonné à la fonction d’indication de destination.
II. La portée contentieuse de l’exception et son articulation avec les autres limites au droit exclusif
A. L’arrêt Lohr du 15 mai 2024 : une application décisive de l’exception
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 mai 2024 (n° 22-17.813, publié au Bulletin) constitue la décision de principe la plus significative rendue sur le fondement de l’exception de référence nécessaire depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2019. Dans cette affaire, la société Lohr, titulaire de marques et de dessins et modèles relatifs à des porte-voitures, avait obtenu en appel l’interdiction faite à un concurrent, la société Schneebichler, d’utiliser le terme « Lohr » à titre de marque pour désigner, promouvoir et commercialiser, exporter, importer et détenir des pièces de rechange pour ces véhicules, y compris sur ses sites internet.
La Cour de cassation a censuré cette interdiction générale au visa des articles 14 du règlement (UE) n° 2017/1001 et L. 713-6, I, 3° du code de la propriété intellectuelle, en énonçant : « Il ressort de ces textes que le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée ». La Cour ajoute : « En statuant ainsi, sans réserver l’usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, du signe « Lohr » pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire des marques « Lohr », en particulier lorsque l’usage de ces marques est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, publié au Bulletin).
La portée de cette décision est double. D’une part, elle impose au juge du fond, lorsqu’il prononce une interdiction d’usage d’une marque, de réserver expressément les usages relevant de l’exception de référence nécessaire. À défaut, l’interdiction générale encourt la cassation pour violation de la loi. D’autre part, elle confirme que la Cour de cassation exerce un contrôle normatif sur le respect de cette exception, qu’elle érige en principe d’ordre public économique protégeant la liberté du commerce des accessoires et pièces détachées. La cassation est intervenue par voie de retranchement, sans renvoi, la Cour estimant, en application des articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, que la cassation n’impliquait pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les usages conformes aux usages honnêtes pouvaient être retranchés du dispositif d’interdiction.
Par ailleurs, ce même arrêt comporte un second enseignement, relatif à la compétence territoriale des tribunaux des marques de l’Union européenne. La Cour y juge que « tout tribunal des marques de l’Union dont la compétence ne résulte pas des paragraphes 1 à 3 du premier de ces textes, est néanmoins compétent pour connaître de l’action en contrefaçon portée devant lui lorsque le défendeur comparaît sans contester sa compétence », en application de la combinaison des articles 125, § 4, sous b), et 126, § 1, sous a), du règlement (UE) n° 2017/1001 et de l’article 26, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012. En l’espèce, le défendeur ayant comparu devant le tribunal judiciaire de Paris sans discuter sa compétence, la juridiction française était compétente pour statuer sur les faits de contrefaçon commis sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.
B. L’articulation de l’exception avec les autres limites au droit exclusif
L’exception de référence nécessaire ne constitue pas une limite isolée au droit exclusif de marque. Elle s’insère dans un ensemble plus vaste de tempéraments légaux et prétoriens qui concourent à l’équilibre entre la protection des signes distinctifs et la préservation du libre jeu de la concurrence.
L’épuisement des droits, prévu à l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle, constitue la première de ces limites. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a fait une application rigoureuse dans un arrêt du 6 décembre 2023, en retenant que « la fourniture par le titulaire d’une marque, à ses distributeurs agréés, d’objets revêtus de celle-ci, destinés à la démonstration aux consommateurs dans les points de vente agréés, ainsi que de flacons revêtus de cette marque, dont de petites quantités peuvent être prélevées pour être données aux consommateurs en tant qu’échantillons gratuits, ne constitue pas, en l’absence d’éléments probants contraires, une mise dans le commerce au sens de la directive ou du règlement sur les marques communautaires » (Com., 6 déc. 2023, n° 20-18.653, publié au Bulletin). En conséquence, la commercialisation ultérieure de ces échantillons caractérise une atteinte à l’objet spécifique du droit des marques et donc à la fonction essentielle de garantie d’origine des produits. Cette décision illustre la délimitation précise du champ de l’épuisement, qui ne joue que pour les produits authentiques effectivement mis dans le commerce avec le consentement du titulaire. L’exception de référence nécessaire et l’épuisement se complètent : la première autorise l’usage du signe pour indiquer la destination d’un produit, la seconde autorise la revente des produits authentiques déjà commercialisés.
La forclusion par tolérance, codifiée à l’article L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, constitue une autre limite significative au droit exclusif, qui sanctionne l’inaction prolongée du titulaire. Ce texte dispose que « le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n’est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l’article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l’usage de la marque a été toléré, à moins que l’enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi » (article L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle). La chambre commerciale a précisé les conditions de cette forclusion dans un arrêt du 5 juin 2024, en retenant que « la preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’usage de la marque postérieure après son enregistrement peut résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation » (Com., 5 juin 2024, n° 23-15.380, publié au Bulletin). Cette présomption de connaissance générale dans le secteur économique facilite la preuve de la tolérance et renforce la sécurité juridique des opérateurs de bonne foi.
Enfin, le mécanisme de la déchéance pour défaut d’usage sérieux, prévu à l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, complète cet arsenal de limites. La chambre commerciale de la Cour de cassation a significativement renforcé l’office du juge en la matière dans deux arrêts du 14 mai 2025, en jugeant que « le juge saisi d’une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci » (Com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, publié au Bulletin). Le critère essentiel de cette division est « la finalité et la destination des produits ou des services en cause », qu’il convient d’apprécier de manière concrète. Cette construction prétorienne encadre le droit exclusif en sanctionnant les enregistrements de marque qui excèdent les besoins réels d’exploitation du titulaire.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 6 décembre 2023, les exigences de loyauté qui pèsent sur le titulaire d’une marque lorsqu’il sollicite une mesure de saisie-contrefaçon. La Cour y juge que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin). Cette exigence de loyauté, qui conditionne la validité de la saisie, constitue une limite procédurale au droit exclusif, en empêchant que le titulaire n’obtienne une mesure disproportionnée par une présentation tronquée des faits. Elle s’articule avec l’exception de référence nécessaire en ce qu’elle rappelle que l’exercice du droit exclusif est lui-même soumis à un principe général de proportionnalité, qui innerve l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle.
Dès lors, l’ensemble de ces limites — référence nécessaire, épuisement des droits, forclusion par tolérance, déchéance pour défaut d’usage sérieux, exigence de loyauté procédurale — dessine un régime juridique dans lequel le droit exclusif du titulaire de marque n’est jamais absolu. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série de décisions rendues entre 2023 et 2025, a construit un équilibre prétorien qui préserve la fonction essentielle de la marque — la garantie d’origine des produits et services — tout en empêchant que le monopole ainsi conféré ne devienne un obstacle disproportionné à la liberté du commerce et à la concurrence.
Cette construction prétorienne s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement du contrôle juridictionnel sur l’exercice des droits de propriété intellectuelle. Dans un arrêt du 4 septembre 2024, la chambre commerciale a ainsi jugé que « les juridictions d’un État qui n’est pas désigné par une demande de marque internationale ou l’enregistrement d’une telle marque sont incompétentes pour connaître d’une demande d’annulation de tout ou partie de la marque internationale », rappelant avec rigueur les limites de la compétence territoriale en matière de marques internationales (Com., 4 sept. 2024, n° 22-13.044, publié au Bulletin). De même, l’arrêt du 26 mars 2025, retenant que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon », a précisé les conditions du cumul des actions, tempérant la tentation de multiplier les fondements indemnitaires (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin).
Ces décisions traduisent une même préoccupation : circonscrire l’exercice des droits de propriété intellectuelle dans des limites qui garantissent la sécurité juridique des opérateurs économiques et la prévisibilité des solutions contentieuses. L’exception de référence nécessaire, l’épuisement des droits, la forclusion par tolérance et la déchéance pour défaut d’usage sérieux ne sont que les manifestations les plus visibles d’un principe général de proportionnalité qui innerve désormais l’ensemble du droit des marques.
Conclusion
L’exception de référence nécessaire, telle que consacrée à l’article L. 713-6, I, 3° du code de la propriété intellectuelle et mise en œuvre par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’arrêt du 15 mai 2024, constitue une limite essentielle au droit exclusif de marque, dont la portée pratique intéresse au premier chef les fabricants et distributeurs de pièces détachées, d’accessoires et de produits complémentaires. La jurisprudence impose désormais au juge du fond de réserver expressément cette exception dans toute décision d’interdiction, sous peine de cassation.
L’articulation de cette exception avec les autres limites au droit exclusif — épuisement des droits, forclusion par tolérance, déchéance pour défaut d’usage sérieux et exigence de loyauté procédurale — témoigne de la volonté du législateur et du juge de préserver un équilibre entre la protection des investissements du titulaire et la sauvegarde du libre jeu de la concurrence. La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, par sa cohérence et sa rigueur, offre aux praticiens un cadre d’analyse désormais stabilisé, dont la mise en œuvre concrète continuera de relever de l’appréciation souveraine des juges du fond.
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