Le dévoiement du droit des marques aux fins de prolongation du monopole technique : la construction prétorienne d’une frontière étanche entre propriété industrielle et propriété commerciale
I. La prohibition du détournement fonctionnel du droit des marques
A. Les motifs absolus de refus liés à la forme fonctionnelle du produit
La marque de produits ou de services est définie par l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ». Cette fonction essentielle de garantie d’origine constitue le fondement même du droit des marques et la limite intrinsèque de la protection qu’il confère. Un signe qui ne remplirait pas cette fonction distinctive ne saurait accéder à la protection légale, quelle que soit par ailleurs son originalité ou sa valeur économique.
L’article L. 711-2 du même code dresse la liste des motifs absolus de refus d’enregistrement, parmi lesquels figure, au 5°, l’interdiction d’enregistrer « un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle » (Code de la propriété intellectuelle, art. L. 711-2). Cette disposition transpose en droit français l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, qui refuse l’enregistrement aux signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. La ratio legis de ce motif absolu de refus est explicite : empêcher que le droit des marques, dont la durée de protection est potentiellement perpétuelle par renouvellements successifs, ne serve à contourner la limitation temporelle inhérente au droit des brevets et, par extension, aux autres droits de propriété industrielle.
La chambre commerciale de la Cour de cassation applique cette prohibition avec une rigueur constante, en rappelant que l’appréciation du caractère distinctif s’effectue au jour du dépôt. Aux termes de l’arrêt Kiosque du 6 décembre 2023, « il résulte de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, que le caractère distinctif de la marque s’apprécie au jour du dépôt, au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-16.078, publié au Bulletin). Cette exigence temporelle interdit au déposant d’invoquer une distinctivité acquise postérieurement par l’usage pour échapper au motif absolu de refus, dès lors que le signe était dépourvu de caractère distinctif au moment de son dépôt.
L’arrêt Mikado du 3 décembre 2025 illustre la mise en œuvre de ce contrôle de distinctivité appliqué aux marques tridimensionnelles. La chambre commerciale y était saisie de la validité de la marque tridimensionnelle française constituée de l’apparence du biscuit au chocolat « Mikado », déposée le 19 octobre 2005. En rejetant le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 2 novembre 2023, qui avait confirmé la validité de cette marque tridimensionnelle, la Cour de cassation a entériné l’appréciation souveraine des juges du fond quant à l’absence de caractère fonctionnel de la forme en cause (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-11.290). Cette décision confirme que le contrôle du juge porte, au cas par cas, sur la caractérisation de la fonction technique de la forme revendiquée à titre de marque, sans que l’existence d’un monopole technique antérieur sur un produit voisin ne suffise, à elle seule, à entraîner l’annulation de la marque.
Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a, de longue date, précisé l’articulation entre le motif absolu de refus tiré de la forme fonctionnelle et l’intérêt général qui le sous-tend. Selon une jurisprudence constante rappelée notamment dans l’arrêt Lego Juris du 14 septembre 2010, l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement poursuit un objectif d’intérêt général consistant à éviter que le droit des marques aboutisse à conférer à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques d’usage d’un produit. La Cour de justice a ainsi érigé ce motif absolu en rempart contre la tentation de contourner la limitation temporelle du droit des brevets par l’enregistrement, à titre de marque, de la forme même du produit antérieurement breveté.
B. La nullité pour mauvaise foi du déposant poursuivant un but étranger aux fonctions de la marque
Au-delà du contrôle objectif de la forme fonctionnelle, la jurisprudence a développé un second verrou, subjectif celui-ci, fondé sur la mauvaise foi du déposant. L’article L. 711-2, 11°, du code de la propriété intellectuelle prévoit que ne peut être valablement enregistrée « une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ». Cette cause de nullité, également prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 pour les marques de l’Union européenne, sanctionne l’instrumentalisation du droit des marques à des fins étrangères à sa fonction essentielle d’indication d’origine.
La Cour de justice de l’Union européenne a défini la notion de mauvaise foi comme une notion autonome du droit de l’Union devant être interprétée de manière uniforme. Dans son arrêt Koton du 12 septembre 2019, elle a jugé que « la cause de nullité absolue visée audit article s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 12 sept. 2019, Koton, C-104/18 P, point 46, cité par Cass. com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458).
L’arrêt CeramTec rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 janvier 2026 constitue l’illustration la plus aboutie de l’application combinée de ces deux verrous. Dans cette affaire, la société CeramTec GmbH, spécialisée dans les composants céramiques pour implants de hanche, avait déposé trois marques portant sur la couleur rose Pantone 677C, appliquée aux billes de céramique destinées aux prothèses. Cette couleur résultait de l’adjonction d’oxyde de chrome dans une proportion spécifique, antérieurement protégée par un brevet appartenant à la même société, venu à expiration. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 25 juin 2021, avait annulé ces marques pour mauvaise foi et condamné la société CeramTec à 50 000 euros de dommages et intérêts pour abus du droit des marques.
La Cour de cassation, dans son arrêt de rejet, a entériné cette analyse en des termes dépourvus d’ambiguïté. La chambre commerciale a relevé que « la couleur rose pantone 677C est la conséquence nécessaire de l’adjonction, dans la céramique, d’oxyde de chrome dans une proportion spécifique protégée par le brevet de la société Ceramtec venu à expiration, dont celle-ci pensait qu’elle était source de solidité du matériau » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458). La Cour a ainsi jugé que « la mauvaise foi ressort de la volonté de la société Ceramtec, non d’empêcher ses concurrents de poursuivre l’utilisation de la couleur rose, mais de prolonger son monopole et d’empêcher ainsi ses concurrents de pénétrer le marché qu’elle domine grâce au matériau innovant qui compose ses éléments de prothèse, ce dont il déduit qu’elle a agi dans un but autre que la participation au jeu loyal de la concurrence » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458).
La chambre commerciale a par ailleurs précisé, en se référant à la jurisprudence de la Cour de justice, que « le moment pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur est celui du dépôt, par l’intéressé, de la demande d’enregistrement » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458, rappelant CJUE, 11 juin 2009, Lindt, C-529/07, point 35). Il en résulte que des circonstances postérieures au dépôt, telles que la démonstration scientifique ultérieure de l’absence d’effet technique du composant, ne sauraient modifier l’appréciation de la bonne ou mauvaise foi du déposant, qui se cristallise à la date du dépôt. En l’espèce, la cour d’appel avait constaté qu’« à la date du dépôt des marques en cause, la société Ceramtec considérait que l’adjonction d’oxyde de chrome dans la proportion conduisant à la couleur déposée à titre de marque avait un effet technique et participait de la dureté du matériau objet du brevet » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458).
En réponse à la question préjudicielle posée dans cette même affaire, la Cour de justice a dit pour droit que « la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement, et la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement sont autonomes, mais non exclusives l’une de l’autre » et que « la mauvaise foi du demandeur de l’enregistrement d’un signe en tant que marque peut, si cet enregistrement a été sollicité à la suite de l’expiration d’un brevet, être étayée en se fondant notamment sur l’opinion de ce demandeur quant à l’aptitude de ce signe à exprimer, intégralement ou partiellement, la solution technique protégée par ce brevet, et cela indépendamment du point de savoir si ledit signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique » (CJUE, 10 janv. 2024, CeramTec, cité par Cass. com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458, point 13).
Cette clarification de la Cour de justice revêt une importance pratique considérable. Elle signifie que l’action en nullité pour mauvaise foi n’est pas subordonnée à la démonstration préalable du caractère fonctionnel de la forme enregistrée. Les deux causes de nullité sont autonomes : le titulaire d’un brevet expiré qui dépose une marque sur la forme du produit antérieurement protégé peut voir sa marque annulée pour mauvaise foi, même si la forme en question ne relève pas strictement du motif absolu de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii). Parmi les circonstances pertinentes pour évaluer l’existence de la mauvaise foi figurent, selon la Cour de justice, « la nature de la marque contestée, l’origine du signe en cause et son utilisation depuis sa création, la portée du brevet expiré, la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée et la chronologie des événements ayant caractérisé ce dépôt » (CJUE, 10 janv. 2024, CeramTec, cité par Cass. com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458, point 13).
II. La sanction du dévoiement par l’articulation des contentieux
A. L’autonomie procédurale des actions en nullité et la neutralisation du droit des marques
Le dévoiement du droit des marques appelle une réponse procédurale efficace, qui passe par la reconnaissance de l’autonomie des actions en nullité par rapport aux actions en contrefaçon et en responsabilité civile. Sur le plan procédural, la chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré, par un arrêt Wolfberger du 13 octobre 2021, le principe selon lequel « la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon dès lors qu’une telle demande, même lorsqu’elle est accueillie, ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services en l’absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe et qu’en pareil cas, aucun risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, aucune atteinte à la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque, ne sont susceptibles de se produire » (Cass. com., 13 oct. 2021, n° 19-20.504, publié au Bulletin). Cet arrêt, qui opère un revirement par rapport à la jurisprudence antérieure, cantonne la contrefaçon aux actes d’usage du signe dans la vie des affaires et exclut que le simple dépôt, même frauduleux, caractérise une contrefaçon de la marque antérieure.
L’action en nullité, quant à elle, peut être exercée à tout moment et n’est soumise à aucun délai de prescription extinctive. L’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 » (Code de la propriété intellectuelle, art. L. 714-3). Le législateur a ainsi conféré à l’action en nullité une portée radicale : le signe annulé est réputé n’avoir jamais produit d’effet, ce qui prive rétroactivement le titulaire de toute possibilité d’opposer ses droits aux actes de concurrence antérieurs à l’annulation.
La Cour de cassation a également précisé les conditions dans lesquelles la forclusion par tolérance peut paralyser l’action en nullité. Aux termes de l’arrêt France.com du 6 avril 2022, « celui qui oppose la forclusion par tolérance à une action en nullité de sa marque doit en démontrer l’usage honnête et continu depuis plus de cinq ans, ce qui ne saurait se déduire de son seul enregistrement, ainsi que la connaissance qu’en avait le titulaire du droit antérieur, qui lui est opposé » (Cass. com., 6 avril 2022, n° 17-28.116, publié au Bulletin). La chambre commerciale a réaffirmé cette exigence probatoire dans son arrêt Oxford du 5 juin 2024, en jugeant que « le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré en France pendant une période de 5 années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s’opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée ni demander réparation du préjudice » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380, publié au Bulletin). La Cour précise que « la preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’usage de la marque postérieure après son enregistrement peut résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380, publié au Bulletin).
Par ailleurs, la chambre commerciale a circonscrit, dans l’arrêt Lohr du 15 mai 2024, l’exception de référence nécessaire en droit des marques, qui constitue une limite au droit exclusif du titulaire. Selon cet arrêt, « en vertu des articles 14 du règlement (UE) n° 2017/1001 et L. 713-6, I, 3°, du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, publié au Bulletin). Cet arrêt illustre la recherche constante d’un équilibre entre la protection des droits privatifs et la liberté du commerce, qui constitue le fil conducteur de l’ensemble de la construction prétorienne en la matière.
B. L’encadrement de la concurrence déloyale résiduelle après annulation de la marque
L’annulation de la marque déposée en fraude des droits des concurrents ne referme pas nécessairement le contentieux. Le déposant de mauvaise foi peut, en effet, avoir exercé son droit de marque de manière abusive pendant la période antérieure à l’annulation, en menaçant ses concurrents d’actions en contrefaçon ou en engageant des procédures dilatoires. La jurisprudence sanctionne ces comportements sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, en reconnaissant l’existence d’un abus du droit des marques constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Dans l’affaire CeramTec précitée, la cour d’appel de Paris avait condamné la société déposante à payer 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’abus du droit des marques, condamnation que la Cour de cassation a implicitement validée en rejetant le pourvoi dirigé contre ce chef du dispositif. La chambre commerciale a ainsi consacré le principe selon lequel le déposant de mauvaise foi engage sa responsabilité civile à l’égard des concurrents qu’il a tenté d’évincer du marché par l’exercice abusif d’un droit de marque obtenu en violation des finalités du droit de la propriété intellectuelle.
En outre, l’arrêt Saint Germain du 4 novembre 2020 a éclairé les effets de la déchéance de la marque sur les actions en contrefaçon antérieures. La chambre commerciale y a jugé que « la déchéance d’une marque, prononcée en application de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, tels qu’interprété à la lumière des articles 5, § 1, sous b), 10 et 12 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, ne produisant effet qu’à l’expiration d’une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, son titulaire est en droit de se prévaloir de l’atteinte portée à ses droits sur la marque qu’ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance » (Cass. com., 4 nov. 2020, n° 16-28.281, publié au Bulletin). Cette solution, dictée par l’arrêt de la Cour de justice Cooper International Spirits du 26 mars 2020, distingue nettement les effets de la déchéance pour non-usage, qui ne rétroagit pas, de ceux de la nullité pour motif absolu ou pour mauvaise foi, qui anéantit rétroactivement le titre.
Des lors, la frontière entre propriété industrielle et propriété commerciale apparaît comme une ligne de partage essentielle que la jurisprudence ne cesse de consolider. La chambre commerciale de la Cour de cassation et la Cour de justice de l’Union européenne ont construit, par une série de décisions remarquablement cohérentes, un dispositif à double détente : d’une part, une prohibition objective des marques fonctionnelles qui interdit l’appropriation perpétuelle des solutions techniques par le droit des signes distinctifs ; d’autre part, une sanction subjective de la mauvaise foi du déposant qui poursuit, sous le couvert d’un dépôt de marque, un objectif étranger à la fonction essentielle de garantie d’origine. L’arrêt CeramTec du 7 janvier 2026 constitue le point d’orgue de cette construction prétorienne, en consacrant l’autonomie des deux causes de nullité et en précisant les indices permettant de caractériser la mauvaise foi du déposant, parmi lesquels figure, au premier rang, la connaissance par ce dernier de l’aptitude du signe déposé à exprimer la solution technique antérieurement brevetée.
Cette construction prétorienne s’inscrit dans une conception téléologique du droit des marques qui refuse l’instrumentalisation du droit exclusif à des fins de monopole technique. Elle protège ainsi l’équilibre institutionnel entre les différents titres de propriété intellectuelle, tout en préservant les conditions d’une concurrence loyale sur les marchés de produits et de services. Elle intéresse au premier chef les praticiens du droit de la propriété intellectuelle, qu’ils soient conseils en propriété industrielle, avocats spécialisés ou juristes d’entreprise, tant ses implications sont nombreuses pour la stratégie de protection des actifs immatériels. Le contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme économique, fréquemment articulé avec les actions en nullité de marques, offre un cadre procédural permettant d’obtenir la cessation des agissements fautifs et la réparation des préjudices subis (voir la page d’expertise en concurrence déloyale et parasitisme du cabinet).
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en dialogue constant avec la Cour de justice de l’Union européenne, a édifié une muraille juridique contre les tentatives de dévoiement du droit des marques à des fins de prolongation du monopole technique. En conjuguant les motifs absolus de refus d’enregistrement, dont celui tiré de la forme fonctionnelle du produit, et la sanction de la mauvaise foi du déposant, la jurisprudence a doté les praticiens et les juges d’instruments d’une efficacité redoutable pour préserver l’intégrité du système de propriété intellectuelle. L’arrêt CeramTec du 7 janvier 2026 marque à cet égard une étape majeure, en précisant l’articulation entre ces deux causes de nullité et en élargissant le spectre des indices susceptibles de caractériser la mauvaise foi. La vigilance des opérateurs économiques et de leurs conseils demeure néanmoins de mise, car les stratégies de contournement évoluent avec la sophistication des systèmes de protection. La jurisprudence continuera, à n’en pas douter, d’affiner les critères de la frontière entre propriété industrielle et propriété commerciale, dans le souci constant de garantir la loyauté de la concurrence et la sécurité juridique des acteurs du marché.
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