L’exception de référence nécessaire en droit des marques : la construction prétorienne des limites au droit exclusif du titulaire (2019-2026)
Le droit des marques confère à son titulaire un monopole d’exploitation dont la portée est, en principe, absolue à l’égard des tiers non autorisés. L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle prohibe ainsi l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques, tandis que l’article L. 713-3 étend cette interdiction aux signes similaires engendrant un risque de confusion. Ce droit exclusif, présenté comme l’objet spécifique du droit de marque par la Cour de justice de l’Union européenne, connaît néanmoins des tempéraments dont la mise en œuvre contentieuse révèle la complexité. L’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, transposant l’article 14 de la directive (UE) 2015/2436 et l’article 14 du règlement (UE) 2017/1001, énumère les hypothèses dans lesquelles le titulaire ne peut interdire à un tiers l’usage de sa marque. Parmi celles-ci figure l’exception dite de référence nécessaire, qui permet à un tiers d’utiliser la marque d’autrui pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à la condition que cet usage soit conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série de décisions rendues entre 2018 et 2026, précisé les contours de cette exception, dont la portée pratique intéresse tout autant les fabricants d’équipements que les prestataires de services après-vente, les réparateurs indépendants et les distributeurs de pièces détachées. L’analyse de cette construction prétorienne révèle une double exigence : celle d’une nécessité fonctionnelle de l’usage de la marque, d’une part, et celle du respect des usages honnêtes du commerce, d’autre part.
I. L’encadrement prétorien de l’exception de référence nécessaire : une limitation fonctionnelle du droit exclusif
A. La consécration d’une réserve obligatoire dans les interdictions judiciaires
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 mai 2024 constitue, à cet égard, une décision de principe publiée au Bulletin. Dans cette affaire, la société Lohr industrie, titulaire de marques et de dessins et modèles, avait obtenu en appel l’interdiction faite à la société Schneebichler d’utiliser le terme « Lohr » pour désigner, promouvoir et commercialiser des pièces de rechange pour porte-voitures. La Cour de cassation casse l’arrêt par voie de retranchement, au visa des articles 14 du règlement (UE) 2017/1001 et L. 713-6, I, 3°, du code de la propriété intellectuelle, en énonçant que « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin).
La solution retenue par la Cour de cassation revêt une portée qui dépasse le seul cas d’espèce. En cassant l’arrêt d’appel qui avait prononcé une interdiction générale sans réserver les usages conformes aux usages honnêtes, la chambre commerciale impose aux juridictions du fond une obligation de précision dans la rédaction du dispositif des décisions d’interdiction. L’interdiction de faire usage de la marque d’autrui ne peut être absolue ; elle doit nécessairement ménager l’espace de liberté que le législateur européen a entendu préserver au bénéfice des opérateurs économiques qui, sans chercher à créer une confusion dans l’esprit du public, ont besoin de désigner la compatibilité de leurs produits ou services avec ceux du titulaire de la marque. Par ailleurs, la Cour écarte expressément la nécessité d’une question préjudicielle devant la Cour de justice de l’Union européenne, estimant qu’il n’existe aucun doute raisonnable sur l’interprétation du droit de l’Union, ce qui confère à sa décision une autorité renforcée.
L’exigence de conformité aux usages honnêtes constitue le verrou de cette exception. La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 5 juin 2019, que « les règles gouvernant l’attribution des noms de domaine sur internet, qui respectent tant les principes de liberté de communication et de liberté d’entreprendre que les droits de propriété intellectuelle, n’ont ni pour objet ni pour effet de restreindre le droit du titulaire de marque d’interdire l’usage sans son consentement, dans la vie des affaires, d’un signe identique ou similaire à la marque » (Cass. com., 5 juin 2019, n° 17-22.132, Publié au Bulletin). La référence nécessaire ne saurait donc servir de prétexte à un usage qui excéderait ce qui est strictement indispensable pour informer le consommateur de la destination du produit ou du service.
B. L’articulation de l’exception avec les autres limitations du droit de marque
L’exception de référence nécessaire n’épuise pas, à elle seule, le régime des limitations au droit exclusif du titulaire de marque. L’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit également que le titulaire ne peut interdire l’usage de son nom ou de son adresse par un tiers, ni l’usage de la marque à titre de référence pour proposer des produits ou services comme étant ceux du titulaire, notamment lorsque la marque est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit. Dès lors, c’est un faisceau de limitations qui vient borner le monopole du titulaire, dans une logique d’équilibre entre la protection de l’investissement immatériel et la liberté du commerce et de l’industrie.
En matière d’épuisement des droits, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 6 décembre 2023, que « le droit exclusif du titulaire d’une marque de consentir à la mise sur le marché d’un produit revêtu de sa marque, qui constitue l’objet spécifique du droit de marque, s’épuise par la première commercialisation de ce produit avec son consentement » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 20-18.653, Publié au Bulletin). La Cour a toutefois précisé que la distribution d’échantillons gratuits ne constitue pas une mise dans le commerce, de sorte que la commercialisation ultérieure de ces échantillons sans l’autorisation du titulaire caractérise une contrefaçon. Cette solution, qui s’inscrit dans le droit fil de l’arrêt L’Oréal de la Cour de justice (CJUE, 12 juillet 2011, C-324/09), illustre la distinction fondamentale entre l’épuisement du droit exclusif, qui suppose une première commercialisation consentie, et l’exception de référence nécessaire, qui autorise un usage de la marque indépendamment de toute commercialisation antérieure du produit par le titulaire.
Par ailleurs, la protection renforcée des marques renommées, consacrée à l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, n’est pas sans incidence sur le périmètre de l’exception de référence nécessaire. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 19 mars 2025, que « certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées » et que « l’intensité de la renommée de la marque antérieure » doit être prise en compte pour apprécier l’existence d’un lien entre les marques en conflit (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, Publié au Bulletin). La Cour a censuré l’arrêt d’appel qui avait cantoné la renommée de la marque « Tour de France » au seul public concerné par les services d’organisation d’épreuves cyclistes, alors que le taux de notoriété de cette marque atteignait 95 % auprès du public français. En conséquence, plus la renommée de la marque est intense, plus le régime de l’exception de référence nécessaire doit être appliqué avec vigilance, afin que l’usage référentiel ne dégénère pas en une exploitation injustifiée de la renommée d’autrui.
II. Les conséquences contentieuses de la méconnaissance de l’exception de référence nécessaire
A. La cassation par voie de retranchement : une technique réparatrice au service de l’exception légale
La technique de la cassation par voie de retranchement, employée par la chambre commerciale dans l’arrêt Lohr du 15 mai 2024, mérite une attention particulière. La Cour ne se borne pas à censurer l’arrêt d’appel et à renvoyer l’affaire devant une autre cour d’appel ; elle retranche directement du dispositif de l’arrêt attaqué la partie qui méconnaissait l’exception de référence nécessaire et dit n’y avoir lieu à renvoi. Cette économie procédurale, fondée sur les articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, témoigne de la volonté du juge de cassation de faire respecter avec célérité les limitations légales au droit exclusif, sans imposer aux parties un nouveau cycle contentieux.
Le dispositif de l’arrêt du 15 mai 2024 est, à cet égard, d’une précision remarquable : la Cour casse l’arrêt « en ce qu’il interdit à la société Schneebichler de faire usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, du signe « Lohr » pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire des marques « Lohr », en particulier lorsque l’usage de ces marques est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service ». La formulation employée par la Cour dessine les contours d’une véritable injonction négative à l’attention des juridictions du fond : toute interdiction de faire usage d’une marque doit, à peine de cassation, réserver la possibilité d’un usage conforme aux usages honnêtes et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou service.
Cette solution s’inscrit dans une tendance plus large de la chambre commerciale à contrôler la proportionnalité des mesures d’interdiction prononcées par les juges du fond. Dans un arrêt du 4 novembre 2020, la Cour avait déjà jugé que « la déchéance d’une marque, prononcée en application de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, ne produisant effet qu’à l’expiration d’une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, son titulaire est en droit de se prévaloir de l’atteinte portée à ses droits sur la marque qu’ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance » (Cass. com., 4 nov. 2020, n° 16-28.281, Publié au Bulletin). Par cette décision, la Cour rappelle que les limitations au droit exclusif, qu’elles résultent de l’exception de référence nécessaire ou du mécanisme de la déchéance, ne sauraient être appliquées de manière extensive au point de priver le titulaire de la protection que la loi lui accorde durant la période où ses droits sont en vigueur.
B. L’incidence de l’arrêt Panerai du 18 mars 2026 sur la recevabilité des actions fondées sur le parasitisme
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 mars 2026 dans l’affaire Panerai éclaire, de manière indirecte mais significative, le régime des exceptions au droit exclusif de marque. La Cour y opère un revirement de jurisprudence en jugeant que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). Il s’en évince que la partie qui a introduit en première instance une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits.
Cette décision, qui s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle amorcée dès 2012 par la chambre commerciale, intéresse directement le régime de l’exception de référence nécessaire en ce qu’elle clarifie l’articulation entre la protection du droit privatif et la répression des comportements déloyaux. Le titulaire d’une marque qui se voit opposer l’exception de référence nécessaire par le défendeur à l’action en contrefaçon peut, si l’usage litigieux excède ce qui est conforme aux usages honnêtes, rechercher la responsabilité du tiers sur le fondement du parasitisme économique. La Cour de cassation, dans le même arrêt, rappelle que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». En outre, la Cour précise que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence », ce qui élargit considérablement le champ des hypothèses dans lesquelles un titulaire de marque peut agir contre un usage référentiel détourné de sa finalité légitime.
La frontière entre l’usage référentiel loyal et le parasitisme est donc ténue, et le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour qualifier le comportement du tiers. L’enjeu, pour les praticiens, réside dans la démonstration de la finalité poursuivie par l’utilisateur de la marque d’autrui : s’agit-il d’informer loyalement le consommateur de la compatibilité d’un produit ou d’un service avec ceux du titulaire, ou bien de capter indûment la valeur économique attachée à la marque sans en supporter les coûts ? La réponse à cette question commande le choix du fondement de l’action et, le cas échéant, la qualification de la faute reprochée au défendeur. La chambre commerciale avait d’ailleurs déjà jugé, dans un arrêt du 27 mars 2019, que le fait pour un conseil en propriété industrielle d’avoir établi un rapport décrivant les caractéristiques du produit incriminé ne fait pas obstacle à sa désignation ultérieure en qualité d’expert pour assister l’huissier dans le cadre d’une saisie-contrefaçon (Cass. com., 27 mars 2019, n° 18-15.005, Publié au Bulletin). Cet arrêt illustre la volonté de la Cour de ne pas multiplier les obstacles procéduraux à l’exercice de l’action en contrefaçon, tout en garantissant au défendeur la possibilité de se prévaloir des exceptions légales, parmi lesquelles figure au premier rang l’exception de référence nécessaire.
Dès lors, l’architecture contentieuse qui se dessine est la suivante : le titulaire de marque dispose d’un droit exclusif dont la violation est sanctionnée par l’action en contrefaçon, mais ce droit est limité par l’exception de référence nécessaire qui autorise un usage référentiel loyal ; si cet usage dépasse ce que commandent les usages honnêtes, le titulaire peut agir sur le fondement du parasitisme économique, même en l’absence de rapport de concurrence directe avec le tiers. Cette construction à trois étages, que la chambre commerciale a progressivement édifiée entre 2019 et 2026, confère au droit des marques une souplesse qui lui permet de s’adapter à la diversité des situations contentieuses sans sacrifier la protection de l’investissement immatériel.
La Cour de cassation a également rappelé, dans un arrêt du 6 avril 2022, que « la forclusion prévue à l’article L. 714-3, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle, sanctionnant la tolérance, par le titulaire d’une marque première, de l’usage de la marque seconde, en connaissance de cause, suppose que soit rapportée la preuve de l’usage de celle-ci après son enregistrement » (Cass. com., 6 avr. 2022, n° 17-28.116, Publié au Bulletin). Cette décision souligne que le titulaire qui entend se prévaloir de l’exception de référence nécessaire ne saurait se dispenser de rapporter la preuve d’un usage effectif de la marque seconde, la seule existence d’un enregistrement étant insuffisante à caractériser une tolérance fautive du titulaire de la marque première.
En matière de certificat complémentaire de protection des médicaments, la chambre commerciale a également démontré sa capacité à articuler les limitations au droit exclusif avec la logique du système des brevets, en jugeant que « l’absence de désignation d’une substance comme principe actif dans une autorisation de mise sur le marché constitue une présomption réfragable qu’il ne s’agit pas d’un produit » au sens du règlement relatif au certificat complémentaire de protection (Cass. com., 1er fév. 2023, n° 21-15.221, Publié au Bulletin). Si cette décision ne porte pas directement sur l’exception de référence nécessaire, elle illustre la méthode constante de la chambre commerciale : interpréter les limitations au droit exclusif à la lumière des objectifs poursuivis par le législateur européen, sans en étendre ni en restreindre artificiellement la portée. Par ailleurs, la chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 10 juillet 2018, que « l’existence d’un juste motif à l’usage d’un signe n’entre pas en compte dans l’appréciation du profit indûment tiré de la renommée de la marque, mais doit être appréciée séparément une fois l’atteinte caractérisée » (Cass. com., 10 juil. 2018, n° 16-23.694, Publié au Bulletin). Cette décision, qui distingue nettement l’appréciation de l’atteinte aux droits du titulaire de celle de l’existence d’un juste motif, confirme que l’exception de référence nécessaire doit être invoquée comme un moyen de défense autonome, dont le bien-fondé est examiné indépendamment de la caractérisation préalable de l’atteinte au droit de marque.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation autour de l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle témoigne d’une volonté d’équilibrer la protection du droit exclusif de marque avec les impératifs de la liberté du commerce et de l’information du consommateur. L’arrêt Lohr du 15 mai 2024, en imposant aux juridictions du fond de réserver expressément, dans le dispositif de leurs décisions d’interdiction, la possibilité d’un usage conforme aux usages honnêtes et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit, constitue un rappel utile de la hiérarchie des normes que le juge national doit respecter. L’exception de référence nécessaire n’est pas une simple faculté laissée à l’appréciation du juge ; elle est une obligation légale dont la méconnaissance est sanctionnée par la censure de la Cour de cassation. En encadrant cette exception par les notions d’usages honnêtes et de nécessité, la chambre commerciale offre aux praticiens un cadre d’analyse qui, pour être exigeant, n’en est pas moins prévisible. Les opérateurs économiques qui entendent se prévaloir de la référence nécessaire doivent veiller à ce que l’usage de la marque d’autrui demeure strictement proportionné à l’objectif d’information poursuivi, sous peine de voir leur comportement requalifié en acte de parasitisme économique, dont la chambre commerciale a réaffirmé, dans l’arrêt Panerai du 18 mars 2026, qu’il peut être sanctionné en dehors de tout rapport de concurrence. La vigilance s’impose d’autant plus que la Cour de cassation exerce un contrôle étroit sur le respect de ces limitations par les juridictions du fond et n’hésite pas, lorsque les conditions en sont réunies, à prononcer une cassation par voie de retranchement sans renvoi, dans un souci d’économie procédurale qui bénéficie à l’ensemble des justiciables.
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