L’articulation entre l’action en nullité et l’action en contrefaçon en droit de la propriété intellectuelle : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)
Le contentieux de la propriété intellectuelle se déploie selon une architecture procédurale dont la maîtrise conditionne l’issue des litiges. Lorsqu’un titulaire de droits agit en contrefaçon, le défendeur dispose, en principe, de deux voies de résistance : contester la matérialité des actes argués de contrefaçon ou attaquer le titre lui-même par une action en nullité. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, précisé avec une netteté croissante les règles qui gouvernent l’articulation entre ces actions, dessinant une architecture contentieuse dont les lignes de force méritent d’être exposées.
L’enjeu dépasse la seule technique procédurale. La recevabilité et le bien-fondé de l’action en nullité, qu’elle soit formée à titre principal ou reconventionnel, déterminent l’équilibre entre la protection des investissements des titulaires de droits et la liberté du commerce. La chambre commerciale a, dans plusieurs décisions publiées au Bulletin, consolidé un corps de règles qui structurent désormais la stratégie contentieuse en propriété intellectuelle. L’action en nullité constitue, en particulier, un instrument défensif redoutable : le défendeur à l’action en contrefaçon qui obtient l’annulation du titre opposé par le demandeur prive ce dernier de tout fondement à son action, sans même avoir à discuter la matérialité des faits incriminés.
Le régime de ces actions connaît toutefois des variations significatives selon la nature du droit en cause. Les marques, les brevets, les dessins et modèles obéissent chacun à des dispositions particulières, dont la chambre commerciale s’attache à assurer l’interprétation cohérente. La présente étude se propose d’analyser cette construction prétorienne sous deux angles complémentaires : l’autonomie procédurale des actions en nullité et en contrefaçon d’une part, et les interférences que le législateur et le juge ont aménagées entre ces actions d’autre part.
I. L’autonomie procédurale des actions en nullité et en contrefaçon
A. L’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque depuis la loi PACTE
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE, a introduit une transformation radicale du contentieux de la validité des marques en posant le principe de l’imprescriptibilité de l’action en nullité. L’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, issu de cette réforme, dispose que l’action en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription, sous réserve des cas de forclusion par tolérance et de décisions ayant force de chose jugée. Cette disposition rompt avec le régime antérieur qui soumettait l’action en nullité à la prescription quinquennale de droit commun.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a été saisie de la question de l’application de cette imprescriptibilité aux marques antérieures à la loi PACTE. Dans un arrêt du 28 janvier 2026, publié au Bulletin, elle a jugé que « l’action ou la demande en nullité d’une marque en vigueur au jour de la publication de la loi Pacte, n’est soumise à aucun délai de prescription » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin).
La Cour a précisé la portée de cette règle en indiquant que « par l’article 124, III, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code ». Elle en a déduit que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement ».
L’arrêt du 28 janvier 2026 consacre ainsi la volonté législative de ne plus permettre que le temps écoule seul puisse purger les nullités affectant un titre de marque. Par cette position, la Cour aligne le droit français des marques sur le droit de l’Union européenne, qui ne connaît pas de prescription extinctive de l’action en nullité. Le titulaire d’une marque ne peut donc jamais se prévaloir du seul temps écoulé pour faire échec à une action en nullité.
La même décision a, en outre, précisé l’autonomie entre action en nullité et action en revendication de propriété. La Cour a jugé que « l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque ». Il en résulte qu’une demande en revendication formée pour la première fois en appel est irrecevable comme nouvelle lorsque les premiers juges n’étaient saisis que de la nullité. Cette distinction illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale délimite le périmètre de chaque action, préservant ainsi le double degré de juridiction.
En pratique, cette autonomie commande au défendeur à l’action en contrefaçon de déterminer avec précision, dès la première instance, l’ensemble des moyens de défense qu’il entend soulever. L’action en nullité reconventionnelle, l’exception de nullité, la demande en déchéance et la revendication de propriété obéissent à des régimes distincts dont les conditions de recevabilité doivent être vérifiées à chaque stade de la procédure. La jurisprudence du 28 janvier 2026 rappelle que la concentration des moyens imposée par l’article 564 du code de procédure civile trouve à s’appliquer avec une particulière acuité dans le contentieux de la propriété intellectuelle, où la multiplicité des fondements juridiques disponibles ne doit pas conduire à une dilution de la défense au fil des degrés de juridiction.
Par ailleurs, la Cour a rappelé dans ce même arrêt que l’appréciation de la mauvaise foi du déposant, cause autonome de nullité de la marque sur le fondement de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, doit procéder d’une analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, sans que l’absence de similitude entre les signes ne dispense le juge de cet examen exhaustif. Elle a, à cet égard, visé la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle « l’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin).
B. L’irrecevabilité de l’action en contrefaçon pour défaut d’opposabilité du titre
Si l’action en nullité bénéficie d’une imprescriptibilité renforcée, l’action en contrefaçon est, en revanche, soumise à des conditions strictes de recevabilité tenant à l’opposabilité du titre aux tiers. La chambre commerciale en a rappelé le principe dans un arrêt du 24 avril 2024, publié au Bulletin, rendu dans le cadre du contentieux opposant les sociétés Sony à la société Subsonic.
Aux termes de l’article L. 613-9, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle ». La Cour a tiré de ce texte une conséquence rigoureuse : « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin).
Cette solution, dont la portée pratique est considérable, impose à l’acquéreur d’un titre de propriété industrielle de procéder sans délai à l’inscription de la cession au registre national des brevets ou au registre national des marques, selon la nature du droit en cause. À défaut, l’action en contrefaçon qu’il engagerait serait déclarée irrecevable, quand bien même les actes de contrefaçon seraient matériellement établis. La formalité d’inscription n’est donc pas une simple mesure de publicité mais une condition substantielle de la recevabilité de l’action.
La Cour a toutefois précisé les effets de la régularisation en cours d’instance. Si l’inscription intervient après l’introduction de l’action, « à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert » (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin).
Cette construction prétorienne protège les tiers contre les actions en contrefaçon intentées par des personnes qui ne justifient pas, à la date de l’assignation, de la titularité opposable du droit invoqué. Elle contraint les opérateurs économiques à une rigueur administrative dont le défaut peut entraîner des conséquences contentieuses irréversibles.
Le même principe d’opposabilité s’applique, mutatis mutandis, aux marques et aux dessins et modèles. L’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle soumet la transmission des droits sur une marque à une inscription au registre national des marques, tandis que l’article L. 513-3 du même code prévoit une formalité équivalente pour les dessins et modèles. La chambre commerciale a, par un arrêt du 26 juin 2024 publié au Bulletin, étendu cette exigence aux cessions de dessins et modèles, jugeant inopposable au tiers la cession non inscrite. L’unité de la solution à travers les différents titres de propriété industrielle témoigne de la cohérence de la construction prétorienne.
II. Les interférences entre l’action en nullité et l’action en contrefaçon
A. La forclusion par tolérance comme mécanisme correcteur de l’imprescriptibilité
L’imprescriptibilité de l’action en nullité trouve sa principale limite dans le mécanisme de la forclusion par tolérance, prévu à l’article L. 716-5, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable aux faits antérieurs à la loi PACTE. Ce texte dispose que « est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi ».
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 5 juin 2024, publié au Bulletin, précisé l’articulation entre cette forclusion et la protection renforcée des marques renommées. Dans le litige opposant la société Holdham, titulaire de la marque « Oxford », à la société School Pack, la Cour a jugé que le titulaire d’une marque renommée qui avait toléré l’usage d’une marque postérieure pendant cinq ans ne pouvait plus agir en nullité. Elle a énoncé que « le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré en France pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s’opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, ni demander réparation du préjudice que lui aurait causé cet usage, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380, Publié au Bulletin).
Cette décision est d’autant plus remarquable qu’elle aligne le sort de la marque renommée sur celui de la marque ordinaire. La Cour a expressément écarté l’argument selon lequel le titulaire d’une marque renommée bénéficierait d’une protection élargie lui permettant d’agir en nullité nonobstant la tolérance quinquennale. Elle a relevé que l’article 9 de la directive (UE) 2015/2436 « n’opère aucune distinction selon que la marque antérieure est ou non une marque renommée », de sorte que « le droit de l’Union accorde une protection identique au titulaire de la marque postérieure tolérée, que la marque antérieure soit ou non renommée ». Par cette interprétation, la chambre commerciale consolide la sécurité juridique des titulaires de marques postérieures, qui peuvent compter sur la stabilité de leur titre après cinq années d’usage toléré.
Sur le plan probatoire, la Cour a précisé les conditions dans lesquelles la connaissance de l’usage par le titulaire de la marque antérieure pouvait être établie. Se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, elle a indiqué que « la preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’usage de la marque postérieure après son enregistrement peut résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380, Publié au Bulletin).
En l’espèce, la société Holdham, leader européen de la papeterie scolaire, avait accordé une licence à la société School Pack puis laissé celle-ci commercialiser des produits sous la marque « Oxford » pendant plus de dix ans dans les mêmes enseignes de grande distribution que ses propres produits. La Cour a considéré que les commerciaux du groupe étaient « nécessairement présents dans les rayons fournitures scolaires de ces magasins » et que la société Holdham « avait nécessairement connaissance à la fois de l’enregistrement de la marque et de son exploitation ». La tolérance a donc été déduite de la notoriété de l’usage dans le secteur, sans qu’il soit nécessaire d’établir une connaissance individuelle et directe.
Dès lors, la forclusion par tolérance fonctionne comme un correctif à l’imprescriptibilité de l’action en nullité : si le titulaire d’une marque antérieure peut, en théorie, agir à tout moment en nullité d’une marque postérieure, il perd cette faculté s’il a laissé s’installer une situation de coexistence paisible pendant cinq années consécutives. Ce mécanisme assure un équilibre entre la protection des droits privatifs et la sécurité des situations acquises.
B. L’autonomie de l’action en concurrence déloyale en cas de rejet de l’action en contrefaçon
L’une des questions les plus délicates du contentieux de la propriété intellectuelle concerne le sort de l’action en concurrence déloyale lorsque l’action en contrefaçon est rejetée. Le défendeur à l’action en contrefaçon qui triomphe sur le terrain de l’irrecevabilité ou du mal-fondé de cette action peut-il encore être condamné pour concurrence déloyale sur le fondement des mêmes faits ?
La chambre commerciale de la Cour de cassation a répondu par l’affirmative dans l’arrêt du 24 avril 2024 précité. Elle a énoncé que « l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers » (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin).
Cette solution, qui consacre l’autonomie des fondements juridiques de la concurrence déloyale par rapport à la contrefaçon, est lourde de conséquences pratiques. Un opérateur qui ne peut agir en contrefaçon faute d’avoir fait inscrire la cession de son brevet au registre national n’est pas pour autant désarmé : il peut, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, rechercher la responsabilité délictuelle du concurrent qui a commis des actes déloyaux, quand bien même ces actes seraient identiques à ceux qui auraient été qualifiés de contrefaçon si le titre avait été opposable.
La Cour de cassation a ainsi censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait rejeté les demandes en concurrence déloyale de la société Sony France au motif que « les demandes fondées sur la contrefaçon des brevets européens ont été considérées irrecevables et que la société Sony France n’invoque pas de faits distincts de la contrefaçon ». La Haute juridiction a jugé au contraire que l’identité des faits ne faisait pas obstacle à l’examen distinct de leur qualification au regard des règles de la responsabilité civile délictuelle.
Par ailleurs, le même arrêt rappelle que la déchéance des droits sur une marque pour défaut d’usage sérieux ne prive pas rétroactivement son titulaire du droit d’agir en contrefaçon pour des actes commis antérieurement à la date d’effet de la déchéance. Cette solution, dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Cooper International Spirits du 26 mars 2020, a été reprise par la chambre commerciale le 4 novembre 2020, aux termes d’un arrêt publié au Bulletin qui juge que « la déchéance d’une marque ne produisant effet qu’à l’expiration d’une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, son titulaire est en droit de se prévaloir de l’atteinte portée à ses droits sur la marque qu’ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance » (Cass. com., 4 nov. 2020, n° 16-28.281, Publié au Bulletin).
En conséquence, l’articulation entre les actions en nullité, en déchéance et en contrefaçon ne s’opère pas selon une hiérarchie qui rendrait la première exclusive des secondes. Chaque action conserve son domaine propre et ses conditions de recevabilité, et le rejet de l’une n’emporte pas nécessairement le rejet des autres lorsque les faits sont examinés sous l’angle d’un fondement juridique distinct.
Cette autonomie des fondements juridiques revêt une importance pratique considérable pour la conduite des procédures en concurrence déloyale. Un acte de copie servile, de dénigrement ou de parasitisme économique peut être sanctionné indépendamment de l’existence d’un droit privatif valide et opposable. La pratique du contentieux commercial enseigne ainsi qu’il est souvent prudent, pour le demandeur, de cumuler dans la même assignation les fondements de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, afin de préserver ses chances de succès dans l’hypothèse où le titre de propriété intellectuelle viendrait à être annulé ou déclaré inopposable en cours d’instance.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu’elle se dégage des décisions rendues entre 2023 et 2026, dessine une architecture contentieuse complexe mais cohérente. L’imprescriptibilité de l’action en nullité, consacrée par la loi PACTE et appliquée avec rigueur par l’arrêt du 28 janvier 2026, ouvre au défendeur une voie de contestation du titre qui n’est enfermée dans aucun délai. Cette faculté trouve sa contrepartie dans le mécanisme de la forclusion par tolérance, dont l’arrêt du 5 juin 2024 a précisé qu’il s’applique indifféremment aux marques renommées et aux marques ordinaires.
La rigueur des conditions de l’action en contrefaçon, subordonnée à l’opposabilité du titre aux tiers par l’inscription au registre national, constitue une garantie pour les opérateurs économiques que l’arrêt du 24 avril 2024 est venu rappeler avec fermeté. Parallèlement, l’autonomie de l’action en concurrence déloyale permet de sanctionner les comportements parasitaires indépendamment de la validité ou de l’opposabilité du titre de propriété intellectuelle. La maîtrise de ces interactions et la connaissance des jurisprudences les plus récentes commandent la stratégie contentieuse des entreprises confrontées à un litige de propriété intellectuelle.
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