Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’autonomie de l’action en revendication de marque et l’imprescriptibilité de l’action en nullité : les enseignements des arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation des 13 novembre 2025 et 28 janvier 2026

L’autonomie de l’action en revendication de marque et l’imprescriptibilité de l’action en nullité : les enseignements des arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation des 13 novembre 2025 et 28 janvier 2026

Le contentieux de la validité des marques a connu, au cours des derniers mois, deux évolutions majeures sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Par deux arrêts publiés au Bulletin, la Haute juridiction a précisé, d’une part, l’office du juge dans l’appréciation de la mauvaise foi du déposant et les conditions de l’action en revendication et, d’autre part, le régime d’imprescriptibilité de l’action en nullité issu de la loi du 22 mai 2019, dite loi PACTE. Ces décisions, qui s’inscrivent dans un mouvement plus large de recomposition des voies d’action ouvertes aux titulaires de droits et aux tiers, imposent aux praticiens de repenser la stratégie contentieuse applicable aux marques contestées.

L’arrêt rendu le 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.355) censure une cour d’appel qui avait écarté la mauvaise foi du déposant en se fondant sur la légitimité du dépôt d’un nom patronymique, sans rechercher si la marque avait jamais été exploitée. L’arrêt rendu le 28 janvier 2026 (pourvoi n° 24-14.760) affirme l’autonomie procédurale de l’action en revendication par rapport à l’action en nullité et consacre, dans le prolongement de la loi PACTE, l’imprescriptibilité de l’action en nullité pour toutes les marques en vigueur au 24 mai 2019, y compris celles dont la prescription était antérieurement acquise. L’analyse de ces deux décisions permet de dégager les lignes de force d’un contentieux en mutation, où l’articulation entre les différentes voies d’action devient un enjeu stratégique déterminant.

I. L’autonomie procédurale de l’action en revendication de marque par rapport à l’action en nullité

A. La distinction fondamentale des objets et des finalités entre les deux actions

L’arrêt du 28 janvier 2026 constitue, sur ce point, une décision de principe dont la portée dépasse le seul cadre de l’espèce Napapijri. La Cour de cassation énonce, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, que l’action en revendication de propriété d’une marque et l’action en nullité d’un dépôt frauduleux ne poursuivent pas les mêmes finalités. Aux termes des motifs de la décision, « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin).

Cette distinction, qui peut paraître formelle, emporte des conséquences contentieuses considérables. En effet, la Cour en déduit que la demande en revendication présentée pour la première fois en appel, alors que les premiers juges n’étaient saisis que d’une demande en nullité de l’enregistrement, doit être déclarée irrecevable comme nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile. La Cour précise que la demande en revendication « ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque » (ibid.). Dès lors, le plaideur qui entend cumuler ces deux prétentions doit les formuler dès la première instance, sous peine d’irrecevabilité en cause d’appel.

L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable, dispose que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice » (article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle). Ce texte offre ainsi au titulaire d’un droit antérieur une voie d’action spécifique, distincte de la nullité, qui lui permet de solliciter le transfert du titre de propriété industrielle plutôt que son anéantissement.

L’arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.355) apporte un éclairage complémentaire sur les conditions de fond de l’action en revendication. La Cour de cassation y rappelle que l’article L. 712-6 constitue la transposition en droit interne de l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008. Elle précise que cette disposition doit être interprétée à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, selon laquelle « l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi, dès lors que la demande de marque est privée de justification au regard des objectifs visés par la première directive 89/104 » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin, citant CJUE, 29 janv. 2020, Sky e.a., C-371/18).

La Cour de cassation ajoute que « la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (ibid., point 25). Cette précision est d’une importance pratique majeure : le déposant peut être reconnu de mauvaise foi même en l’absence d’un tiers déterminé auquel il aurait entendu nuire, dès lors que les circonstances objectives du dépôt révèlent une intention de détourner le droit des marques de sa finalité essentielle. Ces deux arrêts, lus ensemble, dessinent ainsi un régime de l’action en revendication à la fois autonome sur le plan procédural et substantiellement rattaché à l’exigence de loyauté dans l’acquisition du droit de marque.

B. La caractérisation de la mauvaise foi du déposant : l’office du juge redéfini

L’arrêt du 13 novembre 2025 constitue, sur le terrain de la preuve de la mauvaise foi, une décision normative dont les attendus méritent une lecture attentive. La Cour de cassation y censure une cour d’appel qui, pour écarter la mauvaise foi de la société déposante et dire prescrite l’action en revendication, avait retenu que « la volonté de protéger son nom patronymique, lorsqu’il est utilisé dans la vie des affaires, constitue en soi un but légitime » et que « le dépôt de la marque avait pour objet, non de porter atteinte à l’entreprise d’un tiers, mais de protéger le nom patronymique du déposant contre tout tiers concurrent qui prétendrait en faire usage » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin, point 16).

Ces motifs sont jugés impropres à exclure la mauvaise foi, en ce qu’ils omettent de prendre en considération deux éléments déterminants : d’une part, le signe déposé, à savoir « [K] Fermetures », n’était pas constitué du seul nom patronymique « [K] » ; d’autre part, la déposante savait que ce signe était déjà exploité par une entreprise tierce. La Cour ajoute que les juges du fond auraient dû rechercher, ainsi qu’il leur était demandé, « si la société déposante avait exploité le signe ou si elle avait eu une telle intention » (ibid., point 20).

En d’autres termes, l’absence d’intention d’exploiter la marque constitue un indice de mauvaise foi que le juge ne peut écarter sans examen. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a jugé que la mauvaise foi peut être caractérisée lorsque le demandeur « avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque » (CJUE, 29 janv. 2020, Sky e.a., C-371/18, point 77, cité au point 23 de l’arrêt commenté).

L’arrêt du 28 janvier 2026 complète cette grille d’analyse en rappelant, au visa de l’article L. 712-6 et du principe « fraus omnia corrumpit », que « toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin, point 26). La Cour de cassation censure la cour d’appel de Paris pour avoir écarté, sans les examiner, des éléments invoqués par la société VF International au soutien de sa demande de nullité pour dépôt frauduleux des marques « Geographical Norway Expedition » et « Geo Norway », en se bornant à constater l’absence de similitude entre ces signes et les marques de la demanderesse.

Or, ainsi que le rappelle la Cour, « l’absence de similitude entre la marque dont la nullité était demandée et les marques des sociétés VF ne la dispensait pas de procéder à l’analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles qui sont postérieures au dépôt » (ibid., point 30). Cette exigence d’une appréciation globale, qui inclut les circonstances postérieures au dépôt, marque un renforcement significatif de l’office du juge dans l’appréciation de la mauvaise foi. Il ne peut se contenter d’un examen parcellaire ou sélectif des éléments de preuve qui lui sont soumis ; il doit procéder à une analyse exhaustive et contextualisée de l’ensemble des indices pertinents et concordants.

II. L’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque : une révolution contentieuse confirmée et précisée

A. L’effet rétroactif de l’imprescriptibilité issue de la loi PACTE

L’apport le plus retentissant de l’arrêt du 28 janvier 2026 réside dans la confirmation, avec une netteté remarquable, de l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque. Aux termes de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, issu de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et reprenant en substance l’ancien article L. 714-3-1, « sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription » (article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle).

La question qui divisait la doctrine et les juridictions du fond portait sur l’application de cette règle aux marques dont la prescription était déjà acquise au moment de l’entrée en vigueur de la loi PACTE, le 24 mai 2019. La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt attaqué du 15 mars 2024, avait jugé que les nouvelles règles allongeaient la durée de la prescription et qu’en l’absence de mention expresse contraire, l’article 2222 du code civil – selon lequel la loi nouvelle ne peut faire revivre une prescription acquise – devait s’appliquer. La Cour de cassation censure cette analyse avec une force particulière.

La Haute juridiction énonce, au visa de l’article 124, III, de la loi du 22 mai 2019, que « par ce texte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin, point 15). Elle en déduit que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement » (ibid., point 17).

Par cette motivation, la Cour de cassation lève définitivement l’incertitude qui pesait sur l’application dans le temps de l’imprescriptibilité des actions en nullité. La seule limite admissible est celle de l’autorité de la chose jugée : une décision ayant définitivement statué sur une demande en nullité fait obstacle à une nouvelle action. En dehors de cette hypothèse, toute marque en vigueur au 24 mai 2019, quelle que soit son ancienneté, peut être contestée en nullité sans condition de délai. Cette solution, qui consacre une dérogation explicite au principe de survie de la loi ancienne posé par l’article 2222 du code civil, constitue une rupture avec les principes classiques du droit transitoire, justifiée par le caractère d’ordre public de la validité des titres de propriété industrielle.

La Cour précise en outre qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, « en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation des directives 89/104/CEE, 2008/95/CE et (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques » (ibid., point 20). Cette affirmation, qui écarte tout renvoi préjudiciel, témoigne de la conviction de la chambre commerciale quant à la conformité de sa solution au droit de l’Union.

L’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance de 2019, dispose que « l’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 » (article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle). La combinaison de ce texte avec l’article L. 716-2-6, telle qu’interprétée par l’arrêt du 28 janvier 2026, confère désormais à l’action en nullité une portée temporelle illimitée.

B. La prescription de l’action en revendication et l’articulation entre les deux régimes temporels

Si l’action en nullité est désormais imprescriptible, l’action en revendication de propriété demeure, quant à elle, soumise à un délai de prescription quinquennale. L’article L. 712-6, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle prévoit en effet que « à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement » (article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle).

Cette différence de régime temporel entre les deux actions crée une asymétrie stratégique dont les praticiens doivent tenir compte. Le titulaire d’un droit antérieur qui découvre tardivement un dépôt frauduleux peut se heurter à la prescription de l’action en revendication, alors même que l’action en nullité demeure ouverte sans limitation de durée. En pareille hypothèse, la stratégie contentieuse doit être adaptée : si l’objectif est d’obtenir le transfert du titre de propriété industrielle, il convient d’agir dans le délai de cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement ; si l’objectif est seulement d’anéantir le titre frauduleux, l’action en nullité peut être engagée à tout moment.

L’arrêt du 13 novembre 2025 illustre cette dualité de régimes. Dans cette affaire, la cour d’appel de Nancy avait déclaré irrecevable comme prescrite l’action en revendication de la marque « [K] Fermetures », déposée le 11 juillet 2013, au motif que la prescription quinquennale était acquise. La Cour de cassation censure cette décision pour défaut de base légale, en reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir valablement caractérisé l’absence de mauvaise foi du déposant. La démonstration de la mauvaise foi constitue ainsi, en pratique, la clé de voûte de la recevabilité de l’action en revendication au-delà du délai de cinq ans.

La Cour de cassation a, par ailleurs, eu l’occasion de rappeler que l’article L. 712-6 doit être interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a jugé que « l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ne doit pas nécessairement être établie pour que la cause de nullité prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95/CE puisse s’appliquer » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin, point 25, citant CJUE, 12 sept. 2019, Koton Magazacilik, C-104/18 P). Ainsi, même en l’absence de risque de confusion, d’autres circonstances factuelles peuvent constituer un faisceau d’indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi.

En conséquence, le praticien confronté à un dépôt frauduleux doit évaluer avec soin la double dimension de son action : la dimension objective de la nullité, qui échappe à toute prescription, et la dimension subjective de la revendication, qui requiert la démonstration d’une mauvaise foi pour écarter la prescription quinquennale. Cette articulation, désormais clarifiée par les deux arrêts de principe de la chambre commerciale, confère au contentieux de la validité des marques une architecture procédurale renouvelée, où l’appréciation de la loyauté du déposant occupe une place centrale.

Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé, par un arrêt du 28 février 2024 (pourvoi n° 22-23.833, Publié au Bulletin), que « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur, à moins que son action ne soit fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin). Cet arrêt complète le dispositif contentieux en rappelant que les voies d’action en déchéance obéissent également à des conditions de recevabilité propres, distinctes de celles applicables à la nullité et à la revendication.

La cohérence d’ensemble qui se dégage de ces décisions successives témoigne de la volonté de la chambre commerciale de la Cour de cassation de construire un droit prétorien du contentieux de la validité des marques, où chaque voie d’action est dotée d’un régime procédural autonome, adapté à sa finalité propre. L’action en nullité, imprescriptible, vise à purger l’ordre juridique des titres invalides ; l’action en revendication, prescriptible sauf mauvaise foi, tend à rétablir le titulaire légitime dans ses droits ; l’action en déchéance, soumise à des conditions de recevabilité spécifiques, sanctionne les comportements postérieurs à l’acquisition du droit. Cette architecture, qui n’était qu’esquissée avant les réformes de 2019, trouve dans les arrêts de novembre 2025 et janvier 2026 une expression aboutie et désormais stabilisée.

Conclusion

Les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation les 13 novembre 2025 et 28 janvier 2026 constituent des jalons essentiels dans la construction du droit français du contentieux de la validité des marques. En affirmant l’autonomie procédurale de l’action en revendication par rapport à l’action en nullité, en redéfinissant l’office du juge dans l’appréciation de la mauvaise foi du déposant et en consacrant l’effet rétroactif de l’imprescriptibilité de l’action en nullité, la Haute juridiction offre aux praticiens un cadre d’analyse rénové et sécurisé.

La distinction désormais bien établie entre l’imprescriptibilité de l’action en nullité et la prescription quinquennale de l’action en revendication, tempérée par la démonstration de la mauvaise foi, impose une réflexion stratégique approfondie en amont de toute action contentieuse. Le choix de la voie d’action, la formulation des prétentions dès la première instance et la constitution d’un faisceau d’indices pertinents et concordants démontrant la mauvaise foi du déposant sont devenus des enjeux déterminants. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par la rigueur et la cohérence de ses motivations, a posé les fondations d’un droit du contentieux des marques à la fois plus lisible et plus exigeant.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».