La mauvaise foi dans le contentieux des marques : l’articulation procédurale des actions en revendication, en nullité et en déchéance redessinée par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)
I. L’action en revendication de propriété de marque : entre autonomie procédurale et conditions de fond
A. L’irrecevabilité de la demande nouvelle en appel et l’autonomie des actions
La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé les frontières procédurales qui séparent l’action en revendication de propriété d’une marque de l’action en nullité de celle-ci, dans un arrêt publié au Bulletin du 28 janvier 2026. La Cour y énonce que « l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, publié au Bulletin). Cette solution, fondée sur les articles 564 et 565 du code de procédure civile, emporte une conséquence pratique immédiate : la demande en revendication de propriété d’une marque doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en appel lorsque les premiers juges n’étaient saisis que d’une demande en nullité de l’enregistrement de ladite marque.
Or, cette distinction procédurale mérite d’être comprise dans toute sa portée. L’action en revendication de propriété, régie par l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque ; l’action en nullité, quant à elle, a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi. Ces deux actions ne poursuivent donc pas la même finalité, ce qui interdit de les confondre au stade de l’appel. En conséquence, le plaideur qui entend cumuler ces prétentions doit les formuler dès la première instance, faute de quoi la revendication sera jugée irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.
Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle dans ce même arrêt que l’appréciation de la mauvaise foi du déposant doit s’opérer de manière globale, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles qui sont postérieures au dépôt. Elle censure ainsi l’arrêt d’appel qui avait écarté, sans les examiner, certains éléments invoqués par les demandeurs à l’action en nullité, au seul motif que les signes en conflit n’étaient pas similaires. La Cour rappelle, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que « l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ne doit pas nécessairement être établie » pour que la cause de nullité fondée sur la mauvaise foi puisse s’appliquer (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, précité, § 24).
En pratique, cette exigence d’une analyse globale impose aux juges du fond de prendre en considération l’ensemble des éléments du dossier sans pouvoir s’arrêter à une simple comparaison des signes en présence. La chambre commerciale reproche ainsi à la cour d’appel de Paris, dans l’affaire Napapijri, d’avoir écarté comme inopérants les procédures antérieures ayant opposé les parties, les demandes d’enregistrement de marques déposées par le défendeur qui portaient atteinte aux droits de tiers, ainsi que l’association du drapeau norvégien avec les termes « Geographical Norway » sur des modèles de vêtements imitant ceux de la demanderesse. L’analyse requise n’est donc pas seulement sémiologique, mais véritablement contextuelle et téléologique, orientée vers la recherche de l’intention réelle du déposant au jour du dépôt.
Cette approche globale de la mauvaise foi s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de justice qui, par son arrêt Koton du 12 septembre 2019, a jugé que l’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes. La Cour de cassation intègre pleinement cette grille d’analyse dans son contrôle, ce qui confère à son office une dimension normative renforcée dans la qualification de la fraude.
B. La caractérisation de la mauvaise foi du déposant : une intention objective sans cible nécessaire
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 novembre 2025, publié au Bulletin, apporte une contribution décisive à la définition de la mauvaise foi du déposant. La Cour y affirme que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, publié au Bulletin). Cette précision est d’une importance pratique considérable : elle signifie qu’une action en revendication peut prospérer même lorsque le déposant n’avait pas l’intention spécifique de nuire à un tiers déterminé, dès lors qu’il est établi qu’il cherchait à obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque.
En l’espèce, la Cour censure l’arrêt d’appel qui avait écarté la mauvaise foi du déposant en retenant que la volonté de protéger son nom patronymique constituait en soi un but légitime. La chambre commerciale relève que le signe déposé n’était pas constitué du seul nom patronymique et que la déposante connaissait pourtant l’exploitation de ce signe par un tiers, sans que les juges du fond aient recherché si le titulaire avait jamais exploité le signe ou s’il en avait eu l’intention. La Cour rappelle, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que « l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi » (CJUE, 29 janv. 2020, Sky, C-371/18). Une telle mauvaise foi ne peut être caractérisée que s’il existe des indices objectifs pertinents et concordants tendant à démontrer que le demandeur avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque.
Cet arrêt enrichit également le droit processuel de la propriété industrielle en confirmant que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, précité, § 7). Constituent des faits distincts, précise la Cour, des faits commis à des périodes différentes. Cette solution, qui permet le cumul des deux fondements, renforce la protection du titulaire de marque dans le contentieux de la concurrence déloyale, tout en maintenant l’exigence d’une démonstration rigoureuse de la faute distincte.
À cet égard, la chambre commerciale a également rappelé, dans l’arrêt CeramTec du 7 janvier 2026, que la notion de mauvaise foi est une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union, et que le moment pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur est celui du dépôt de la demande d’enregistrement (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458 ; CJUE, 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07 ; CJUE, 12 sept. 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P). Si des circonstances postérieures au dépôt peuvent servir d’indices de l’intention du demandeur à ce moment, en revanche, un élément dont le demandeur n’a eu connaissance que postérieurement au dépôt n’est pas de nature à modifier sa perception lors de ce dépôt.
II. L’articulation des actions en nullité et en déchéance : de nouveaux équilibres
A. L’imprescriptibilité de l’action en nullité depuis la loi PACTE : portée et limites
La chambre commerciale a apporté une clarification majeure sur le régime de prescription des actions en nullité de marque dans l’arrêt du 28 janvier 2026. Selon la Cour, en application de l’article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite « loi PACTE », l’action en nullité d’une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019 est imprescriptible, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée. La Cour précise que « par l’article 124, III, de la loi PACTE, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, précité, § 15).
Cette imprescriptibilité est générale et déroge à l’article 2222 du code civil, en s’appliquant à tous les titres en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la loi PACTE, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement. La Cour censure ainsi l’arrêt d’appel qui avait retenu que les nouvelles règles allongent la durée de la prescription et qu’aucune mention expresse ne permet de caractériser une volonté du législateur de déroger aux dispositions de l’article 2222 du code civil. L’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, qui reprend en substance les dispositions de l’article L. 714-3-1, dispose que, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription.
Dès lors, le titulaire d’une marque ne peut plus se prévaloir de la prescription quinquennale pour faire obstacle à une action en nullité fondée sur un motif absolu, tel que le dépôt frauduleux. Cette architecture législative, qui consacre l’imprescriptibilité de l’action en nullité, traduit une politique jurisprudentielle favorable à la purge des titres de propriété industrielle entachés d’irrégularité, au détriment de la sécurité juridique des titulaires. Il convient toutefois de réserver l’hypothèse de la forclusion par tolérance prévue à l’article L. 716-2-7 du même code, qui peut paralyser l’action en nullité lorsque le titulaire de la marque antérieure a toléré l’usage de la marque postérieure pendant une période de cinq ans.
La Cour ajoute, de manière remarquable, qu’en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation des directives européennes sur les marques, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle. Cette position conforte l’autonomie du juge national dans la mise en œuvre de la réforme introduite par la loi PACTE.
Il convient toutefois de ne pas perdre de vue les limites que le législateur a expressément posées à cette imprescriptibilité. L’article L. 716-2-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit une forclusion par tolérance : le titulaire d’une marque antérieure qui a toléré l’usage d’une marque postérieure enregistrée pendant une période de cinq ans consécutifs en connaissance de cet usage ne peut plus agir en nullité sur le fondement de son droit antérieur. L’article L. 716-2-8 réserve quant à lui l’hypothèse de la renonciation du titulaire. Ces dispositions, conjuguées à l’imprescriptibilité de principe, dessinent un système à plusieurs vitesses où la protection du titulaire de bonne foi et la sécurité juridique des transactions sont mises en balance constante.
B. La déchéance pour déceptivité acquise : de la garantie d’éviction du cédant au renvoi préjudiciel devant la Cour de justice
La question de la déchéance pour déceptivité acquise a donné lieu à l’une des décisions les plus attendues du droit des marques, avec l’arrêt de la chambre commerciale du 28 février 2024 qui a opéré un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne. La Cour rappelle d’abord que le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise, qui tend à l’éviction de l’acquéreur (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-23.833, publié au Bulletin ; Com., 31 janv. 2006, n° 05-10.116, Bull. 2006, IV, n° 27).
Toutefois, la Cour innove en posant une exception à cette règle : il est désormais jugé que la garantie d’éviction cesse lorsque l’action en déchéance pour déceptivité acquise d’une marque est fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire. Cette construction prétorienne, qui concilie la protection du cessionnaire et l’intérêt général à ne pas laisser subsister des marques devenues trompeuses, ouvre une brèche dans le principe d’irrecevabilité du cédant.
Mais c’est surtout la question préjudicielle posée à la Cour de justice qui retient l’attention. La chambre commerciale interroge la Cour de justice sur le point de savoir « si les articles 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 et 20, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au prononcé de la déchéance d’une marque constituée du nom de famille d’un créateur en raison de son exploitation postérieure à la cession dans des conditions de nature à faire croire de manière effective au public que ce créateur participe toujours à la création des produits marqués alors que tel n’est plus le cas » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-23.833, précité, § 30).
Le débat est d’importance, car il oppose deux lectures de l’arrêt Emanuel rendu par la Cour de justice le 30 mars 2006 (C-259/04). Selon la première lecture, la Cour de justice aurait jugé que les manœuvres destinées à faire croire au consommateur que le créateur participe toujours à la création des produits marqués ne peuvent affecter la marque elle-même et ne sauraient donc fonder une déchéance pour déceptivité. Selon la seconde lecture, défendue par la cour d’appel de Paris dans l’arrêt du 12 octobre 2022, la Cour de justice n’a pas expressément étendu les motifs de l’arrêt Emanuel à l’interprétation de l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive, de sorte que la déchéance pour déceptivité acquise pourrait être prononcée lorsque l’exploitation postérieure à la cession est de nature à induire effectivement le public en erreur.
L’article L. 714-6, b), du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable, dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. La Cour de cassation, en renvoyant la question à la Cour de justice, manifeste sa volonté d’obtenir une interprétation uniforme de la directive sur ce point précis, dont la réponse déterminera les contours de la déchéance pour déceptivité acquise dans l’ensemble des États membres.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt du 28 janvier 2026, que l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, qui fonde l’action en revendication et l’action en nullité pour dépôt frauduleux, doit être interprété à la lumière de l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95/CE. À cet égard, la Cour rappelle que « d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer un ensemble d’indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur », même en l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public (Cass. com., 28 janv. 2026, précité, § 25 ; CJUE, 12 sept. 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, points 46, 54 et 56).
En définitive, l’ensemble de ces décisions dessine un paysage contentieux renouvelé du droit des marques, où l’imprescriptibilité de l’action en nullité côtoie l’exigence de rigueur dans la formulation des prétentions en appel, tandis que la Cour de justice de l’Union européenne est appelée à trancher l’épineuse question de la déchéance pour déceptivité des marques patronymiques après cession. La pratique du contentieux des marques, qu’il s’agisse de la défense des droits du titulaire légitime ou de la contestation des dépôts frauduleux, s’en trouve profondément affectée, appelant les praticiens à une vigilance accrue tant dans la stratégie procédurale que dans l’administration de la preuve de la mauvaise foi. Dans le cadre plus large du droit des affaires, ces évolutions jurisprudentielles rappellent que la propriété industrielle constitue un actif stratégique dont la protection requiert une maîtrise fine des règles de fond comme des règles de procédure.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, entre 2024 et 2026, profondément renouvelé les équilibres du contentieux des marques en précisant les conditions de la mauvaise foi du déposant, les règles d’articulation procédurale entre les actions en revendication, en nullité et en déchéance, ainsi que le régime de prescription applicable. L’imprescriptibilité de l’action en nullité, l’irrecevabilité de la demande en revendication formée pour la première fois en appel et l’assouplissement des conditions de caractérisation de la mauvaise foi constituent autant d’évolutions majeures qui redessinent la stratégie contentieuse des titulaires de droits. La question préjudicielle posée à la Cour de justice de l’Union européenne sur la déchéance pour déceptivité acquise des marques patronymiques témoigne, enfin, de la complexité persistante de l’articulation entre le droit national et le droit de l’Union en matière de propriété industrielle.
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