L’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque et la recomposition du contentieux de la validité : l’apport de la loi PACTE confirmé par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)
I. L’imprescriptibilité de l’action en nullité, rupture cardinale du droit contemporain des marques
A. La portée de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle issu de la loi PACTE et sa consécration par la chambre commerciale
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE, a introduit en droit français des marques une innovation dont la portée n’a été pleinement mesurée qu’à la faveur des premières décisions de la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, dispose désormais que « sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription » (article L. 716-2-6 du CPI). Cette disposition rompt avec l’état du droit antérieur qui, par application combinée des articles 2224 du code civil et L. 714-3 ancien du CPI, enfermait l’action en nullité dans un délai quinquennal. Désormais, la nullité d’une marque peut être invoquée en tout temps, sans qu’aucune prescription extinctive ne puisse être opposée au demandeur.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 28 janvier 2026 promis à la publication au Bulletin, consacré la pleine effectivité de cette imprescriptibilité et en a précisé l’étendue. Dans cette affaire opposant les sociétés VF International et VF J France, titulaires de la marque « Napapijri », à M. D., déposant de marques intégrant les termes « Geographical Norway », la cour d’appel de Paris avait, par arrêt du 15 mars 2024, déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en nullité des marques verbales françaises « Geøgraphical Nørway », « Geographical Norway » et « Geographical Norw ». La Haute juridiction censure cette décision au visa de l’article 124, III, de la loi PACTE et énonce que « par l’article 124, IIl, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation).
La portée rétroactive de ce texte est explicitement affirmée par la Cour de cassation qui retient qu’« a ainsi été rendue imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, toute action en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée ». La Cour précise en outre que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement ». En d’autres termes, les actions en nullité qui étaient prescrites sous l’empire de la loi ancienne sont ressuscitées par l’effet rétroactif de la loi nouvelle, pour autant que la marque contestée fût en vigueur au 24 mai 2019 et qu’aucune décision irrévocable n’ait tranché le litige.
Cette solution, d’une rigueur implacable, n’a pas manqué de susciter des interrogations doctrinales quant à sa conformité au principe de sécurité juridique. La Cour de cassation y répond par une motivation exempte d’ambiguïté : le législateur a, par l’article 124, III, de la loi PACTE, manifesté une volonté claire de déroger au principe de non-rétroactivité posé par l’article 2222 du code civil. La chambre commerciale écarte par ailleurs toute question préjudicielle devant la Cour de justice de l’Union européenne, considérant qu’il n’existe pas « de doute raisonnable quant à l’interprétation des directives 89/104/CEE, 2008/95/CE et (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ».
L’imprescriptibilité connaît toutefois deux tempéraments expressément réservés par le législateur : la forclusion par tolérance de l’article L. 716-2-7 du CPI, qui interdit au titulaire d’une marque antérieure d’agir en nullité contre une marque postérieure dont il a toléré l’usage pendant cinq années consécutives en connaissance de cause, et l’irrecevabilité de l’article L. 716-2-8, qui sanctionne le demandeur dont l’action en nullité est abusive ou dilatoire. Ces mécanismes assurent un équilibre entre la protection absolue de l’ordre public des marques et la nécessité de ne pas déstabiliser indéfiniment les situations juridiques consolidées par l’écoulement du temps.
B. Les causes de nullité absolue et relative à l’épreuve de la jurisprudence récente
Le code de la propriété intellectuelle distingue les causes de nullité absolue, énumérées à l’article L. 711-2, et les causes de nullité relative, régies par l’article L. 711-3 (article L. 711-2 ; article L. 711-3). Les premières sanctionnent les vices intrinsèques du signe — absence de distinctivité, caractère descriptif, forme imposée par la nature du produit ou nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, contrariété à l’ordre public, déceptivité, dépôt de mauvaise foi — tandis que les secondes protègent les droits antérieurs des tiers — marques antérieures, dénominations sociales, noms de domaine, droits d’auteur, dessins et modèles, droits de la personnalité.
L’arrêt du 28 janvier 2026 apporte, au-delà de la seule question de la prescription, des enseignements substantiels sur l’appréciation de la mauvaise foi du déposant, cause de nullité absolue visée au 11° de l’article L. 711-2. La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de Paris de n’avoir pas procédé à « l’analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles qui sont postérieures au dépôt » pour apprécier la mauvaise foi de M. D. La Haute juridiction rappelle, au visa de l’article L. 712-6 du CPI et du principe « fraus omnia corrumpit », que « l’absence de similitude entre la marque […] dont la nullité était demandée et les marques des sociétés VF ne la dispensait pas de procéder à l’analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes ». Elle cite à cet égard la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle « l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ne doit pas nécessairement être établie pour que la cause de nullité prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95/CE puisse s’appliquer » et que « d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer un ensemble d’indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur ».
Cette exigence d’une appréciation globale de la mauvaise foi trouve un écho dans un autre arrêt du 7 janvier 2026, rendu dans l’affaire CeramTec, par lequel la chambre commerciale a rejeté le pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Paris ayant annulé des marques de couleur rose déposées pour des composants de prothèses de hanche. La Cour de cassation y rappelle que « la mauvaise foi du demandeur ne peut pas être appréciée sur le fondement de circonstances survenues postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 21-23.458, lien Cour de cassation). Le moment pertinent pour apprécier l’intention du déposant est celui du dépôt, les circonstances postérieures ne pouvant servir que d’indices de cette intention, non de fondement autonome de la mauvaise foi. En l’espèce, la société CeramTec avait déposé des marques de couleur dans le dessein de prolonger la protection d’un brevet expiré, ce que la cour d’appel avait qualifié d’intention d’obtenir « un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, en appréhendant la couleur rose comme un effet d’un composant de son matériau qu’elle considérait comme participant à la résistance de celui-ci ». La Cour de cassation valide cette analyse en rappelant que l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 « doit être interprété en ce sens que la mauvaise foi du demandeur de l’enregistrement d’un signe en tant que marque peut, si cet enregistrement a été sollicité à la suite de l’expiration d’un brevet, être étayée en se fondant notamment sur l’opinion de ce demandeur quant à l’aptitude de ce signe à exprimer, intégralement ou partiellement, la solution technique protégée par ce brevet ».
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles a, par un arrêt du 10 décembre 2025, eu l’occasion de rappeler que la demande reconventionnelle en nullité d’une marque pour défaut de distinctivité, fondée sur l’article L. 711-2, 2°, du CPI, ne se heurte pas à une fin de non-recevoir tirée de l’estoppel lorsque le demandeur à l’action principale en contrefaçon conteste la recevabilité de la nullité au motif que le défendeur aurait antérieurement reconnu la validité de la marque. La cour retient que l’estoppel ne saurait faire obstacle à une demande en nullité fondée sur l’absence de distinctivité du signe, dès lors que cette cause de nullité relève de l’ordre public de la propriété industrielle et peut être invoquée par tout intéressé (CA Versailles, 10 décembre 2025, n° 21/05747).
II. La déchéance des droits sur la marque, complément nécessaire du régime de nullité
A. La déchéance pour défaut d’usage sérieux et pour déceptivité : conditions et contentieux
Si la nullité sanctionne un vice originaire du titre, la déchéance frappe le titulaire qui, postérieurement à l’enregistrement, n’a pas fait de sa marque un usage conforme aux exigences légales. Le code de la propriété intellectuelle prévoit deux régimes distincts de déchéance. Le premier, régi par l’article L. 714-5, sanctionne le défaut d’usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans (article L. 714-5 du CPI). Le second, prévu à l’article L. 714-6, frappe le titulaire dont la marque est devenue, de son fait, soit la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service, soit propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service (article L. 714-6 du CPI).
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 28 février 2024 promis à la publication au Bulletin, apporté une contribution décisive à l’articulation entre la déchéance pour déceptivité et la garantie d’éviction due par le cédant d’une marque au cessionnaire. Dans cette affaire, M. W. X., créateur de la marque éponyme, avait cédé ses droits à la société Pmjc dans le cadre d’une reprise d’actifs consécutive à une procédure collective, puis avait poursuivi le cessionnaire en déchéance pour déceptivité, lui reprochant d’exploiter la marque de façon à laisser croire au public qu’il participait toujours à la création des produits. La cour d’appel de Paris avait, par arrêt du 12 octobre 2022, accueilli cette action. La Cour de cassation, après avoir rappelé le principe selon lequel « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur », fait évoluer sa jurisprudence en jugeant « qu’il est fait exception à la règle énoncée […] lorsque l’action en déchéance pour déceptivité acquise d’une marque est fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire » (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation).
L’intérêt de cet arrêt dépasse la seule question de la recevabilité du cédant à agir. La Cour de cassation y renvoie à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle portant sur l’interprétation des articles 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE et 20, sous b), de la directive (UE) 2015/2436. La question est de savoir « si ces textes doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au prononcé de la déchéance d’une marque constituée du nom de famille d’un créateur en raison de son exploitation postérieure à la cession dans des conditions de nature à faire croire de manière effective au public que ce créateur participe toujours à la création des produits marqués alors que tel n’est plus le cas ». La Cour rappelle à cet égard que, dans son arrêt Emanuel du 30 mars 2006 (C-259/04), la Cour de justice a jugé que « les conditions de la déchéance prévues à l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 89/104/CEE, sont identiques à celles du refus d’enregistrement fondé sur l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la même directive » et que le titulaire d’une marque correspondant au nom du créateur « ne peut, en raison de cette seule particularité, être déchu de ses droits au motif que ladite marque induirait le public en erreur ». La décision de la CJUE sur cette question, pendante depuis le renvoi du 28 février 2024, est attendue comme un arrêt de principe sur les limites de la déceptivité en droit des marques.
S’agissant de la déchéance pour défaut d’usage sérieux, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 13 novembre 2025, apporté des précisions utiles sur la charge de la preuve et l’étendue de l’usage requis. Dans l’affaire « City stade », la Cour a rappelé « qu’il résulte de l’article L. 714-6, a), du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l’article 20, sous a), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue, du fait de son activité ou de son inactivité, la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.449, lien Cour de cassation). La cour d’appel de Versailles avait, dans une précédente espèce relative à la marque « L’Atelier des Fromages », rappelé que l’usage sérieux s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances de fait, notamment la nature du produit ou du service, les caractéristiques du marché et l’étendue territoriale et quantitative de l’usage, et que l’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, même exclusivement en vue de l’exportation, est assimilée à un usage (CA Versailles, 19 septembre 2024, n° 22/05211).
B. L’articulation entre nullité, déchéance et forclusion par tolérance
Le contentieux de la validité des marques ne se réduit pas à l’alternative binaire entre nullité et déchéance. La forclusion par tolérance, régie par les articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du CPI, constitue un mécanisme autonome qui, sans affecter la validité intrinsèque du titre, paralyse l’action du titulaire de la marque antérieure qui a toléré, pendant cinq années consécutives en connaissance de cause, l’usage d’une marque postérieure. Ce mécanisme est expressément réservé par l’article L. 716-2-6 comme l’une des deux limites à l’imprescriptibilité de l’action en nullité.
L’articulation de ces trois régimes a été illustrée par l’arrêt précité du 28 janvier 2026, dans lequel la Cour de cassation énonce que l’imprescriptibilité de l’article L. 716-2-6 s’applique « sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code ». La coexistence de ces mécanismes traduit un équilibre subtil entre la protection de l’ordre public du droit des marques — qui commande que les signes non valables puissent être annulés en tout temps — et la protection de la sécurité juridique — qui impose que les situations consolidées par le temps ne soient pas indéfiniment remises en cause.
Par ailleurs, la distinction entre nullité et revendication de propriété a été précisée par le même arrêt. La Cour de cassation juge que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle ». En conséquence, la demande en revendication de propriété d’une marque, formée pour la première fois en appel, doit être déclarée irrecevable comme nouvelle, dès lors qu’elle ne constitue pas « l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque ». Cette solution, qui peut sembler sévère pour le demandeur, se justifie par le principe dispositif et le respect du double degré de juridiction.
La cour d’appel de Rennes a, dans une décision du 1er juillet 2025, illustré la difficulté pratique de l’articulation des actions lorsqu’elle a déclaré irrecevable une demande de déchéance formée pour la première fois à l’occasion d’un recours contre une décision du directeur général de l’INPI, au motif que « le recours en annulation d’une décision rendue par le directeur général de l’INPI n’a pour objet que le contrôle de la légalité de la décision rendue » et que la déchéance n’avait pas été soumise à l’INPI (CA Rennes, 1er juillet 2025, n° 23/06815). Cette décision rappelle utilement que la réforme de la procédure administrative de nullité et de déchéance, introduite par la loi PACTE et confiant à l’INPI une compétence exclusive pour statuer sur ces demandes à titre principal, impose aux praticiens une rigueur procédurale accrue dans le choix et la hiérarchisation des actions.
Enfin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 15 mai 2024, rappelé l’étendue de la compétence des tribunaux des marques de l’Union européenne et précisé les limites que le droit des marques impose à l’action en contrefaçon lorsque le tiers invoque l’exception de référence nécessaire. En vertu des articles 14 du règlement (UE) n° 2017/1001 et L. 713-6, I, 3°, du CPI, « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation). Cette exception, qui tempère le droit exclusif du titulaire de la marque, illustre la recherche constante d’un équilibre entre la protection de la propriété industrielle et les nécessités du fonctionnement loyal du marché.
L’ensemble de ces décisions dessine un paysage contentieux dans lequel l’imprescriptibilité de l’action en nullité, combinée à la diversité des causes de nullité absolue et relative, ouvre aux opérateurs économiques des perspectives de contestation des titres de propriété industrielle qu’ils n’avaient pas sous l’empire du droit antérieur. Dans le même temps, les mécanismes de déchéance et de forclusion par tolérance assurent que les titulaires de bonne foi ne soient pas exposés à des actions dilatoires ou abusives. Le praticien du droit des marques doit désormais intégrer cette grille d’analyse à trois niveaux — nullité, déchéance, forclusion — pour évaluer la solidité d’un titre et les risques contentieux qui y sont attachés.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts rendus entre 2024 et 2026, fixé le cadre d’application de la réforme introduite par la loi PACTE en matière de contentieux de la validité des marques. L’imprescriptibilité de l’action en nullité, dont la portée rétroactive a été clairement affirmée par l’arrêt du 28 janvier 2026, constitue une transformation profonde du droit positif, qui commande aux titulaires de marques une vigilance accrue quant à la régularité de leurs titres. Les causes de nullité, absolues et relatives, font l’objet d’une appréciation de plus en plus exigeante de la part du juge, notamment s’agissant de la mauvaise foi du déposant, qui doit être appréciée globalement à la date du dépôt mais à la lumière de l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris postérieures. La déchéance pour défaut d’usage sérieux et pour déceptivité, quant à elle, complète ce dispositif en sanctionnant non plus le vice originaire du titre mais la carence ou la faute du titulaire dans l’exploitation de sa marque. Enfin, la forclusion par tolérance, réservée par le législateur comme tempérament à l’imprescriptibilité, préserve un espace de sécurité juridique pour les titulaires de marques postérieures dont l’usage est connu et toléré. Cette recomposition du contentieux de la validité, sous l’impulsion conjuguée du législateur et de la chambre commerciale, impose à l’ensemble des acteurs du droit des marques — praticiens, entreprises et offices — une vigilance renouvelée dans la gestion de leurs portefeuilles de titres de propriété industrielle.
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