L’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque confrontée à la forclusion par tolérance : l’équilibre du droit des marques après l’arrêt de la chambre commerciale du 28 janvier 2026
I. La portée de l’imprescriptibilité de l’action en nullité : une innovation législative aux conséquences structurelles
A. Le mécanisme de l’article L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle et sa lecture extensive
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE, a introduit en droit français des marques une innovation dont la pleine mesure n’a été prise que récemment. L’article L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, dispose que « sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription ». Ce texte rompt avec le droit commun de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, qui gouvernait jusqu’alors les actions en nullité de marque.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 28 janvier 2026 (n° 24-14.760, publié au Bulletin), consacré une lecture résolument extensive de ce dispositif. La Cour, saisie d’un litige opposant les sociétés VF International à la société Artextyl à propos des marques « Napapijri » et « Geographical Norway », a jugé que « en application de l’article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte et de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, est imprescriptible, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760).
Par cette formulation, la Haute juridiction a tranché une controverse qui divisait les cours d’appel depuis l’entrée en vigueur de la loi PACTE. La question était de savoir si l’imprescriptibilité nouvelle s’appliquait aux marques déposées avant le 24 mai 2019 et pour lesquelles la prescription était déjà acquise sous l’empire du droit antérieur. La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt censuré, avait retenu que les nouvelles règles allongeaient la durée de la prescription et qu’aucune mention expresse de l’article 124, III, de la loi PACTE ne permettait de caractériser une volonté du législateur de déroger à l’article 2222 du Code civil. La Cour de cassation a écarté cette analyse en affirmant avec netteté que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement » (arrêt précité, § 17).
L’effet de cette jurisprudence est considérable. Une marque déposée il y a vingt ou trente ans, contre laquelle aucune action en nullité n’avait été intentée, peut désormais être contestée sans limite temporelle, dès lors qu’elle était en vigueur au 24 mai 2019. Cette solution bouleverse les stratégies de défense des droits de propriété industrielle en privant les titulaires de marques de la certitude que le temps écoulé depuis le dépôt les mettait à l’abri de toute contestation. La Cour de cassation a expressément écarté le renvoi d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, estimant qu’il n’existait « aucun doute raisonnable quant à l’interprétation des directives 89/104/CEE, 2008/95/CE et (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques » (§ 20).
B. Les tempéraments au principe d’imprescriptibilité : décisions ayant force de chose jugée et exceptions spécifiques
Le principe d’imprescriptibilité n’est toutefois pas absolu. L’article L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle réserve expressément les hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, dont l’analyse commande de distinguer plusieurs régimes d’exception.
L’article L. 716-2-7 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction en vigueur depuis le 11 décembre 2019, prévoit que « l’action ou la demande en nullité introduite par le titulaire d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle se prescrit par cinq ans à compter de la date d’enregistrement, à moins que ce dernier n’ait été demandé de mauvaise foi ». Ce texte crée une exception au bénéfice des titulaires de marques notoirement connues, en leur accordant un délai de cinq ans pour agir, sauf dépôt frauduleux de la marque contestée.
Par ailleurs, l’arrêt du 28 janvier 2026 rappelle que les décisions ayant force de chose jugée demeurent intangibles. La Cour a expressément exclu du champ de l’imprescriptibilité nouvelle les situations définitivement tranchées par une décision passée en force de chose jugée. Ce tempérament, qui trouve son fondement dans l’article 1355 du Code civil relatif à l’autorité de la chose jugée, préserve la sécurité juridique des titulaires de marques qui ont obtenu gain de cause dans un contentieux antérieur. En revanche, tous les litiges non définitivement jugés peuvent être réexaminés à la lumière du nouveau régime d’imprescriptibilité.
L’arrêt du 28 janvier 2026 éclaire également l’articulation entre l’action en nullité et l’action en revendication de propriété. La Cour a jugé que « l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque » (arrêt précité, § 11). Il en résulte qu’une demande en revendication formée pour la première fois en appel, alors que seuls les premiers juges étaient saisis d’une demande en nullité, est irrecevable comme nouvelle.
Enfin, l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa version issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, énumère les droits antérieurs sur le fondement desquels une nullité peut être prononcée : marques antérieures, dénominations sociales, noms commerciaux, noms de domaine, droits d’auteur, dessins et modèles, droits de la personnalité, indications géographiques. La combinaison de ce texte avec l’imprescriptibilité nouvelle offre aux titulaires de droits antérieurs un levier contentieux d’une puissance inédite, contre lequel ne subsistent que deux garde-fous : la forclusion par tolérance et l’autorité de la chose jugée.
II. La forclusion par tolérance, contrepoids à l’imprescriptibilité : l’équilibre entre sécurité juridique et validité des titres
A. Le mécanisme de l’article L. 716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle : conditions et mise en œuvre
L’article L. 716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, dispose que « le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n’est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l’article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l’usage de la marque a été toléré, à moins que l’enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi » (art. L. 716-2-8 CPI).
Ce mécanisme, qui trouve son origine dans la directive (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques, constitue le contrepoids le plus significatif à l’imprescriptibilité de l’action en nullité. Il repose sur une logique simple : le titulaire d’un droit antérieur qui a connaissance de l’usage d’une marque postérieure et qui s’abstient d’agir pendant cinq ans perd le droit de solliciter l’annulation de cette marque. La forclusion par tolérance sanctionne l’inaction prolongée du titulaire de droits.
Trois conditions cumulatives doivent être réunies pour que la forclusion par tolérance soit acquise. Premièrement, une tolérance de l’usage de la marque postérieure enregistrée pendant une période de cinq années consécutives. Deuxièmement, une connaissance de cet usage par le titulaire du droit antérieur. Troisièmement, l’absence de mauvaise foi du déposant de la marque postérieure. Cette dernière condition est capitale : le législateur a entendu priver du bénéfice de la forclusion le déposant qui a agi de manière frauduleuse.
La Cour de justice de l’Union européenne a précisé les contours de la mauvaise foi en droit des marques. Dans son arrêt Sky du 29 janvier 2020 (C-371/18, § 75), elle a jugé que la mauvaise foi est caractérisée « lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque ». Cette définition a été reprise par la cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 1er juillet 2025 (n° 24/05280), qui a prononcé la nullité de la marque « monreseaudeau.fr » en retenant que « le premier a agi de parfaite mauvaise foi en demandant d’enregistrer une marque dont il savait pertinemment qu’elle correspondait au nom de domaine de M. [V], utilisé de longue date par celui-ci » (CA Rennes, 1er juill. 2025, n° 24/05280).
L’application de la forclusion par tolérance est circonscrite aux nullités fondées sur l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, c’est-à-dire aux atteintes aux droits antérieurs. Les nullités fondées sur des motifs absolus, telles que l’absence de distinctivité ou le caractère trompeur de la marque, échappent à ce mécanisme. Il en résulte une asymétrie entre les différents fondements de nullité, qui favorise la pérennité de l’action sur les motifs absolus tout en limitant temporellement celle fondée sur les droits relatifs.
B. L’articulation entre imprescriptibilité et forclusion : perspectives contentieuses et stratégies
La coexistence de l’imprescriptibilité de l’action en nullité et de la forclusion par tolérance dessine un équilibre subtil, dont les implications pratiques sont considérables pour les entreprises et leurs conseils. La loi PACTE, en supprimant tout délai de prescription de l’action en nullité, a placé les titulaires de marques dans une situation d’insécurité juridique potentielle. La forclusion par tolérance constitue, dans cette architecture, le seul mécanisme permettant de stabiliser les situations acquises lorsque le titulaire du droit antérieur est resté inactif.
L’arrêt de la chambre commerciale du 28 janvier 2026 confirme que l’imprescriptibilité s’applique sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle, intégrant ainsi la forclusion par tolérance dans le champ des limites au nouveau principe. La Cour énonce que l’imprescriptibilité joue « en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle » (arrêt précité, § 16), ce qui signifie que la forclusion par tolérance conserve son plein effet, y compris pour les marques anciennes dont l’action en nullité serait devenue imprescriptible. En d’autres termes, l’imprescriptibilité n’efface pas la forclusion déjà acquise.
Cette articulation impose aux titulaires de droits antérieurs une vigilance renforcée. Si l’imprescriptibilité leur offre un délai d’action théoriquement illimité, la forclusion par tolérance peut, dans les faits, leur interdire d’agir s’ils ont laissé s’écouler cinq années de tolérance consciente. Cette période de cinq ans trouve son point de départ dans la connaissance par le titulaire du droit antérieur de l’usage de la marque postérieure, ce qui soulève une difficulté probatoire classique : la preuve de la connaissance effective de l’usage repose sur le défendeur à l’action en nullité, qui doit établir que le demandeur savait, ou ne pouvait ignorer, l’existence de la marque contestée. La combinaison des deux mécanismes crée un système à deux niveaux : au premier niveau, l’imprescriptibilité garantit qu’aucun délai préfixe ne peut éteindre l’action ; au second niveau, la forclusion par tolérance sanctionne l’inaction prolongée en connaissance de cause.
La distinction entre la nullité pour atteinte aux droits antérieurs et la nullité pour fraude ajoute un troisième niveau d’analyse. L’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ». La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 26 mai 2026 (n° 25/00747), a fait application de ce texte pour confirmer le caractère frauduleux du dépôt d’une marque par un salarié agissant de concert avec un tiers. La cour a retenu que « le dépôt de la marque par M. [Y], représenté par Mme [L], avant même la cessation de l’activité salariée de cette dernière, apparaît-elle, à l’aune des propos vindicatifs postérieurs et en raison du litige entourant sa démission, avoir été effectué sciemment, pour préparer son départ futur de manière déloyale » (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 25/00747). Dans une telle hypothèse de fraude, la forclusion par tolérance ne peut être opposée au titulaire du droit antérieur, comme le rappelle le texte même de l’article L. 716-2-8.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par ailleurs, rappelé les limites de la protection conférée par la marque. Dans un arrêt du 15 mai 2024 (n° 22-17.813, publié au Bulletin), elle a jugé que « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813). Cette décision, rendue sur le fondement de l’article L. 713-6, I, 3° du Code de la propriété intellectuelle (art. L. 713-6 CPI), illustre la manière dont la Cour de cassation encadre l’exercice des droits du titulaire de marque, en réservant l’exception de la référence nécessaire, qui permet à un tiers d’utiliser la marque pour indiquer la destination de ses produits.
L’articulation de ces différents textes révèle un droit des marques en pleine recomposition. L’imprescriptibilité de l’action en nullité, conjuguée à l’élargissement des motifs de nullité et à la consolidation de la notion de mauvaise foi, offre aux opérateurs économiques des instruments contentieux d’une efficacité renforcée. Par ailleurs, la forclusion par tolérance et l’exception de référence nécessaire préservent un espace de sécurité juridique pour les utilisateurs de bonne foi. La jurisprudence récente de la chambre commerciale manifeste une volonté de construire un équilibre cohérent entre ces forces contraires.
Pour les entreprises, les conséquences pratiques sont immédiates et appellent une refonte des stratégies de gestion des actifs immatériels. L’audit régulier des portefeuilles de marques devient indispensable, non seulement pour identifier les marques susceptibles d’être contestées, mais aussi pour surveiller les dépôts de tiers et agir avant l’expiration du délai de forclusion. La détection précoce des signes concurrents et l’engagement rapide de démarches amiables ou contentieuses constituent désormais un impératif stratégique. La passivité expose le titulaire de droits antérieurs à un risque de forclusion irréversible. Dans le même temps, la possibilité nouvelle de contester des marques anciennes, même après plusieurs décennies d’exploitation, ouvre des perspectives contentieuses qui exigent d’être maniées avec prudence, notamment au regard des investissements réalisés par le titulaire de la marque contestée et du risque de déstabilisation des relations commerciales.
Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle doivent intégrer cette double dynamique dans leur conseil. La rédaction de clauses de garantie dans les contrats de cession de marques ou de licences doit tenir compte du risque accru de nullité. Les audits préalables aux opérations de fusion-acquisition doivent inclure une analyse approfondie de la validité des marques du portefeuille cible, en intégrant le nouveau paradigme d’imprescriptibilité. La négociation de protocoles transactionnels, lorsqu’un litige est détecté, doit anticiper les conséquences de la forclusion par tolérance sur les droits des parties.
En définitive, l’arrêt du 28 janvier 2026 consacre une rupture méthodologique dans l’approche du contentieux des marques. En écartant le verrou de la prescription extinctive, il replace la validité intrinsèque du titre au cSur de l’office du juge. La forclusion par tolérance demeure le seul rempart procédural contre les actions tardives, mais son efficacité est subordonnée à la démonstration d’une tolérance consciente et prolongée, que le titulaire de la marque contestée devra établir avec rigueur. L’équilibre ainsi dessiné par le législateur et précisé par la Cour de cassation invite à une gestion dynamique et prospective des portefeuilles de droits, à rebours d’une approche purement défensive.
Conclusion
La loi PACTE, par l’introduction de l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque, et la chambre commerciale de la Cour de cassation, par l’arrêt du 28 janvier 2026 qui en a consacré la portée la plus extensive, ont profondément modifié l’équilibre du droit français des marques. Le nouveau régime place la validité du titre au-dessus de la stabilité des situations acquises, tout en réservant un espace à la sécurité juridique par le jeu de la forclusion par tolérance, dont les conditions d’application, précisées par une jurisprudence abondante, exigent une vigilance constante de la part des opérateurs économiques. La référence à la mauvaise foi, comme exception à la forclusion, constitue un point de tension entre la protection du déposant de bonne foi et la sanction des comportements déloyaux, que les juridictions du fond continuent de préciser au fil des espèces. La combinaison de ces mécanismes, dont l’articulation demeure au cSur de l’actualité jurisprudentielle, impose aux titulaires de droits une stratégie proactive de surveillance et de défense de leurs actifs immatériels. La connaissance précise des délais, des conditions de la forclusion et des critères de la mauvaise foi devient, dans ce contexte, un avantage concurrentiel décisif pour toute entreprise soucieuse de la pérennité de son portefeuille de marques. La mobilisation de ces instruments, qu’il s’agisse de l’action en nullité ou de l’exception de forclusion, requiert une technicité que les praticiens du droit de la propriété intellectuelle sont seuls à même de déployer de manière efficace et prospective.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.