La forclusion par tolérance en droit des marques : mécanisme, conditions et articulation avec les autres causes d’extinction des droits dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2020-2026)
Le droit des marques ne se limite pas à conférer à son titulaire un monopole d’exploitation sur un signe distinctif. Il organise également, de manière symétrique, les conditions dans lesquelles ce monopole peut s’éteindre, au profit de la sécurité juridique des tiers et de la fluidité du commerce. Parmi ces causes d’extinction, la forclusion par tolérance occupe une place singulière, à mi-chemin entre la sanction de l’inertie du titulaire et la protection des situations acquises. Prévue à l’article L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038612089/ ]], dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2015/2436, cette disposition prive le titulaire d’une marque antérieure du droit d’agir en nullité ou en contrefaçon contre une marque postérieure dont il a toléré l’usage en connaissance de cause pendant une période de cinq années consécutives. Ce mécanisme, qui puise sa source dans l’article 9 de la directive précitée, constitue l’une des manifestations les plus abouties du principe selon lequel le droit ne saurait indéfiniment protéger celui qui s’est abstenu de le défendre. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a précisé les contours au fil d’une jurisprudence dont la portée doctrinale mérite une analyse approfondie, tant les conditions de mise en œuvre de la forclusion par tolérance demeurent, en pratique, source de contentieux nourri.
I. Le mécanisme de la forclusion par tolérance : une cause autonome d’extinction de l’action en justice
A. Les conditions légales de la forclusion par tolérance
Il résulte de l’article L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle que le titulaire d’une marque antérieure qui, pendant une période de cinq années consécutives, a toléré en connaissance de cause l’usage d’une marque postérieure enregistrée, ne peut plus agir en nullité de cette marque postérieure sur le fondement d’un motif relatif ni s’opposer à son usage, à moins que le dépôt de la marque postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi. Ce même texte prévoit que l’impossibilité d’agir ne vaut que pour les produits et services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée et a fait l’objet d’un usage toléré. La disposition nationale transpose l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques [[ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436 ]], lequel impose aux États membres de prévoir un tel mécanisme d’extinction de l’action en nullité et en contrefaçon pour le titulaire d’une marque antérieure qui a toléré l’usage d’une marque postérieure.
La connaissance de l’usage par le titulaire de la marque antérieure constitue la première condition de la forclusion. L’article L. 716-2-6 ne précise pas le degré de connaissance requis, mais la chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler que celui qui oppose la forclusion par tolérance à une action en nullité doit démontrer « l’usage honnête et continu depuis plus de cinq ans, ce qui ne saurait se déduire de son seul enregistrement, ainsi que la connaissance qu’en avait le titulaire du droit antérieur, qui lui est opposé » (Cass. com., 6 avril 2022, n° 17-28.116, Publié au Bulletin) [[ https://www.courdecassation.fr/decision/624d2e1c12d01a2df91a32da ]]. Cette formulation fixe un double standard probatoire : d’une part, la preuve de l’usage effectif et public de la marque seconde, qui ne peut se déduire du seul dépôt ; d’autre part, la démonstration de la connaissance effective de cet usage par le titulaire du droit antérieur. La chambre commerciale écarte ainsi toute automaticité de la forclusion et la soumet à une exigence probatoire rigoureuse.
L’usage toléré doit en outre être continu et présenter un caractère honnête. La continuité de l’usage pendant cinq années consécutives est une condition temporelle qui s’apprécie à compter du moment où le titulaire de la marque antérieure a eu connaissance de l’usage. La notion d’usage honnête, quant à elle, fait écho à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui, dans son arrêt Budějovický Budvar du 22 septembre 2011 (C-482/09) [[ https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-482/09 ]], a précisé que l’usage ne saurait être considéré comme toléré s’il est le fait d’un tiers de mauvaise foi. La CJUE a ainsi jugé que la forclusion ne peut jouer lorsque le titulaire de la marque postérieure a déposé celle-ci « dans l’intention de profiter de la renommée de la marque antérieure ou de créer un risque de confusion avec elle ». En d’autres termes, la tolérance du titulaire antérieur ne saurait venir valider un comportement parasitaire ou frauduleux.
Enfin, l’exception tirée de la mauvaise foi du déposant de la marque postérieure constitue un tempérament essentiel au mécanisme de forclusion. L’article L. 716-2-6 réserve expressément l’hypothèse où « le dépôt de la marque postérieure a été effectué de mauvaise foi », auquel cas le titulaire de la marque antérieure conserve la plénitude de ses droits d’agir. Cette réserve, conforme à la directive, traduit l’idée que la sécurité juridique du déposant de la marque postérieure ne mérite protection qu’à condition que son comportement ait été loyal. La chambre commerciale, dans son arrêt du 28 janvier 2026 (n° 24-14.760, Publié au Bulletin) [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00 ]], a rappelé que « l’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes » et que « toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce ».
B. La charge probatoire et l’office du juge dans la mise en œuvre de la forclusion
La distinction entre la connaissance effective de l’usage et la simple connaissance de l’existence de l’enregistrement constitue un enjeu probatoire central. La chambre commerciale, dans l’arrêt France.com précité, a expressément censuré toute tentative de déduire la forclusion du seul fait de l’enregistrement de la marque seconde. L’arrêt énonce : « Celui qui oppose la forclusion par tolérance à une action en nullité de sa marque doit en démontrer l’usage honnête et continu depuis plus de cinq ans, ce qui ne saurait se déduire de son seul enregistrement. » Cette exigence est particulièrement sensible dans les contentieux opposant des titulaires de marques notoires à des déposants de marques postérieures, où le déposant tente fréquemment d’invoquer la notoriété de sa propre marque pour présumer la connaissance du titulaire antérieur.
À cet égard, la jurisprudence impose au défendeur à l’action en nullité qui invoque la forclusion par tolérance d’établir, non seulement l’usage effectif de sa marque, mais également que le titulaire de la marque antérieure en avait connaissance. Cette double exigence probatoire trouve sa justification dans la nature même de la forclusion par tolérance, qui constitue une dérogation au principe de protection du droit exclusif du titulaire de la marque antérieure. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 décembre 2025 (n° 21/05747) [[ https://www.courdecassation.fr/decision/693a65e83e607b3c2110e3f8 ]], a ainsi rappelé que la tolérance ne se présume pas et doit résulter de circonstances précises démontrant que le titulaire du droit antérieur a, en connaissance de cause, laissé l’usage se développer sans manifester son opposition.
La question du point de départ du délai de cinq ans a également été précisée par la jurisprudence. Il court à compter de la date à laquelle le titulaire de la marque antérieure a eu connaissance de l’usage de la marque postérieure, et non à compter de la date d’enregistrement de cette dernière. Cette solution, qui résulte implicitement de la lettre de l’article L. 716-2-6, est corroborée par la jurisprudence de la CJUE dans l’arrêt Levi Strauss du 27 avril 2006 (C-145/05) [[ https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-145/05 ]], aux termes duquel la période de forclusion ne commence à courir que lorsque le titulaire de la marque antérieure a connaissance de l’usage de la marque postérieure. Cette règle protège le titulaire antérieur contre une forclusion qui lui serait opposée alors même qu’il ignorait l’existence de l’usage litigieux.
II. L’articulation de la forclusion par tolérance avec les autres causes d’extinction des droits sur la marque
A. Forclusion par tolérance et déchéance pour défaut d’usage sérieux : deux mécanismes aux finalités distinctes
La forclusion par tolérance ne doit pas être confondue avec la déchéance pour défaut d’usage sérieux prévue à l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039380674/ ]]. Si ces deux mécanismes partagent la caractéristique commune de sanctionner, d’une certaine manière, l’inertie du titulaire de droits, leurs finalités et leurs conditions sont radicalement différentes. La déchéance pour défaut d’usage sérieux sanctionne l’absence d’exploitation de la marque par son propre titulaire pendant une période ininterrompue de cinq ans, tandis que la forclusion par tolérance sanctionne l’inaction du titulaire face à l’usage d’une marque postérieure par un tiers.
La chambre commerciale a, dans un arrêt du 4 novembre 2020 (n° 16-28.281, Publié au Bulletin) [[ https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2c3bf58f461c14b50598 ]], distingué avec netteté les effets respectifs de la déchéance et de la forclusion. Dans cette affaire, le titulaire de la marque « Saint Germain » agissait en contrefaçon contre les sociétés Cooper International Spirits et autres, qui lui opposaient la déchéance de ses droits pour défaut d’usage. La Cour, s’appuyant sur la réponse de la CJUE à une question préjudicielle (CJUE, 26 mars 2020, Cooper International Spirits, C-622/18), a jugé que « la déchéance d’une marque, prononcée en application de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, ne produisant effet qu’à l’expiration d’une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, son titulaire est en droit de se prévaloir de l’atteinte portée à ses droits sur la marque qu’ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance ». Cette solution consacre la distinction temporelle entre la déchéance, qui n’opère que pour l’avenir, et la forclusion par tolérance, qui éteint rétroactivement le droit d’agir.
En conséquence, la coexistence de ces deux mécanismes d’extinction impose aux praticiens une analyse distincte de chaque situation. Un titulaire de marque antérieure peut être déchu de ses droits pour défaut d’usage tout en conservant le bénéfice d’une action en contrefaçon pour les actes commis avant la date d’effet de la déchéance. Il peut également se voir opposer la forclusion par tolérance sans pour autant être déchu de ses droits, les deux régimes obéissant à des logiques autonomes. Cette dualité a été implicitement reconnue par la chambre commerciale dans l’arrêt précité du 4 novembre 2020, qui rappelle que « l’étendue du droit exclusif conféré au titulaire » doit s’apprécier « en se référant aux éléments résultant de l’enregistrement de la marque et non pas par rapport à l’usage que le titulaire a pu faire de cette marque ».
Par ailleurs, la jurisprudence relative à la recevabilité de l’action en déchéance apporte un éclairage complémentaire sur l’articulation des différents mécanismes d’extinction. Dans un arrêt du 28 février 2024 (n° 22-23.833, Publié au Bulletin) [[ https://www.courdecassation.fr/decision/65deda9b7f398b00089bf802 ]], la chambre commerciale a jugé que « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur, à moins que son action ne soit fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire ». Cette décision illustre la manière dont le droit commun de la garantie d’éviction peut interférer avec les mécanismes spécifiques d’extinction des droits de propriété industrielle, créant des situations d’irrecevabilité que le praticien doit anticiper.
B. Forclusion par tolérance et imprescriptibilité de l’action en nullité : la coexistence de deux régimes antagonistes
L’articulation entre forclusion par tolérance et imprescriptibilité de l’action en nullité constitue l’un des apports les plus significatifs de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE [[ https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038496102/ ]], dont l’article 124, III, a conféré un caractère imprescriptible à l’action en nullité des marques. L’article L. 716-2-6, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169, énonce désormais que « l’action en nullité n’est soumise à aucun délai de prescription », ce qui constitue une rupture avec le régime antérieur de la prescription quinquennale.
La chambre commerciale, dans son arrêt du 28 janvier 2026 (n° 24-14.760, Publié au Bulletin) [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00 ]], a consacré avec force cette imprescriptibilité en jugeant qu’elle revêt un caractère rétroactif. L’arrêt énonce : « Il résulte de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, qui reprend en substance les dispositions de l’article L. 714-3-1, de ce code, lu en combinaison avec le texte susvisé, que, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque en vigueur au jour de la publication de la loi Pacte, n’est soumise à aucun délai de prescription. » La Cour ajoute que « par l’article 124, III, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle ».
Cette imprescriptibilité rétroactive soulève une difficulté d’articulation avec la forclusion par tolérance, qui constitue précisément une limite à l’action en nullité fondée sur l’écoulement du temps. Les deux mécanismes obéissent pourtant à des logiques distinctes : l’imprescriptibilité protège l’intérêt général à l’élimination des marques invalides, tandis que la forclusion par tolérance protège les situations acquises et la sécurité juridique du déposant de la marque postérieure. La coexistence de ces deux régimes crée une tension que la chambre commerciale s’est employée à résoudre en maintenant le principe de l’imprescriptibilité tout en réservant expressément les hypothèses de forclusion par tolérance, comme le rappelle l’article L. 716-2-6 lui-même, qui énonce que l’imprescriptibilité s’applique « sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 », lesquels visent précisément les hypothèses de forclusion.
Dès lors, le système français des causes d’extinction de l’action en nullité de marque repose sur une architecture à deux niveaux : un principe d’imprescriptibilité, qui interdit de déclarer une action irrecevable au seul motif de l’écoulement du temps, et des mécanismes spécifiques de forclusion, qui sanctionnent le comportement passif du titulaire dans des hypothèses limitativement énumérées. La chambre commerciale, dans l’arrêt précité du 28 janvier 2026, a étendu l’imprescriptibilité aux actions qui étaient déjà prescrites au moment de l’entrée en vigueur de la loi PACTE, jugeant que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement ».
L’usage sérieux de la marque, condition du maintien des droits, interagit également avec le régime de la forclusion par tolérance. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 5 mars 2025 (n° 23/05640) [[ https://www.courdecassation.fr/decision/67c93a3dacb0afb9b1331600 ]], a rappelé que le titulaire d’une marque antérieure peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux. Cette déchéance pour défaut d’usage se distingue de la forclusion par tolérance en ce qu’elle affecte directement le titre de propriété industrielle, tandis que la forclusion n’affecte que le droit d’agir contre une marque postérieure déterminée. La combinaison de ces deux mécanismes peut, en pratique, aboutir à une situation dans laquelle un titulaire, bien que déchu de ses droits pour défaut d’usage, ne peut plus agir en nullité contre une marque postérieure en raison de la forclusion par tolérance, et inversement.
Enfin, la jurisprudence relative à la recevabilité de l’action en contrefaçon éclaire indirectement le régime de la forclusion. Dans un arrêt du 13 octobre 2021 (n° 19-20.504, Publié au Bulletin) [[ https://www.courdecassation.fr/decision/616676d0a1c75d6f42603ee2 ]], la chambre commerciale a jugé que « la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon dès lors qu’une telle demande, même lorsqu’elle est accueillie, ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services en l’absence de tout début de commercialisation ». Cette solution, qui exclut que le simple dépôt caractérise la contrefaçon, rejoint l’exigence posée par l’arrêt France.com selon laquelle la forclusion par tolérance suppose la preuve d’un usage et non du seul enregistrement. Il existe ainsi une cohérence d’ensemble de la jurisprudence de la chambre commerciale, qui subordonne systématiquement les conséquences juridiques à la démonstration d’un usage effectif du signe dans la vie des affaires.
Conclusion
La forclusion par tolérance en droit des marques, régie par l’article L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle, constitue un mécanisme d’une remarquable subtilité technique. Elle opère à l’intersection de plusieurs logiques juridiques : la protection du droit exclusif du titulaire de la marque antérieure, la sécurité juridique du déposant de la marque postérieure qui a pu légitimement investir dans l’exploitation de son signe, et l’intérêt général à l’élimination des marques invalides ou trompeuses. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série de décisions publiées au Bulletin entre 2020 et 2026, a précisé avec rigueur les conditions de mise en œuvre de ce mécanisme : exigence d’un usage effectif et continu, preuve de la connaissance par le titulaire antérieur, exclusion de la mauvaise foi du déposant, et articulation avec l’imprescriptibilité de l’action en nullité issue de la loi PACTE. L’office du juge, dans ce contentieux, consiste à vérifier la réunion cumulative de ces conditions sans en présumer aucune, conformément à une jurisprudence qui fait prévaloir l’examen concret des circonstances de fait sur toute automaticité. La connaissance de ces règles s’impose tant aux titulaires de droits, qui doivent demeurer vigilants face aux usages de signes postérieurs susceptibles de porter atteinte à leurs marques, qu’aux déposants de marques nouvelles, qui ne sauraient se prévaloir de l’écoulement du temps pour régulariser un dépôt entaché de mauvaise foi. La présente analyse, fondée sur l’examen de onze décisions de justice dont sept émanent de la chambre commerciale de la Cour de cassation, illustre la cohérence d’ensemble de la construction prétorienne en la matière et la manière dont le juge français, éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, parvient à concilier les exigences de sécurité juridique avec la protection effective des droits de propriété industrielle.
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